La reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma que dónut y Donuts® no son lo mismo pone fin a un litigio iniciado en 2017 y lanza un mensaje contundente al mercado: la inclusión de un término en el diccionario no elimina, por sí sola, la protección jurídica de una marca registrada. Esta resolución, de enorme relevancia para empresarios, directivos y responsables legales, aclara los límites del uso descriptivo y refuerza la protección de las marcas renombradas en España.
La decisión del Alto Tribunal, dictada por la Sala de lo Civil el 28 de octubre de 2025, estima que el uso del término “Donut” por un tercero no fue un uso descriptivo leal y vulneró los derechos marcarios del Grupo Bimbo, titular de la conocida marca Donuts®.
Atlanta Restauración Temática utilizó el término «Donut» en su página web para describir unas rosquillas comercializadas bajo su propia marca, pese a no ser titular de derechos sobre dicha denominación. A juicio de la demandada, se trataba de un uso meramente descriptivo de un producto de bollería.
Sin embargo, Bakery Donuts (actualmente Bimbo Donuts Iberia) consideró que ese uso suponía un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca Donuts®, una marca de renombre con más de 70 registros en la OEPM que incluyen dicha denominación.
Tras una primera sentencia desestimatoria en primera instancia y su confirmación en apelación, el Tribunal Supremo, en esta reciente sentencia, revisa el asunto en casación y fija doctrina en materia de marcas renombradas.
Uno de los argumentos centrales del litigio fue la inclusión del término “dónut” (con tilde) en el Diccionario de la Real Academia Española. El Tribunal Supremo aclara una cuestión clave:
El Alto Tribunal distingue con precisión entre:
Por tanto, Donuts® sigue siendo una marca plenamente protegida, aunque exista el término “dónut” en el lenguaje cotidiano.
La sentencia se apoya en el artículo 37 de la Ley de Marcas, que permite el uso descriptivo de signos ajenos solo si se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.
El Tribunal Supremo concluye que, en este caso, no concurría dicha lealtad, especialmente por tratarse de una marca renombrada. Incluso un uso aparentemente descriptivo puede ser ilícito si:
El Supremo destaca varios elementos que refuerzan la infracción:
No necesariamente. Que un término figure en la RAE no autoriza su uso ilimitado en el tráfico económico, especialmente si coincide con una marca registrada y renombrada.
No. El uso descriptivo debe ser leal y no perjudicar los intereses legítimos del titular de la marca. En marcas de renombre, el nivel de exigencia es mayor.
No en el caso de marcas renombradas. Basta con que el uso evoque la marca y genere un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su valor.
El cese inmediato del uso infractor y, en determinados casos, indemnización. En este asunto, el Tribunal no concede daños y perjuicios por tratarse de un uso limitado y ya retirado.
No. El Tribunal Supremo no entró a analizar el concepto de secondary meaning ni fundamenta su decisión en la adquisición de distintividad sobrevenida. El análisis jurídico se centró exclusivamente en los límites del uso descriptivo previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas y en la exigencia de que dicho uso sea leal, especialmente cuando se trata de una marca renombrada.
Esta sentencia sienta un precedente relevante en propiedad industrial, al dejar claro que:
En Elzaburu contamos con una amplia experiencia en litigios de propiedad industrial e intelectual y en el asesoramiento estratégico para la protección de activos intangibles. Nuestro equipo acompaña a las empresas en la prevención de riesgos legales y en la defensa de sus derechos de marca, patentes, diseños industriales y derechos de autor, con un enfoque riguroso y orientado a la seguridad jurídica.
María Cadarso, Asociada Senior especializada en Litigios.
Se acerca la convocatoria anual del Mobile World Congress, la feria más grande de telefonía móvil y tecnología a nivel mundial. Como es habitual, el evento se llevará a cabo en el recinto ferial de la Fira de Barcelona durante 4 días, este año comenzando el lunes 3 de marzo y concluyendo el jueves 6 de marzo.
Dado que más de 2,000 empresas líderes del sector participan en este congreso, presentando mundialmente nuevos productos de telefonía, aplicaciones móviles e innovaciones de software, el Mobile World Congress se convierte cada año en un escenario propenso a conflictos potenciales entre compañías, principalmente por posibles infracciones de propiedad industrial e intelectual.
Los principales riesgos a los que se enfrentan los expositores son tres:
En ediciones pasadas del MWC, los Tribunales de Barcelona y Alicante han tramitado un número elevado de peticiones de medidas cautelares inaudita parte en el plazo de 48 horas y sin previo aviso a los expositores. En algunos casos, las empresas demandadas pudieron levantar las medidas cautelares por medio de la prestación de una fianza sustitutoria. En otros, la falta de reacción de los expositores o la falta de consignación de esa caución determinó el mantenimiento de las medidas cautelares durante todo el Congreso.
Además de medidas cautelares, los Tribunales también han tramitado, en algunas ediciones del MWC, un número de peticiones de diligencias de comprobación de hechos dirigidas a obtener información, en el propio Congreso, de las empresas expositoras, sus productos y datos técnicos.
El riesgo que suponen las medidas cautelares y las diligencias de comprobación de hechos es aún mayor si tenemos en cuenta que, en ediciones anteriores, la notificación de la resolución judicial y la ejecución de ésta mediante el requerimiento de retirada de los productos expuestos se producía una vez iniciado el Congreso mediante la presencia -aunque discreta- de jueces y autoridades policiales en los stands de los expositores.
Por tanto, resulta clave que los expositores elaboren una estrategia previa para hacer valer sus derechos de patente, marca, diseño o derecho de autor y evitar incidentes.
Ante estos conflictos, desde hace años, el Tribunal Mercantil de Barcelona, y también el Tribunal de Marca de la UE de Alicante, han implementado un Protocolo de Servicio de Guardia y Actuación Rápida. Este Protocolo tiene el doble propósito de evitar, en la medida de lo posible, la adopción de medidas cautelares sin audiencia de la demandada y, al mismo tiempo, implementar medidas efectivas para protección de dichos derechos.
En virtud de este Protocolo, los Tribunales se comprometen a resolver el mismo día de su presentación (en 24 horas) la admisión de las solicitudes de escritos preventivos (destinados a evitar la adopción de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada). Además, se comprometen a resolver las solicitudes de medidas cautelares en un plazo de 2 días (48 horas), señalando una vista en el plazo de 10 días si se ha presentado un escrito preventivo.
Por tanto, es el momento para que las compañías participantes en el Mobile World Congress se anticipen y tomen las medidas pertinentes a fin de asegurar la protección de sus derechos, evitando posibles contratiempos durante la feria.
Desde ELZABURU hemos desempeñado un papel significativo, participando en alrededor del 25% de los asuntos resueltos por los Tribunales en aplicación del Protocolo del Mobile World Congress en los últimos 7 años. Este año, la firma brindará nuevamente su apoyo a los clientes, implementando medidas tanto para salvaguardar de manera efectiva sus derechos de propiedad industrial e intelectual, como para soslayar cualquier riesgo de posibles acciones inesperadas por parte de terceros que pudieran comprometer su participación normal en el inminente congreso.
María Cadarso, Asociada Área Legal Elzaburu