Casi inevitablemente, tras nuestro artículo sobre la protección de marca en Jersey era obligado escribir unas líneas sobre su vecino, el bailiazgo de Guernsey.

Si dispones de actividad comercial o prestas servicio en esta jurisdicción, este post te puede interesar y quizá llegues a plantearte cómo proteger tus marcas también allí.

Guernsey: una jurisdicción independiente desde la perspectiva marcaria

Lugar de exilio del célebre Víctor Hugo, se dice que desde su residencia de Hauteville en Guernsey, el escritor francés creo su obra “Les Misérables”.

Así que, como si fuéramos el mismísimo Jean Valjean, protejamos las marcas, al fin y al cabo, nuestras creaciones, nuestros valores y activos, como él protege a la inocente y vulnerable Cosette.

Pero ¿dónde las protegemos? No es Francia. No es Reino Unido. Entonces, ¿qué es? Es la Bailía de Guernsey, una jurisdicción independiente, aunque en posesión de la Corona Británica y por tanto bajo su responsabilidad para algunas competencias.

Registro nacional: la vía directa natural para la protección de marca en Guernsey

La vía natural para el registro de un derecho de marca en Guernsey es la vía nacional directa, posible desde el año 2016 -antes de esa fecha se requería contar con un registro británico previo-, ante la Intellectual Property Office (en adelante IPO) sita en St. Peter Port.

Su sistema permite proteger una o más clases de productos y/o servicios en una misma solicitud. La IPO aplica la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios de Niza. Como curiosidad, en esta pequeña jurisdicción, es preciso realizar una búsqueda de anterioridades previa al depósito. Por lo demás, el procedimiento es sencillo, poco formalista y no excesivamente costoso.

Guernsey en los Tratados Internacionales relevantes

En el año 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido amplió la ratificación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid a los territorios de la Bailía de Guernsey y Gibraltar (Gibraltar requiere un monográfico por su complejidad).

Así pues, a partir del 1 de enero de 2021, un titular de marca puede solicitar marcas internacionales o designaciones posteriores en Guernsey, haciendo uso de la OMPI, del Protocolo de Madrid y del Sistema de Madrid para el registro de la marca internacional, pese a no ser miembro per se del Tratado Internacional.

De igual modo, un titular con origen en Guernsey puede usar el sistema internacional de registro para proteger su marca en otros países.

Moraleja, Guernsey no es miembro del Protocolo, pero como si lo fuese.

Asimismo, Reino Unido aclaró la extensión a Guernsey del Convenio de la Unión de Paris, lo cual permite la reivindicación de la prioridad unionista o principios tan esenciales como el de trato nacional.

Como conclusión, si tienes presencia comercial en Guernsey o planes de internacionalización en esta jurisdicción, es esencial considerar Guernsey en tu estrategia de protección de marca.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

Qatar, la Perla del Golfo

Como titulan Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán, dos reconocidos expertos en Oriente Medio, en una de sus últimas obras “Qatar, la Perla del Golfo”, Qatar -o Catar, como recomienda la RAE- es, sin duda, una de ellas y por eso resulta cada vez más atractivo para nuestras empresas y nos es más familiar.

Este pasado 3 de agosto de 2024, ha entrado en vigor en Catar el Protocolo de Madrid, sumándose así a los 130 países que conforman ya el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

Para los no familiarizados con el sistema de registro internacional de marcas, la adhesión de un Estado al Protocolo de Madrid abre las puertas a una mejor gestión de las carteras de intangibles, en especial para las que cuentan con una mayor presencia internacional.

El Protocolo de Madrid para optimizar la gestión de las carteras de marcas

El Sistema de Madrid permite optimizar y centralizar algunos trámites formales y administrativos para la obtención de los registros de marcas. Si bien, es importante recordar que, el signo a proteger habrá de cumplir con la legislación y práctica jurídico-administrativa de cada país en el que se pretenda proteger una marca. Las disposiciones nacionales del país elegido para la protección serán, en última instancia, las que determinen el éxito de la protección deseada.

Indudablemente, la ventaja más plausible se produce en sede de mantenimiento de los derechos porque, ante grandes volúmenes de carteras, la renovación de toda protección se resuelve ya ante una única parada, la OMPI, y se produce un abaratamiento muy importante de los costes. Por tanto, aunque ab initio, la vía internacional presente algunos inconvenientes fruto de la necesidad de ajuste al procedimiento internacional – un tanto antinatural, forzado y arcaico – la inversión en eficiencia y economía se materializa a 10 años vista, cuando toca mantener los derechos ya bajo un único registro, por medio de un único trámite y ante un único organismo. 

Algunas ventajas de la entrada de Catar en el Sistema de Madrid

La incorporación de Catar al Sistema de Madrid permite usar la opción internacional en una doble dirección, para los extranjeros hacia Catar y para los catarís hacia el extranjero, con el fin último de fomentar el desarrollo de la economía y el flujo del negocio internacional.

Los países pertenecientes al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Gulf Cooperation Council), actualmente Baréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, llevan años realizando un importante esfuerzo de armonización y modernización de sus sistemas marcarios. La entrada en el Protocolo, sin duda, forma parte de ese proceso, como lo hicieran ya Baréin, Omán y recientemente los Emiratos Árabes Unidos.

En Catar, algunas cuestiones no habrán de perderse de vista aun cuando ahora podamos optar por una protección por la vía internacional. Merece la pena hacer una especial mención a la imposibilidad, sea por la vía que sea, de proteger productos o servicios prohibidos por las leyes del país. Asimismo, habrá que atenerse a la práctica local para la reivindicación de los enunciados de los productos y servicios, en especial para aquellas marcas que con origen en países extranjeros designan Catar.

Por otro lado, la legislación en Catar, como la de otros países de la región, es bastante formalista en comparación con las legislaciones europeas y anglosajonas, con lo que la vía internacional evita tener que cumplir con algunos formalismos preliminares – entre otros las legalizaciones de los documentos requeridos ante las representaciones consulares y su traducción al árabe-, al menos mientras las actuaciones transcurran en sede internacional.

Hemos querido aprovechar esta reciente incorporación al Protocolo para trasladar algunas pinceladas de la practica marcaria de Catar para finalizar, recomendando a nuestros lectores la obra de Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán “Qatar, la Perla del Golfo” que sin duda resultará muy ilustrativa de la cultura y situación geopolítica de este Estado del Golfo.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

Con el inicio de la temporada 2024-2025 de La Liga en España, los aficionados al fútbol están expectantes de lo que figuras como Kylian Mbappé traerán a los terrenos de juego.

Pero más allá de los goles y las jugadas, hay un fenómeno creciente en el mundo del fútbol que está atrayendo la atención no solo de los seguidores, sino también de abogados especializados en Propiedad Industrial: la tendencia de los futbolistas a registrar sus celebraciones icónicas como marcas.

¿Por qué los futbolistas están registrando sus celebraciones?

En el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, las celebraciones después de anotar un gol se han convertido en un sello personal para muchos jugadores.

Estas no solo sirven para expresar emoción, sino que se han transformado en elementos distintivos que los aficionados asocian inmediatamente con un jugador en particular.

Kylian Mbappé, por ejemplo, ha solicitado registrar su famosa celebración de gol como marca, obteniendo varios registros tanto en su país, Francia, como en toda la Unión Europea a través de la EUIPO.

Marca figurativa de Kylian Mbappé 017157355 (EUIPO)

Marca francesa de Kylian Mbappé 4978108

El interés en registrar celebraciones como marcas radica en la capacidad de proteger y monetizar estas expresiones únicas. Una marca registrada otorga al titular el derecho exclusivo de utilizar esa celebración en productos comerciales, licencias y otras formas de explotación económica.

Esto se convierte en un activo valioso para los futbolistas, que pueden diversificar sus ingresos más allá de su actividad deportiva.

Requisitos para registrar una celebración como marca

El proceso de registrar una celebración como marca no difiere mucho del registro de cualquier otro signo distintivo.

Según la normativa vigente, las marcas pueden incluir palabras, dibujos, letras, cifras, colores, formas del producto o su embalaje, o sonidos, siempre que sirvan para distinguir los productos o servicios de una empresa respecto a los de otras.

Para que una celebración sea registrada como marca, debe cumplir con ciertos requisitos.

1. Ser representable gráficamente

En primer lugar, debe ser representable gráficamente. Esto implica que la celebración puede ser una marca figurativa (una imagen estática), de movimiento (una animación), o incluso multimedia, como una combinación de video y sonido.

Algunos ejemplos destacados fuera del futbol incluyen la famosa imagen de Michael Jordan conocida como “Jumpman”, registrada por Nike, o, ya fuera de los deportes, la marca de movimiento registrada por Twitter con corazones en movimiento.

Marca figurativa de Michael Jordan conocida como ‘Jumpman’ registrada por Nike 000277913 (EUIPO)

2. Cumplir con los criterios de registrabilidad de marca

Aunque estos registros demuestran que es posible proteger gestos, movimientos y combinaciones multimedia, no debemos olvidar que también deben cumplir con los criterios de registrabilidad (carácter distintivo, no sean contrarios al orden público, no generen confusión, etc.)

¿Cuáles son las implicaciones legales?

El registro de una celebración como marca otorga al titular derechos exclusivos sobre su uso en el ámbito comercial. Esto significa que, en teoría, un futbolista podría prohibir que otros jugadores utilicen su celebración registrada en productos o servicios sin su consentimiento.

Sin embargo, es importante señalar que estos derechos solo se aplican en el ámbito económico, no en el deportivo. Es decir, si otro jugador realiza la misma celebración en un partido, no estaría infringiendo la marca registrada.

Por otro lado, aunque una celebración puede ser registrada como marca, no necesariamente cumple con los requisitos de originalidad exigidos por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para ser considerada una obra protegida por derechos de autor.

Esto se debe a que las creaciones intelectuales requieren un grado significativo de originalidad, algo que puede ser difícil de demostrar en el caso de gestos o movimientos repetitivos.

No obstante, si un futbolista no hubiese obtenido un registro de marca, aún podría argumentar que sus derechos de propiedad intelectual han sido infringidos si alguien utiliza su gesto de manera no autorizada y lucrativa.

En algunos casos, también podría haber una reclamación por vulneración del derecho al honor, la intimidad personal y familiar, o la propia imagen, según lo establece la Ley Orgánica 1/1982.

En definitiva, el registro de celebraciones como marcas es solo una de las muchas estrategias que los deportistas y clubes utilizan para proteger y explotar su imagen y reputación. A menudo, futbolistas registran como marca su firma, su nombre o iniciales, con el objetivo de asegurar su legado y maximizar sus ingresos en un entorno cada vez más competitivo. Pero de esto, hablaremos ya en otro artículo…

Luis Baz, Director del Área de Marcas de ELZABURU

¿Su marca en la UE protege en la isla de Jersey? La respuesta es no. Dicen nuestros expertos colaboradores en la región, que este país no está protegido por la marca en la Unión Europea desde abril de 2009. ¿Por qué? Porque la nueva ley de marcas de Jersey del año 2000 no dio cabida a la regulación europea que daba continuidad a la protección de las marcas en la UE en Jersey.

Así que, este mes, hablemos de Jersey.

Jersey, un país para recordar en la protección de marca

Ubicada al oeste de Normandía, en el Canal de la Mancha, Jersey es una pequeña isla dependiente de la corona británica, con una superficie de apenas 120km².  Cuenta con un ingreso nacional bruto situado entre los más altos del mundo y, es por todos sabido que, concentra uno de los centros financieros y legales más importantes del planeta.

Protección de marcas post-Brexit

Pues bien, ahora que UK está rematadamente fuera de la UE, conviene no olvidarse de que no basta con proteger la marca en la UE y, obvia y fundamentalmente en Reino Unido. Es preciso acordarse de otros países, territorios dependientes y de ultramar en los que también es importante contar con la protección de los intangibles y en los que, además, podemos extender los derechos ya obtenidos, en este caso, en el Reino Unido.

La marca en Reino Unido protege por sí misma Gran Bretaña, Irlanda del Norte, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Malvinas, la Isla de Man, Georgia del Sur e Islas Sándwich. Y, abre las puertas a la obtención de la protección en otros muchos países como, por ejemplo, en Gibraltar, Bahamas, Bermudas, Guyana, Fidji, Gambia, Sierra Leona o Jersey, protagonista de nuestro artículo.

Entonces, ¿cómo protejo mi marca en Jersey?

Por el momento, en Jersey, la protección de marca se obtiene únicamente por la vía de la extensión de un registro británico o por la vía del Protocolo de Madrid para lo que contamos con una red de colaboradores de confianza, tanto en Jersey como en el Reino Unido, a los que sumamos nuestra larga experiencia en la tramitación del Protocolo de Madrid y en la gestión de intangibles en el extranjero.

El registro de las marcas en Jersey es sencillo, bastante económico y rápido – automático con la designación británica efectuada por el Protocolo de Madrid-, con lo que merece la pena tenerlo en cuenta para completar la estrategia marcaria en Europa. Se prevé que en un futuro próximo cuente con un registro independiente para la administración de sus derechos de marca. Cuando esto suceda, escribiremos un nuevo artículo con el fin de que a nuestros clientes y lectores les resulte familiar una nueva vía de protección marcaria.

No queremos terminar sin recordar que este caso no es exclusivo de Islas como Jersey. Países como Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Mónaco o nuestra pirenaica vecina Andorra que, por su ubicación geográfica en el corazón de Europa, pudieran hacer pensar que forman parte del sistema de la marca de la UE, no participan en esta protección marcaria. Y tienen una gran relevancia desde el punto de vista económico e incluso estratégico, lo que hace muy recomendable el esfuerzo de proteger en estas regiones las marcas más importantes.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

• El examinador denegó la solicitud alegando que la marca carecía de carácter distintivo, estimando, en particular, que el mensaje transmitido era informativo.
• En apelación, Skechers alegó, entre otras cosas, que no existe conexión entre «calzado» y el signo.

• La Sala de Recurso reconoció el carácter distintivo del signo, considerando que no representaba los productos para los que se solicitaba la protección.

En el asunto R 2246/2023 4, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO ha declarado que una marca tiene un grado suficiente de carácter distintivo cuando el mensaje que transmite no es básico, común o universal, y no será interpretado como tal.

Antecedentes

El 17 de febrero de 2023, Skechers presentó una solicitud de registro de marca de la Unión Europea para el signo figurativo que se muestra a continuación, solicitando protección para productos de la clase 25 (calzado):

El 3 de marzo de 2023, el examinador denegó la solicitud por considerar que la marca consistía en una figura detrás de un signo de prohibición general, que sería percibida por el público relevante como un pictograma y no como una marca identificativa del origen comercial de los productos, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 de marca de la Unión Europea.

El 29 de junio de 2023, Skechers presentó sus observaciones en respuesta, rechazando el argumento de que la marca solicitada consistía en un pictograma que transmitía inmediatamente información sobre las características de los productos y servicios en cuestión.

El 29 de septiembre de 2023, el examinador denegó la solicitud, insistiendo en que el mensaje transmitido por el signo era informativo.

El 10 de noviembre de 2023, Skechers interpuso un recurso contra la resolución. Mediante resolución de 5 de abril de 2024, la Cuarta Sala de Recurso estimó el recurso.

Resolución

En opinión del examinador, el consumidor no tenía que llevar a cabo ningún proceso mental al percibir la marca, que se percibiría como una mera instrucción de uso: se vería como una indicación de que el usuario no necesita agacharse para ponerse el calzado porque los zapatos están diseñados para meterse/deslizarse dentro. Por lo tanto, el examinador consideró que el signo solicitado carecía de carácter distintivo.

Estas afirmaciones fueron desestimadas por la Sala de Recurso, ya que la marca solicitada no representaba el calzado para el que se solicitaba protección. Por lo tanto, no estaba claro cómo podía considerarse que la figura se agachaba para ponerse el calzado, ya que un brazo en forma de bastón estaba situado en la parte posterior de la figura y el otro antebrazo miraba hacia delante.

Como citó el examinador en la notificación de los motivos de denegación de la solicitud:

“La marca solicitada transmite la información de que los usuarios no necesitarán agacharse para ponerse los zapatos porque éstos están diseñados para calzarse. Por lo tanto, no es necesario abrocharse los cordones… etc.”

Sin embargo, tanto la Sala de Recurso como Skechers coincidieron en que esta interpretación iba demasiado lejos.

Además, la Sala consideró que el mensaje que el examinador atribuyó únicamente a la figura requería pasos adicionales o alguna invención en el contexto de los productos (calzado). Como Skechers mencionó en sus observaciones de réplica, un grado mínimo de carácter distintivo es suficiente para superar el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b).

Comentarios

Esta decisión arroja luz sobre la consideración que debe darse a los elementos que componen una marca para determinar si existe un grado mínimo de carácter distintivo suficiente para que el consumidor perciba el origen comercial de los productos en cuestión.

Además, la resolución determina que no pueden exigirse pasos adicionales o alguna invención en el contexto de los productos a la hora de evaluar el carácter distintivo del signo. La consideración relevante es si el mensaje transmitido no es básico, común o universal y no será interpretado como tal.

Cualquier interpretación que permanezca en la esfera subjetiva y no pueda justificarse por la existencia de un vínculo directo y claro entre el signo y el producto/servicio reivindicado no se tendrá en cuenta para denegar una solicitud de marca.

Paloma Querol, Asociada en ELZABURU

Originalmente publicado en WTR el 03 de junio de 2024