Contexto del caso por caducidad de marca

Las marcas tienen una vigencia de diez años, prorrogables indefinidamente. Sin embargo, su titular debe utilizarlas de forma efectiva en el mercado. La falta de uso durante cinco años consecutivos puede dar lugar a su caducidad, cuya solicitud se tramita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

En este contexto, la Audiencia Provincial de Madrid (APM) confirmó recientemente la caducidad parcial por falta de uso de varias marcas del Comité Olímpico Español (COE).

La resolución resulta relevante porque aborda cuestiones clave del Derecho de marcas, como la legitimación para solicitar la caducidad y el alcance del requisito de uso efectivo del signo registrado.

El conflicto marcario entre OLIMPO y las marcas OLIMPIADA del COE

El procedimiento tiene su origen en la solicitud presentada ante la OEPM por la empresa Miguel Bellido para registrar la marca OLIMPO.

El COE se opuso a esta solicitud, basándose en marcas de su titularidad que incluían la denominación OLIMPIADA.

Frente a esta oposición, Miguel Bellido no solo defendió su solicitud de marca, sino que presentó de forma paralela varias solicitudes de caducidad por falta de uso contra las marcas del COE.

Tras analizar la documentación aportada, la OEPM declaró la caducidad de esas marcas para todos los productos y servicios, excepto para los correspondientes a “educación, formación y actividades deportivas” (clase 41).

El COE recurrió esta decisión, pero la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso y confirmó la caducidad marcaria, excepto para los servicios mencionados.

Quién puede solicitar la caducidad de una marca por falta de uso

Uno de los argumentos principales del COE consistía en cuestionar la legitimación de Miguel Bellido para solicitar la caducidad de sus marcas.

El Comité Olímpico Español sostuvo que la empresa no había sufrido perjuicio alguno, ya que finalmente la OEPM concedió la marca OLIMPO pese a la oposición presentada.

Sin embargo, la Audiencia Provincial adopta una interpretación amplia del concepto de “perjudicado” en los procedimientos de caducidad por falta de uso.

El tribunal considera que existe un interés general en que únicamente permanezcan registradas las marcas que realmente se utilizan, por lo que el requisito de perjuicio previsto en el artículo 58.1 de la Ley de Marcas debe interpretarse de forma flexible.

En consecuencia, entiende que, en principio, basta con que el solicitante se considere afectado por la marca impugnada, circunstancia que se presume por la propia presentación de la solicitud, salvo que concurran supuestos excepcionales de abuso.

Además, la Audiencia señala que el hecho de que la oposición del COE no prosperara y que la marca OLIMPO fuera finalmente registrada no elimina retroactivamente la legitimación que tenía el solicitante cuando presentó la acción de caducidad.

La prueba del uso efectivo de la marca en el mercado

Otro de los aspectos relevantes de la resolución se refiere a la prueba del uso de las marcas.

La documentación aportada por el COE solo acreditaba el uso de sus marcas en relación con servicios de educación, formación y actividades deportivas, pero no respecto del resto de productos y servicios incluidos en sus registros.

Entre las pruebas aportadas se encontraban publicaciones en su página web, resultados de búsquedas en Google o referencias a los Juegos Olímpicos, así como información relativa a eventos como los Juegos de París.

Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que estos elementos no prueban de forma suficiente un uso efectivo de la marca en el tráfico mercantil para los productos y servicios cuya caducidad fue declarada.

El renombre o el reconocimiento legal no sustituyen al uso de la marca

La sentencia también aborda otro argumento planteado por el COE: su posición institucional y el renombre vinculados al movimiento olímpico.

La Audiencia reconoce que la legislación deportiva puede otorgar al COE derechos exclusivos sobre ciertos signos.

No obstante, el tribunal recuerda que, si una entidad decide registrar esos signos como marca, debe cumplir con las obligaciones propias del régimen marcario, entre ellas el uso efectivo para los productos y servicios protegidos.

En este sentido, el hecho de que una marca tenga renombre en determinados sectores o que un organismo oficial tenga derechos reconocidos por otras normas no exime del cumplimiento de las exigencias del Derecho de marcas.

Asimismo, la Audiencia destaca que el COE dispone de otras vías legales para impedir el registro de determinados signos por terceros, como las previstas en el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas, al contar con derechos exclusivos reconocidos por la legislación aplicable.

Sin embargo, no puede obtener una protección adicional mediante el sistema de marcas si no cumple con las exigencias particulares impuestas por éste al titular del derecho marcario para poder conservarlo como tal.

Legitimación activa en la caducidad de marca y su interpretación amplia

De acuerdo con la sentencia, la legitimación activa para solicitar la caducidad por falta de uso debe entenderse de forma amplia.

El concepto de “perjudicado” no debe restringir indebidamente el acceso a esta acción. Solo debería excluirse en casos excepcionales en los que se aprecie mala fe o abuso de derecho, conceptos que, según la jurisprudencia europea, deben interpretarse de forma restrictiva.

Además, la legitimación no se limita únicamente a los productos o servicios idénticos o similares que puedan impedir el registro de una marca posterior.

De haber sido así, Miguel Bellido no habría estado legitimado para solicitar la caducidad respecto de la amplia gama de productos y servicios protegidos por las marcas del COE.

Interés público en depurar el registro de marcas

De este modo, este caso nos subraya que en los procedimientos de caducidad por falta de uso no solo existe un interés particular, sino también un interés público en depurar el registro de marcas.

Además, es importante que no olvidemos que en estos casos debe hacerse una interpretación uniforme del Derecho de la Unión Europea. Y, en este aspecto, se puede indicar que en ese ámbito no se habla de “perjudicado”, sino que más bien hay que considerar que la legitimación activa la posee quien tiene capacidad procesal.

Jesús Gómez Montero, Socio honorario ELZABURU.

La Oficina de Marcas de Libia ha implantado con efecto inmediato un plazo único y obligatorio de renovación de diez años para todas las marcas registradas en el país.

Esta decisión se fundamenta en el artículo 1257 de la vigente Ley de Marcas y supone la exclusión de la posibilidad, hasta ahora admitida en la práctica, de pagar la tasa de renovación por períodos inferiores.

Desde este momento, todas las renovaciones deberán cubrir necesariamente el período completo de diez años, no siendo posible realizar pagos fraccionados o progresivos.

La tasa oficial de renovación asciende a 20.000 USD por marca y clase, lo que convierte el mantenimiento de derechos marcarios en Libia en un esfuerzo económico especialmente significativo para los titulares.

Fin del sistema de pagos parciales en la renovación de marcas en Libia

Este cambio tiene implicaciones relevantes. Hasta ahora, estaba permitido abonar las tasas correspondientes a períodos más cortos (por ejemplo, de año en año hasta completar los diez), lo que facilitaba una gestión presupuestaria más flexible. La Oficina ha aclarado expresamente que este sistema ya no es admisible y que el desembolso de la tasa debe realizarse de una sola vez por la totalidad del período decenal.

Recomendaciones para titulares con marcas en Libia

Este nuevo régimen exige una revisión cuidadosa de las estrategias de mantenimiento marcario en el país. En particular, resulta aconsejable prestar especial atención a:

• los vencimientos previstos para 2026, y
• aquellos expedientes en los que se hayan abonado tasas por períodos inferiores a diez años.

Desde una perspectiva estratégica, recomendamos a los titulares con intereses en Libia analizar con antelación el impacto económico de esta medida y ajustar, en su caso, la planificación presupuestaria destinada a la protección de la propiedad industrial en el país.

Una evaluación temprana permitirá evitar contingencias y asegurar la continuidad de los derechos en condiciones adecuadas.

En ELZABURU contamos con un equipo, con amplia trayectoria en la gestión de marcas en el extranjero, disponible para resolver cualquier duda y asesorar sobre las implicaciones prácticas de este cambio normativo en cada caso concreto.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU.

El registro de nombres propios como marca es una práctica cada vez más frecuente cuando existe una clara proyección pública o un potencial uso comercial futuro.

El registro como marca de los nombres de los hijos del matrimonio Beckham por parte de Victoria Beckham, pone de relieve las tensiones entre el derecho al nombre y el derecho de marcas, así como los límites legales de este tipo de estrategias.

A partir de este caso, hablamos con Cristina Velasco, Asociada Senior del área de Marcas en Elzaburu, sobre el tratamiento jurídico del nombre propio como marca, el alcance de la protección marcaria y las vías legales existentes en caso de conflicto.

¿Debe tratarse un nombre propio igual que cualquier otra marca comercial?

Un nombre propio no puede equipararse a una marca comercial. Mientras que la marca es un signo distintivo destinado a identificar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los de sus competidores, el nombre constituye un atributo de la personalidad, cuya función es identificar a una persona física en el tráfico jurídico y dentro de la sociedad. En consecuencia, la marca persigue un fin comercial, a diferencia del nombre civil, cuyo propósito es estrictamente identificativo.

En este caso de los Beckham, al tratarse de una marca de la Unión Europea, resulta aplicable la normativa europea y, adicionalmente, la normativa nacional de los Estados miembros. El Reino Unido (país en el que reside la familia), tras su salida de la UE mediante el Brexit, ya no forma parte de dicho marco normativo. Por ello, la eventual protección del nombre civil frente a una marca de la Unión Europea tendría que articularse a través de la normativa interna de uno o varios estados miembros. En el caso de España, dicha protección se contempla expresamente en los artículos 9.1.a) y 9.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que prevén la prohibición de registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre civil de una persona sin la debida autorización.

¿Puede el titular legal explotar comercialmente la marca sin el consentimiento del hijo cuando alcance la mayoría de edad?

Si la marca consistente en el nombre del hijo se ha registrado sin su consentimiento expreso y éste no ha tolerado su uso durante un período ininterrumpido de cinco años en la Unión Europea, podrá solicitar válidamente su anulación ante la EUIPO, de conformidad con el artículo 60.2.a), en relación con el artículo 60.3, del Reglamento (UE) 2017/1001.

Ahora bien, si el hijo no hubiera otorgado su consentimiento, pero hubiera tolerado el uso de la marca para determinados productos (por ejemplo, prendas de vestir de la clase 25) durante cinco años consecutivos, entonces sería más complicado solicitar la anulación para esos productos ya que debería poder demostrar que la presentación de la solicitud de la marca se realizó de mala fe.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el derecho de marcas está limitado por el principio de especialidad, por tanto, solo pueden concederse licencias respecto de los productos o servicios para los que la marca esté efectivamente protegida. En consecuencia, si la marca no está registrada para determinadas categorías de productos o servicios, no sería posible licenciar su uso en relación con ellos.

¿Es preferible negociar una cesión o impugnar el registro?

Todo dependerá del caso concreto y, en particular, de si ha existido consentimiento expreso del hijo en el momento del registro o un consentimiento tácito, que podría apreciarse cuando la marca haya sido utilizada de forma continuada durante más de cinco años para determinados productos, con conocimiento del hijo y sin oposición por su parte durante ese periodo.

En efecto, podría solicitarse la caducidad de la marca si han transcurrido más de cinco años desde su registro sin que haya sido utilizada para todos o para parte de los productos o servicios para los que fue concedida en el territorio relevante (en este caso la Unión Europea).

¿Qué diferencia hay entre “proteger” el nombre de un hijo y apropiárselo como marca?

Desde el momento en que un nombre se registra como marca, se presume la existencia de un interés comercial, ya que, como hemos indicado, la finalidad de la marca es su uso en el tráfico económico para distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los de otras. Si no existe un fin comercial, carece de sentido solicitar protección marcaria puesto que, transcurridos cinco años desde su registro, la marca se vuelve vulnerable por falta de uso y cualquier tercero podría solicitar su caducidad.

Este tipo de casos ilustra cómo la gestión estratégica de activos intangibles, como el nombre, la imagen y la marca, exige un análisis jurídico previo y riguroso, orientado no solo a la protección frente a terceros, sino también a la prevención de conflictos futuros.

La propiedad intelectual (PI) no es solo una herramienta jurídica para proteger intangibles: es un motor económico estructural para Europa. El último informe conjunto de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y la Oficina Europea de Patentes confirma que los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual concentran buena parte de la creación de riqueza, el empleo cualificado, las exportaciones y la inversión tecnológica del continente.

El estudio analiza el periodo 2021–2023 e identifica 361 industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual, responsables de casi el 48 % del PIB de la UE, más del 30 % del empleo y cerca del 80 % del comercio exterior europeo. Además de captar más del 88% de las inversiones de capital privado y capital riesgo en la UE destinado a startups que hacen uso intensivo de PI.

Estos datos no solo aportan evidencia macroeconómica. También ofrecen una conclusión estratégica para las empresas: proteger la innovación se traduce directamente en competitividad, financiación y crecimiento.

A continuación, analizamos las principales conclusiones del informe y sus implicaciones prácticas para compañías tecnológicas, industriales y creativas.

¿Qué son las industrias intensivas en propiedad intelectual?

Se consideran industrias intensivas en derechos de PI aquellas que registran un número de patentes, marcas, diseños u otros derechos por empleado superior a la media, en comparación con otras industrias que utilizan derechos de propiedad intelectual.

En términos sencillos:

Una industria se identifica como intensiva en derechos de propiedad intelectual en la UE si, al menos para uno de los derechos de propiedad intelectual considerados, el número de esos derechos por empleado supera la media de todas las industrias de la UE que utilizan ese mismo derecho de propiedad intelectual.

Estas industrias abarcan desde la farmacéutica o la electrónica hasta el software, la moda, la alimentación con indicaciones geográficas o los servicios creativos.

La premisa del informe es clara: cuando la PI se utiliza de forma sistemática, su impacto económico se multiplica.

Las cifras clave que explican el peso económico de la PI

El estudio ofrece indicadores contundentes respecto a las industrias con uso intensivo de PI:

• Generaron el 30,6 % del empleo total de la UE (más de 65 millones de trabajadores).
• 47,9 % del PIB europeo, fue generado por estas industrias (7,7 billones de euros).
• El 76,4% de las importaciones y 78,3 % de las exportaciones, generando un superávit comercial de 108 000 millones de euros, lo que ayuda a mantener el comercio exterior de la UE en general equilibrado.
• Prima salarial del 40,9 %, significativamente más alta que otros sectores no intensivos en PI.
• 88 % de la inversión de capital riesgo y private equity se destinó a startups que operan en sectores intensivos en PI.

Estas cifras evidencian una correlación directa entre protección de intangibles y creación de valor. No se trata de sectores marginales o nichos tecnológicos, sino de la columna vertebral de la economía europea.

Patentes, marcas, diseños y copyright: cómo contribuye cada derecho

La aportación económica varía según el tipo de derecho utilizado. El informe desglosa distintos perfiles sectoriales. A continuación, de manera adicional a las empresas especializadas en el arrendamiento de la propiedad intelectual, se detallan algunos ejemplos por tipo de derecho de propiedad industrial.

Industrias intensivas en patentes

• Fabricación de herramientas eléctricas manuales.
• Fabricación de equipos de telecomunicaciones.
• Fabricación de aparatos electrodomésticos.
• Investigación y desarrollo experimental en biotecnología.
• Otra investigación y desarrollo experimentales en ciencias naturales y técnicas.

Industrias intensivas en marcas

• Fabricación de otro material de transporte (n.c.o.p., no clasificados en otra parte), tales como los carritos de mano
• Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación, tales como el vermut.
• Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
• Actividades de las sociedades holding
• Extracción de crudo de petróleo
• Investigación y desarrollo experimental en biotecnología.

Industrias intensivas en diseños industriales

• Fabricación de otro material de transporte (n.c.o.p) , tales como los carritos de mano Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación.
• Fabricación de equipos de iluminación eléctrica.
• Fabricación de joyería y artículos similares.
• Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de muebles, artículos para el hogar y ferretería

Industrias intensivas en copyright

• Impresión, preimpresión y preparación de soportes.
• Reproducción de soportes grabados.
• Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería.
• Venta al por menor de grabaciones de música y vídeo.
• Videojuegos.

Industrias intensivas en Indicaciones geográficas

• Lácteos
• Bebidas espirituosas
• Vino
• Cerveza

Industrias intensivas en variedades vegetales

• Comercio al por mayor de flores y plantas.
• Investigación y desarrollo experimental en biotecnología.
• Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales.
• Otras investigaciones y desarrollos experimentales en ciencias naturales y técnicas.

Propiedad intelectual y empleo de calidad

Uno de los resultados más relevantes del informe es la prima salarial.

Los trabajadores de sectores intensivos en derechos de PI perciben, de media, un 40,9 % más de remuneración que en sectores no intensivos.

Este dato tiene implicaciones claras:

• mayor cualificación profesional
• empleos más estables
• mayor productividad
• más inversión en talento

La PI no solo genera riqueza empresarial, sino también empleo de mayor calidad y especialización.

Exportaciones y cadenas globales de valor

Los sectores intensivos en derechos de PI son notablemente más internacionales.

Según el informe:

• tres de cada cuatro euros exportados por la UE proceden de estos sectores
• generan superávit comercial
• concentran mayor integración en cadenas globales de valor

Esto se explica porque la innovación protegida facilita:

• diferenciación tecnológica
• barreras de entrada
• licencias internacionales
• escalabilidad de modelos de negocio

La PI como señal para inversores: capital riesgo y startups

Uno de los capítulos más novedosos del estudio analiza la relación entre intensidad en PI y financiación empresarial.

La conclusión es contundente: los inversores interpretan la propiedad intelectual como una señal de calidad y potencial de crecimiento.

Más del 88 % de la inversión de capital riesgo y private equity europeo se dirige a startups de sectores intensivos en PI.

Las razones son claras:

• menor riesgo de copia
• mayor exclusividad de mercado
• activos transferibles o licenciables
• mejor valoración en rondas de inversión
• protección frente a competidores globales

Para startups tecnológicas, deep tech o biotecnológicas, contar con una estrategia sólida de patentes y marcas puede ser decisivo para cerrar financiación.

Implicaciones prácticas para las empresas innovadoras

Más allá de las cifras macroeconómicas, el mensaje del informe es operativo:
la propiedad intelectual debe integrarse en la estrategia empresarial desde el inicio.

Algunas recomendaciones clave:

1. Proteger antes de escalar

Registrar patentes, marcas o diseños antes de la expansión comercial evita riesgos y refuerza la posición negociadora.

2. Construir un portfolio coherente

No se trata de acumular derechos, sino de alinearlos mediante una estrategia de protección con:

• tecnología
• mercados
• modelo de negocio
• estrategia internacional

3. Usar la PI como activo financiero

Los derechos pueden:

• atraer inversión
• facilitar licencias
• permitir joint ventures
• mejorar valoraciones

4. Alcance de la protección

Las empresas europeas compiten globalmente. La protección debe cubrir los principales mercados objetivo.

5. Gestionar la PI de forma estratégica

La PI no es un trámite administrativo, sino una herramienta de ventaja competitiva.

La propiedad intelectual como palanca de competitividad europea

El informe de la EUIPO y la EPO confirma algo que la práctica empresarial lleva años demostrando: la economía del conocimiento se construye sobre activos intangibles protegidos.

Casi la mitad del PIB europeo depende de sectores donde patentes, marcas, diseños o copyright son esenciales. Estas industrias generan más empleo cualificado, pagan mejores salarios, exportan más y atraen mayor inversión.

Para las empresas, la conclusión es inequívoca: proteger la innovación no es solo una cuestión legal, sino una decisión estratégica de crecimiento.

En Elzaburu acompañamos a empresas tecnológicas, industriales y creativas en la protección, gestión y valorización de sus activos intangibles, ayudándolas a transformar la propiedad intelectual en una ventaja competitiva sostenible.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una industria intensiva en propiedad intelectual?

Es aquella que registra más patentes, marcas, diseños u otros derechos por empleado que la media, lo que indica que su actividad depende fuertemente de la innovación protegida.

¿Cuánto aportan estas industrias a la economía europea?

Generan cerca del 48 % del PIB y más del 30 % del empleo total en la Unión Europea.

¿Por qué la PI atrae inversión?

Porque reduce el riesgo competitivo, protege la exclusividad y aumenta la valoración de las empresas, lo que resulta atractivo para fondos de capital riesgo.

¿Qué sectores dependen más de la PI?

Farmacéutico, tecnológico, software, moda, automoción, alimentación con indicaciones geográficas y servicios creativos, entre otros.

¿Cuándo debería una empresa proteger su innovación?

Lo antes posible, preferiblemente antes de lanzar productos o buscar financiación. En función de la naturaleza del registro, el lanzamiento de un producto puede suponer la pérdida del requisito de novedad, imposibilitando una protección posterior, por ejemplo, vía patente.

David Hidalgo, Asociado y Agente de Patentes Europeas del área de Patentes de Elzaburu.

Contexto del caso y solicitud de marca

El 26 de julio de 2023 la empresa alemana KCT GMBH & CO KG solicitó para distinguir un determinado tipo de ventanas la marca que reproducimos a continuación y que fue calificada como marca de movimiento.

En la descripción de la marca se realizó la siguiente aclaración: “cuando se abre, la hoja de la ventana se mueve hacia abajo y hacia fuera en relación con el marco fijo. La hoja de la ventana se desliza hacia abajo en el marco fijo. Además, se puede ver un separador negro a ambos lados del marco móvil de la ventana”.

La marca fue rechazada. El posterior recurso fue desestimado por resolución de 28 de octubre de 2024 (R 740/2024-2). La Sala de Recursos consideró que la marca en cuestión consistía exclusivamente en una característica específica necesaria para obtener el resultado técnico que pretendía el producto en cuestión; es decir, permitir que la luz y el aire entraran en un espacio cerrado abriendo y cerrando la ventana [artículo 7.1) e) (ii) RMUE 2017/1001]. Asimismo, entendió que carecía de carácter distintivo [artículo 7.1 b) RMUE 2017/1001].

El Tribunal General de la Unión Europea (en adelante TG) mediante sentencia de 14 de enero de 2026 (T-9/25) desestima el recurso y confirma que la marca solicitada incurre en el artículo 7.1) e) (ii) RMUE 2017/1001 (efecto técnico), sin entrar a analizar la falta de carácter distintivo.

Las características esenciales del signo, descritas en sus argumentos por KCT, serían las siguientes: a) el movimiento del marco interior rectangular y blanco en el marco exterior rectangular; b) la aparición y desaparición de los puntales (separadores) negros entre los marcos durante ese movimiento; c) el cambio de color en las partes superior e inferior del marco interior durante ese movimiento.

A juicio de KCT las características del signo, una vez estudiadas y analizadas de forma individual y conjunta, llevan a considerar que la “ventana en movimiento” no consiste exclusivamente en una forma u otra característica específica del producto para obtener un resultado técnico. Por otra parte, se argumenta que el movimiento en sí difiere del conocido por habitual en el sector y que existen otras alternativas para lograr el resultado; así como que el cambio de color que se produce es decorativo constituyendo, asimismo, un elemento esencial.

Marco jurídico aplicable

El TG se dedica, en primer lugar, a exponer los principios que inspiran la prohibición del artículo 7.1 e) (ii) RMUE 2017/1001 partiendo de la consideración de que su finalidad es impedir que, a través de una marca, se monopolicen soluciones técnicas o características funcionales de un producto que serían protegidas por otras modalidades de propiedad industrial con protección temporal limitada (sentencia de 18 de septiembre de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, apartado 19).

La primera tarea para realizar el examen de la prohibición contenida en el artículo 7.1 2) (ii) RMUE 201771001 puede basarse, en función del signo en cuestión, en la impresión general que el signo visualmente produce o mediante la identificación de sus características esenciales (sentencia de 23 de abril de 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, apartad 29).

Una vez realizado este examen preliminar, deberá comprobarse si todas las características son esenciales para cumplir una función técnica, pues esta prohibición no se aplica si un elemento no funcional, como como puede ser un elemento ornamental o fantasioso, desempeña un papel importante (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris contra OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 72).

Por último, los datos de análisis de las funciones técnicas deberán basarse en información objetiva y fiable como, por ejemplo, la contenida en la solicitud de registro de marca u otros datos derivados de la existencia de otros derechos de propiedad industrial, investigaciones y dictámenes de experto, publicaciones científicas, etc. (sentencia de 23 de abril de 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, apartado 34).

Valoración del Tribunal General

El TG refrenda que el signo contiene unas características esenciales que cumplen una función técnica. La característica fundamental del signo es una secuencia de movimiento que consiste en abrir y cerrar una ventana. En este movimiento participan los separadores de apertura y cierre conectados en el marco interior, que no desempeñan un papel independiente en relación con la secuencia de movimientos necesaria para obtener el resultado técnico perseguido.

La función de los separadores es una función puramente técnica, dado que son un elemento importante que sirve para estabilizar y reforzar la ventana y que sostienen la hoja de la ventana que se mueve hacia adelante.

La primera conclusión del TG es que todas las características esenciales de la marca solicitada, es decir, el movimiento de apertura y cierre de la ventana, incluido el movimiento de los separadores, son necesarias para obtener el resultado técnico del producto que la marca pretende distinguir, por lo que incurre en el artículo 7.1 e) (ii) RMUE 2017/1001.

El signo reivindica otros elementos que el TG no considera esenciales, como el cambio de color que aparece cuando se abre o cierra la ventana, que solo puede percibirse como una sombra que aparece y desaparece al abrir y cerrarla. Este cambio, representa solo el juego normal de luz y sombra sobre un objeto tridimensional en movimiento y no es especialmente llamativo; se considera que es menor. Esta característica sirve para desmontar otro argumento derivado del posible carácter ornamental de este aspecto, que no tendría incidencia al no ser relevante.

Curiosamente, la “Práctica Común sobre los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación” (CP11)” admite que las marcas de movimiento no se limitan a signos que ilustran el movimiento, y también pueden estar formadas por elementos que muestran un cambio en la posición de los elementos, como un cambio de color. Sin embargo, el TG aclara que la evaluación debe hacerse caso por caso y el hecho de que, a priori, un cambio de color pueda constituir un elemento esencial de una marca de movimiento no significa que, en todos los casos, dicho cambio constituya un elemento esencial lo cual es, precisamente, lo que ocurre en el supuesto enjuiciado.

Asimismo, tampoco es aceptable el argumento de que existen soluciones técnicas alternativas para abrir y cerrar ventanas, que es la funcionalidad que tiene el signo controvertido. Como se ha dicho anteriormente, la circunstancia de que haya tales alternativas no implica la inaplicación de la prohibición, pues la existencia de las mismas no supone que el resto de los operadores puedan utilizar la solución técnica que incorpora la marca cuestionada.

En efecto, si se otorga la marca con tal característica, aunque haya alternativas, se podría prohibir a los competidores utilizar objetos con idéntica o similar característica [sentencias de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris contra OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartados 53 a 56, y de 31 de enero de 2018, Novartis contra EUIPO – SK Chemicals (Representación de un parche transdérmico), T-44/16,  EU:T:2018:48, apartado 56].

Así pues, y sobre la base de todos estos criterios, el TG concluye que la marca en cuestión infringe el artículo 7.1 e) (ii) RMUE 2017/1001, sin entrar a evaluar su carácter distintivo. A tal efecto, recuerda el principio de que para denegar una marca de la Unión Europea, basta con que infrinja una de las prohibiciones del artículo 7.1. RMUE 2017/1001.

Por lo demás, hay que señalar que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su notificación.

Jesús Gómez Montero

Ex-socio ELZABURU

Asesor Académico IP (Marcas)

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) lanza en 2026 una nueva edición del SME Fund – Ideas Powered for Business, un programa de ayudas dirigido a pequeñas y medianas empresas que quieran proteger sus activos de Propiedad Industrial y reducir los costes asociados al registro de marcas, patentes, diseños y variedades vegetales, así como al análisis estratégico mediante servicios de IP Scan.

Tras el impacto positivo de la convocatoria anterior, el SME Fund se consolida como una herramienta clave para pymes y startups que buscan reforzar su competitividad a través de la protección de sus intangibles.

¿Quién puede solicitar las ayudas del SME Fund 2026?

El SME Fund 2026 está dirigido a pymes establecidas en la Unión Europea que cumplan la definición de la Comisión Europea:

• Menos de 250 empleados, y
• Volumen de negocio anual igual o inferior a 50 millones de euros, o balance general anual igual o inferior a 43 millones de euros.

También pueden beneficiarse de estas ayudas:

• Trabajadores autónomos, siempre que acrediten su actividad económica.
• Fundaciones, cuando menos del 25 % de su capital esté en manos de entidades públicas.

¿Qué ayudas ofrece el SME Fund 2026? Importes, porcentajes y conceptos subvencionables

La convocatoria 2026 se estructura en cuatro vouchers o bonos:

Voucher 1 – IP Scan: diagnóstico y enforcement en Propiedad Industrial

Servicios subvencionables:

• IP Scan (diagnóstico previo de Propiedad Industrial): análisis estratégico de los activos de PI de la empresa y recomendaciones para su protección.
• IP Scan Enforcement: asesoramiento experto en situaciones de posible infracción de derechos de Propiedad Industrial.

Cobertura:

• Porcentaje de reembolso: 90 %
• Importe máximo: 1.620 €

Voucher 2 – Ayudas para marcas y diseños

Este bono permite reducir de forma significativa los costes asociados al registro de signos distintivos y diseños industriales.

Importe máximo: Hasta 700 €

Cobertura nacional, regional y de la Unión Europea

• Tasas de marcas y dibujos o modelos para adquirir protección, incluyendo:
  • Solicitud
  • Clases
  • Examen
  • Registro
  • Publicación
  • Aplazamiento de la publicación, cuando proceda
• Porcentaje de reembolso: 75 %

Cobertura internacional

• Tasas de marcas y diseños internacionales conforme a:
  • Sistema de Madrid (marcas)
  • Sistema de La Haya (diseños)
• Incluye tasas básicas, tasas de designación y designaciones posteriores.
• Porcentaje de reembolso: 50 %

Voucher 3 – Ayudas para registrar patentes en 2026

El SME Fund 2026 mantiene un fuerte apoyo a la protección de la innovación tecnológica, cubriendo tanto tasas oficiales como determinados costes legales.

Patentes nacionales

• Informes de búsqueda del estado de la técnica.
• Tasas oficiales de solicitudes de patentes nacionales.
• Porcentaje de reembolso: 75 %
• Importe máximo: 1.000 €

Patentes europeas

• Tasas de presentación y búsqueda ante la Oficina Europea de Patentes (OEP).
• Porcentaje de reembolso: 75 %
• Importe máximo: 1.000 €

Costes legales

• Redacción y presentación de solicitudes de patente europea por representantes profesionales ante la OEP.
• Porcentaje de reembolso: 50 %
• Importe máximo: 1.500 €

Importe máximo total para las patentes europeas y costes jurídicos: 2.500 €

Voucher 4 – Ayudas para variedades vegetales

Importe máximo: Hasta 1.500 €

Conceptos subvencionables

• Tasas de solicitud online.
• Tasas de examen ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV).

Porcentaje de reembolso: 75 %

¿Qué gastos no cubre el SME Fund 2026?

Conviene tener en cuenta que estas ayudas:

• No cubren renovaciones de derechos de Propiedad Industrial.
• No son retroactivas: solo se reembolsan gastos realizados tras la concesión del bono.
• No subvencionan gastos no directamente vinculados al registro o a los servicios de PI previstos en la convocatoria.

El impacto del SME Fund 2025: una convocatoria con resultados muy sólidos

La convocatoria del SME Fund 2025 confirmó la utilidad práctica de este programa como herramienta de apoyo a las pymes en materia de Propiedad Industrial. La respuesta fue significativa, con más de 35.800 solicitudes presentadas por más de 34.000 pymes de toda la Unión Europea.

El fondo permitió financiar más de 31.000 actividades de Propiedad Industrial, beneficiando a más de 25.000 empresas, y alcanzó una ejecución presupuestaria de 14,7 millones de euros.

En este contexto, el SME Fund actuó como un facilitador para muchas pymes y permitió que en torno al 77 % de las empresas beneficiarias accedieran por primera vez a la protección de sus derechos de Propiedad Industrial, iniciando así la protección formal de marcas, patentes, diseños o variedades vegetales.

A ello se sumó una gestión ágil, con plazos medios de resolución de alrededor de 8 días laborables y pagos efectuados en unos 28 días, un factor relevante para la planificación de las inversiones en innovación y marca.

Plazo de solicitud SME Fund 2026

La convocatoria del SME Fund 2026 se abre el 2 de febrero de 2026.

Teniendo en cuenta el funcionamiento de la convocatoria en 2025, cabe esperar que en 2026 el plazo permanezca abierto hasta el agotamiento de los fondos y que las ayudas se concedan por orden de presentación, aunque este criterio deberá confirmarse cuando se publique la convocatoria oficial. Igualmente es recomendable preparar la solicitud con antelación, dado que una parte significativa de la dotación suele comprometerse en las primeras semanas (especialmente la destinada a patentes y variedades vegetales). 

Asesoramiento especializado en ayudas EUIPO

En Elzaburu asesoramos a pymes, startups y empresas innovadoras en la planificación, solicitud y gestión de las ayudas del SME Fund, así como en la posterior tramitación de marcas, patentes, diseños y variedades vegetales.

Si deseas analizar cómo encaja el SME Fund 2026 en tu estrategia de Propiedad Industrial, nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte a aprovechar al máximo esta convocatoria.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma que dónut y Donuts® no son lo mismo pone fin a un litigio iniciado en 2017 y lanza un mensaje contundente al mercado: la inclusión de un término en el diccionario no elimina, por sí sola, la protección jurídica de una marca registrada. Esta resolución, de enorme relevancia para empresarios, directivos y responsables legales, aclara los límites del uso descriptivo y refuerza la protección de las marcas renombradas en España.

La decisión del Alto Tribunal, dictada por la Sala de lo Civil el 28 de octubre de 2025, estima que el uso del término “Donut” por un tercero no fue un uso descriptivo leal y vulneró los derechos marcarios del Grupo Bimbo, titular de la conocida marca Donuts®.

Origen del litigio: ¿uso genérico o infracción de marca?

Atlanta Restauración Temática utilizó el término «Donut» en su página web para describir unas rosquillas comercializadas bajo su propia marca, pese a no ser titular de derechos sobre dicha denominación. A juicio de la demandada, se trataba de un uso meramente descriptivo de un producto de bollería.

Sin embargo, Bakery Donuts (actualmente Bimbo Donuts Iberia) consideró que ese uso suponía un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca Donuts®, una marca de renombre con más de 70 registros en la OEPM que incluyen dicha denominación.

Tras una primera sentencia desestimatoria en primera instancia y su confirmación en apelación, el Tribunal Supremo, en esta reciente sentencia, revisa el asunto en casación y fija doctrina en materia de marcas renombradas.

Dónut vs. Donuts®: lexicalización no es vulgarización

Uno de los argumentos centrales del litigio fue la inclusión del término “dónut” (con tilde) en el Diccionario de la Real Academia Española. El Tribunal Supremo aclara una cuestión clave:

• La RAE reconoce expresamente el origen marcario del término.
• Esa inclusión supone una lexicalización, pero no implica pérdida de carácter distintivo ni vulgarización de la marca.

El Alto Tribunal distingue con precisión entre:

• Lexicalización: incorporación de un término al lenguaje común.
• Pérdida de distintividad: proceso de uso generalizado que convierte una marca en un término genérico, lo que aquí no se ha producido.

Por tanto, Donuts® sigue siendo una marca plenamente protegida, aunque exista el término “dónut” en el lenguaje cotidiano.

Los límites del uso descriptivo según la Ley de Marcas

Artículo 37 LM: el requisito de la lealtad

La sentencia se apoya en el artículo 37 de la Ley de Marcas, que permite el uso descriptivo de signos ajenos solo si se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.

El Tribunal Supremo concluye que, en este caso, no concurría dicha lealtad, especialmente por tratarse de una marca renombrada. Incluso un uso aparentemente descriptivo puede ser ilícito si:

• Genera un vínculo mental con la marca protegida.
• Produce dilución del carácter distintivo.
• Supone pérdida de prestigio.
• Implica parasitismo, es decir, beneficiarse del poder de atracción de la marca sin aportar valor propio.

Detalles relevantes valorados por el Tribunal

El Supremo destaca varios elementos que refuerzan la infracción:

• El uso del término “DONUT” en mayúsculas, coincidiendo con la forma registrada.
• La ausencia de la tilde y la minúscula (“dónut”) recogida por la RAE.
• La existencia de alternativas descriptivas válidas, como “roscos”, “rosquillas” o “berlinas”, que habrían evitado el uso de la marca ajena.

Preguntas frecuentes sobre litigios de marcas renombradas

¿Puedo usar una palabra si aparece en el diccionario?

No necesariamente. Que un término figure en la RAE no autoriza su uso ilimitado en el tráfico económico, especialmente si coincide con una marca registrada y renombrada.

¿El uso descriptivo siempre es lícito?

No. El uso descriptivo debe ser leal y no perjudicar los intereses legítimos del titular de la marca. En marcas de renombre, el nivel de exigencia es mayor.

¿Es necesario que haya confusión para que exista infracción?

No en el caso de marcas renombradas. Basta con que el uso evoque la marca y genere un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su valor.

¿Qué consecuencias puede tener una infracción de este tipo?

El cese inmediato del uso infractor y, en determinados casos, indemnización. En este asunto, el Tribunal no concede daños y perjuicios por tratarse de un uso limitado y ya retirado.

¿Analizó el Tribunal Supremo el concepto de secondary meaning en esta sentencia?

No. El Tribunal Supremo no entró a analizar el concepto de secondary meaning ni fundamenta su decisión en la adquisición de distintividad sobrevenida. El análisis jurídico se centró exclusivamente en los límites del uso descriptivo previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas y en la exigencia de que dicho uso sea leal, especialmente cuando se trata de una marca renombrada.

Un precedente clave para la estrategia empresarial

Esta sentencia sienta un precedente relevante en propiedad industrial, al dejar claro que:

• La presencia de una marca en el lenguaje cotidiano no debilita automáticamente su protección.
• Las empresas deben extremar la cautela al utilizar términos coincidentes con marcas renombradas, incluso con fines descriptivos.
• La estrategia de branding y comunicación comercial debe analizarse siempre desde una perspectiva jurídica preventiva.

En Elzaburu contamos con una amplia experiencia en litigios de propiedad industrial e intelectual y en el asesoramiento estratégico para la protección de activos intangibles. Nuestro equipo acompaña a las empresas en la prevención de riesgos legales y en la defensa de sus derechos de marca, patentes, diseños industriales y derechos de autor, con un enfoque riguroso y orientado a la seguridad jurídica.

María Cadarso, Asociada Senior especializada en Litigios.

La reciente decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de declarar nula la marca colectiva de la Unión Europea “JABUGO”, titularidad de la Asociación Auténtico Jabugo, a instancia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Jabugo”, ha reabierto el debate sobre los límites entre el derecho marcario y las referencias geográficas.

La resolución ofrece una oportunidad relevante para analizar cómo se aplican los requisitos de carácter distintivo en el ámbito de las marcas colectivas, especialmente cuando estas incorporan nombres geográficos de fuerte reconocimiento público.

Por qué la EUIPO considera que “Jabugo” no puede ser una marca colectiva válida

El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE) prohíbe el registro de marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar, entre otros aspectos, la procedencia geográfica de los productos o servicios.

Sin embargo, en el ámbito específico de las marcas colectivas, el artículo 74, apartado 2, del RMUE establece una excepción: los signos que puedan servir para indicar la procedencia geográfica de los productos pueden constituir marcas colectivas. Esta figura es la que se conoce como la excepción geográfica.

Ahora bien, dicha excepción no exime a las marcas colectivas del cumplimiento del resto de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, del RMUE. Por tanto, la excepción del artículo 74.2 RMUE se reserva a aquellas marcas colectivas que tienen carácter distintivo.

En la resolución analizada, la División de Anulación concluye que, en la fecha de solicitud de la marca impugnada, el término “Jabugo” era reconocido como un municipio de la provincia de Huelva en el que se elaboran jamones y productos relacionados de gran calidad. En consecuencia, el signo será percibido por los consumidores españoles como una referencia directa a la procedencia geográfica de los productos en relación con los cuales se registró la marca colectiva y se declara nula al no ostentar suficiente carácter distintivo.

Qué implica que “Jabugo” sea considerado un término descriptivo

La División de Anulación concluye que la marca impugnada, aun siendo descriptiva de la procedencia geográfica de los productos, podría quedar amparada por la excepción del artículo 74, apartado 2, del RMUE. No obstante, dicha excepción geográfica no le exime de cumplir con el requisito de carácter distintivo exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE en relación con todos los productos impugnados.

La consecuencia directa de esta apreciación es que la Asociación Auténtico Jabugo no puede alegar derechos exclusivos sobre el término “JABUGO” en el marco del derecho de marcas de la Unión Europea.

Qué pruebas eran necesarias para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso

Para acreditar el carácter distintivo adquirido por el uso, la Asociación Auténtico Jabugo debía haber demostrado que el público relevante de la Unión Europea percibe el término “Jabugo” como un indicador del origen empresarial colectivo vinculado a sus miembros.

Este tipo de acreditación exige pruebas sólidas, entre las que se incluyen, entre otras:

• Encuestas de percepción realizadas en varios Estados miembros.
• Datos extensos y detallados sobre ventas, publicidad y presencia comercial que evidencien el uso del término como marca.
• Información relativa a la cuota de mercado de la marca.
• Pruebas sobre la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso del signo.
• Evidencias de la proporción del público pertinente que identifica los productos como procedentes de una empresa determinada gracias a la marca.

La resolución destaca que las declaraciones aportadas por Cámaras de Comercio se refieren a los términos “denominación”, “referencia” o “producto” al mencionar el “Jamón de Jabugo”, pero no acreditan que “Jabugo”, por sí solo, sea percibido como una marca que identifique los jamones elaborados por los miembros de la asociación titular.

Consecuencias prácticas de la nulidad para la Asociación Auténtico Jabugo y el sector

La consecuencia inmediata de la declaración de nulidad es que la Asociación Auténtico Jabugo no puede alegar derechos exclusivos ni monopolizar el término “JABUGO” mediante una marca colectiva.

Por otra parte, únicamente los productores de jamón que cumplan con los requisitos establecidos en la Denominación de Origen Protegida “Jabugo” podrán utilizar dicho término. En consecuencia, aquellas empresas que pertenezcan a la Asociación Auténtico Jabugo, pero no cumplan con las condiciones de la DOP, no podrán emplear el término “JABUGO” para referirse a sus productos.

Relación entre la marca anulada y la DOP “Jabugo”

En la práctica, la marca colectiva anulada y la DOP no van a coexistir. Al quedar sin efecto el registro marcario, el uso legítimo del término “Jabugo” queda vinculado exclusivamente al cumplimiento de los requisitos de la Denominación de Origen Protegida.

De este modo, si alguna de las empresas que pertenece a la Asociación Auténtico Jabugo no cumple con los requisitos de la DOP, no podrán utilizar el término JABUGO para hacer referencia a jamones.

Escenarios futuros: recursos, nuevos registros y control del uso del término

La resolución de la División de Anulación puede recurrirse ante la Sala de Recursos de la EUIPO hasta el 19 de enero de 2026. En caso de desestimación, cabría un posterior recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea.

Una nueva solicitud de marca de la UE que consista en el término JABUGO y designe “jamones” sería objetada por los mismos motivos por los cuales ha sido anulado el registro JABUGO (ausencia de carácter distintivo). También podría ser de aplicación el art. 7. 1 j RMUE en virtud del cual se denegará el registro de marcas que incluyan denominaciones de origen siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Una vez que la resolución sea firme, el siguiente paso para el Consejo Regulador será asegurarse de que todos los usos del término “JABUGO” sean conformes con la DOP, ya que los miembros de la Asociación Auténtico Jabugo que no cumplan con sus condiciones no podrán ampararse en la marca colectiva para utilizar dicho término.

Elzaburu cuenta con una dilatada experiencia en propiedad industrial e intelectual, asesorando a empresas y asociaciones en el registro, protección y defensa de marcas, denominaciones de origen y otros activos intangibles, con un enfoque riguroso y actualizado del derecho.

Marta Rodríguez, Asociada Senior del área de marcas de Elzaburu.

En un mercado cada vez más competitivo, donde las marcas no solo buscan atraer la atención del consumidor sino también diferenciarse en entornos saturados, la creatividad y la originalidad se han convertido en elementos estratégicos imprescindibles.

Un ejemplo reciente que ilustra este escenario es la disputa en torno a la marca “No Ni Ná”, impulsada por Paz Padilla y su hija para una línea de moda. En este caso, la sustitución de la letra “I” por una raspa de pescado ha generado dudas jurídicas que van más allá del diseño: ¿puede un símbolo habitual alcanzar carácter distintivo? ¿Qué condiciones debe cumplir una marca para ser registrada con éxito?

Qué significa que una marca sea distintiva

La distintividad es lo que hace que una marca sea única y que los consumidores puedan relacionar un producto o servicio con la empresa que lo ofrece. Cuando un signo no permite establecer esa conexión, deja de cumplir su propósito esencial.

Las autoridades encargadas del registro de marcas valoran esta distintividad considerando dos factores clave:

1. Los productos o servicios que se desean proteger.
2. La percepción del público objetivo al que se dirige la marca.

Si un signo carece de distintividad, no podrá registrarse. Entre las causas más habituales se encuentran:

• Descriptividad: ocurre cuando el signo describe directamente características del producto o servicio, como su naturaleza, calidad o procedencia. Ejemplo: usar “DULCE” para productos de confitería.
• Uso de términos genéricos: palabras de uso común en un sector, como “SOFTWARE” para programas informáticos.
• Expresiones habituales en el comercio: términos que se han integrado en el lenguaje corriente, como “BIO” para alimentos ecológicos.
• Slogans excesivamente genéricos: frases como “LO MEJOR PARA TI” no permiten identificar un origen empresarial concreto.
• Formas funcionales o impuestas por la naturaleza del producto: en las marcas tridimensionales, no se pueden registrar formas indispensables o comunes, como la silueta básica de una botella.
• Diseños demasiado banales o comunes: elementos excesivamente simples, como un círculo rojo para productos electrónicos, no permiten diferenciar una empresa de otra.

Símbolos identificativos como elemento distintivo: un terreno cada vez más exigente

No todos los componentes de una marca necesitan ser igualmente distintivos. Es posible que una marca incluya elementos que, aisladamente, presenten un carácter distintivo débil o carezcan por completo de distintividad.

El uso de iconos reconocibles como marcas es frecuente en sectores como la moda. Ejemplos como la calavera de SCALPERS FASHION S.L. o el puma de Puma SE demuestran que los símbolos pueden adquirir un gran poder identificador.

Pero esa popularidad ha endurecido los criterios de registro. En el caso de “No Ni Ná”, la raspa de pescado se utiliza habitualmente como referencia a Cádiz y a zonas como Zahara de los Atunes, lo que complica considerarla un signo exclusivo.

Para defender su registro, la empresa debería probar que:

• Los consumidores no asocian la raspa con un símbolo genérico del sector.
• O que, tras un uso prolongado y continuado, el diseño ha adquirido un carácter distintivo elevado o, incluso renombre, como ocurre con el jinete a caballo de Longchamp, reconocido de forma inequívoca por el público.

Protección por derecho de autor: un límite importante

Que un signo carezca de distintividad no significa que quede sin protección jurídica. Si el diseño de la raspa de “No Ni Ná” es original y único, podría estar protegido por el derecho de autor.

No obstante, esta protección solo impediría la copia literal del diseño concreto, no el uso de variaciones genéricas del motivo. Por tanto, una acción judicial contra una raspa de pescado distinta tendría pocas probabilidades de éxito.

Claves para crear marcas originales y evitar conflictos

El caso “No Ni Ná” demuestra la importancia de apostar por signos distintivos y creativos desde el inicio. Algunas recomendaciones clave para empresarios y diseñadores son:

1. Evitar términos genéricos o comunes en el sector.
2. Apostar por signos inventados, arbitrarios o sugerentes, sin relación directa con el producto o servicio. Algunos ejemplos exitosos son Google o Apple en el ámbito tecnológico.
3. Realizar una búsqueda previa de antecedentes marcarios para evitar conflictos.
4. Contar con el asesoramiento de un profesional especializado en propiedad industrial antes de lanzar la marca al mercado.

Originalidad como estrategia de posicionamiento de marca

La distintividad exigida puede variar según el sector. En ámbitos altamente saturados como la moda, la cosmética o la alimentación, encontrar signos realmente diferenciadores resulta más complejo. Por el contrario, en sectores tecnológicos o emergentes, donde hay mayor espacio creativo, es más fácil cumplir con este requisito.

En cualquier caso, cuanto más único, original y memorable sea el signo, mayores serán las probabilidades de éxito en su registro y consolidación en el mercado.

Lorena Sánchez, Abogados y Técnicos del área de Marcas de Elzaburu

En un mercado cada vez más competitivo y globalizado, las marcas no solo identifican productos o servicios, sino que también concentran reputación, confianza y valor comercial. Cuando surgen conflictos sobre el uso de una marca, el resultado de un litigio puede impactar directamente en la viabilidad y prestigio de una compañía.

En este artículo repasamos qué son los litigios de marcas, por qué se producen, algunos ejemplos de casos reales y qué medidas pueden adoptarse para prevenirlos.

¿Qué son los litigios de marcas?

Un litigio de marcas es un procedimiento judicial o administrativo que surge cuando existe un conflicto sobre el uso, registro o protección de una marca. Estos procesos pueden plantearse tanto en tribunales nacionales, como europeos o internacionales, dependiendo del alcance de la disputa.

Generalmente, los conflictos de marcas se centran en aspectos como:

• Infracción: uso indebido de una marca registrada por un tercero.
• Nulidad: impugnación de un registro de marca por no cumplir los requisitos legales.
• Caducidad: pérdida de derechos por falta de uso, vulgarización u otras causas.
• Competencia desleal: utilización de signos distintivos que generan confusión en el mercado.

La relevancia de estos litigios es doble: por un lado, protegen al titular de la marca y, por otro, contribuyen a garantizar un mercado leal y transparente para los consumidores.

Principales razones por las que surgen los litigios de marcas

Los conflictos marcarios tienen diversas causas, aunque suelen concentrarse en las siguientes:

1. Semejanza entre signos distintivos

Es uno de los motivos más habituales. Cuando dos marcas presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, puede producirse confusión en el consumidor.

2. Uso no autorizado de una marca notoria o renombrada

Las marcas con gran reconocimiento tienen una protección reforzada. La utilización indebida por parte de terceros, incluso en sectores distintos, puede dar lugar a un litigio.

3. Registros de mala fe

Existen casos en los que una persona o empresa registra una marca con la intención de bloquear o aprovecharse de la reputación ajena, generando disputas legales.

4. Conflictos internacionales

En un contexto globalizado, muchas compañías se expanden a nuevos mercados y se encuentran con registros previos o usos conflictivos en otras jurisdicciones.

Ejemplos de sentencias reales en materia de litigios de marcas

El análisis de la jurisprudencia ofrece claves para entender cómo interpretan los tribunales los derechos de marca. A continuación, resumiremos algunos casos paradigmáticos:

Caso María Callas: la reputación no basta sin conexión con productos concretos

Un ejemplo litigio de marca es el relativo al nombre de María Callas, la célebre soprano griega. Los herederos de la artista intentaron impedir el registro de una marca figurativa en la EUIPO que incluía su nombre, aplicada a productos de la clase 16 (artículos de papelería).

La oposición se basaba en tres argumentos principales:

• La titularidad de una marca anterior registrada en la Unión Europea, de carácter nominativo, con la denominación “María Callas”.
• El uso comercial previo del nombre en diferentes mercados.
• La reputación notoria del nombre de María Callas en la UE, que, según los opositores, merecía una protección reforzada.

Sin embargo, la División de Oposición de la EUIPO rechazó la reclamación por varias razones de peso:

• Inexistencia de riesgo de confusión: los productos afectados (papelería) no guardaban relación con los sectores en los que se había acreditado el uso previo del nombre.
• Prueba insuficiente de reputación en la clase 16: no se demostró que el público relacionase el nombre de María Callas con artículos de papelería, ni que dicho uso perjudicase a la marca.
• Deficiencias formales en la oposición: parte de la documentación se presentó en griego sin la traducción correspondiente al inglés, lo que debilitó la reclamación.

Este caso es un ejemplo claro de cómo la fama de una persona o de un signo distintivo no es suficiente, por sí sola, para bloquear registros en todas las clases de productos o servicios. Para tener éxito en una oposición, es imprescindible acreditar una conexión real y específica entre la marca y los productos o servicios en cuestión, así como un riesgo efectivo de confusión o aprovechamiento indebido.

Caso Choco Flakes: infracción marcaria y competencia desleal en el sector alimentario

Otro ejemplo en materia de litigios de marcas es el enfrentamiento entre Cuétara y Gullón por el uso de envases similares en la comercialización de galletas.

En este caso, Cuétara demandó a Gullón por competencia desleal, al considerar que la comercialización de las galletas “Choco Cereales” imitaba de forma indebida tanto la marca figurativa “Choco Flakes”, como el envase con el que Cuétara distinguía sus productos. Estas marcas estaban debidamente registradas en la OEPM y en la EUIPO.

El asunto llegó hasta la Audiencia Provincial de Alicante, que actúa como Tribunal de Marcas de la Unión Europea. La sentencia confirmó la infracción de los derechos de Cuétara y estableció varios puntos clave:

• Notoriedad acreditada: el tribunal reconoció que las marcas de Cuétara eran renombradas en el sector de galletas y cereales, lo que refuerza el nivel de protección frente a terceros.
• Similitud de los envases: ambos presentaban un producto idéntico (galletas sobre leche en un bol), acompañado de personajes infantiles de estilo similar, elementos que generaban en el consumidor una percepción próxima.
• Asociación en el público relevante: pese a ciertas diferencias gráficas, el tribunal entendió que el público asociaría las marcas de Gullón con las de Cuétara, dada la proximidad visual y conceptual de los envases.
• Aprovechamiento indebido: la resolución concluyó que Gullón se beneficiaba del prestigio y reputación de las marcas de Cuétara, configurando una clara conducta de parasitismo marcario.

En consecuencia, la sentencia determinó que:

• El uso de los envases de Choco Cereales infringía tanto las marcas españolas como las marcas de la Unión Europea titularidad de Cuétara.
• Gullón debía retirar del mercado los envases infractores y proceder a su destrucción, además de abstenerse de volver a utilizarlos.

Este caso es un buen ejemplo de cómo los tribunales protegen no solo el signo marcario en sí, sino también el conjunto de elementos gráficos y comerciales que pueden inducir al consumidor a confusión, especialmente en sectores de gran consumo como el alimentario.

Recomendaciones preventivas para evitar litigios de marcas

Aunque la vía judicial es una herramienta fundamental para defender los derechos de marca, lo ideal es minimizar los riesgos antes de llegar a un conflicto. Algunas recomendaciones clave son:

1. Búsquedas previas al registro: antes de solicitar una marca, conviene realizar búsquedas exhaustivas para evitar coincidencias con registros existentes.
2. Estrategia de protección global: las empresas con proyección internacional deben diseñar un plan de registros adaptado a sus mercados de interés.
3. Vigilancia activa de marcas: existen servicios de monitorización que alertan sobre solicitudes de marcas similares, lo que permite reaccionar a tiempo.
4. Gestión contractual adecuada: regular de forma clara la titularidad y el uso de las marcas en contratos de franquicia, distribución, licencias o joint ventures.
5. Uso efectivo de la marca: mantener un uso real y documentado para evitar acciones de caducidad por falta de uso.

La importancia de un asesoramiento especializado

Los litigios de marcas ponen de relieve el valor estratégico de los signos distintivos y la necesidad de protegerlos de forma proactiva. Prevenir conflictos mediante una adecuada estrategia marcaria y, llegado el caso, defender los derechos ante los tribunales, son aspectos esenciales para cualquier compañía que quiera salvaguardar su competitividad.

María Cadarso, Asociada Senior del área Legal (Litigios) de Elzaburu