La prueba de uso se ha consolidado como un elemento determinante en los procedimientos de oposición de marca en España y en la Unión Europea. Su introducción en la legislación española en 2019 ha supuesto un cambio relevante en la estrategia de defensa de los derechos marcarios, obligando a los titulares a acreditar el uso efectivo de sus marcas en determinados supuestos.

Este mecanismo no solo afecta al resultado de una oposición, sino que también incide directamente en la gestión activa de los activos intangibles de las empresas.

¿Qué es la prueba de uso de una marca?

La prueba de uso es la facultad que tiene el solicitante de una marca para exigir al oponente que demuestre que su marca anterior ha sido utilizada de forma efectiva en el mercado.

En concreto, esta exigencia aplica cuando la marca anterior en la que se basa la oposición lleva registrada más de cinco años en el momento de presentación de la solicitud impugnada.

Si el titular de la marca anterior no logra acreditar ese uso, la consecuencia es directa: la oposición se desestima.

¿Qué se entiende por uso efectivo de una marca?

El concepto de uso de marca no se limita a una utilización simbólica o residual. La normativa exige un uso real, suficiente para cumplir su función esencial: identificar el origen empresarial de los productos o servicios.

No se considera uso efectivo:

• El uso meramente testimonial
• Actuaciones aisladas sin impacto real en el mercado
• Usos orientados únicamente a mantener el registro sin actividad comercial real

Por el contrario, el uso debe ser público, externo y orientado al mercado, vinculado a los productos o servicios protegidos por la marca.

https://www.youtube.com/watch?v=XcM1QQD7bj4

Requisitos de la prueba de uso en una oposición de marca

Para que la prueba de uso sea válida en un procedimiento de oposición de marca, debe acreditar de forma conjunta cuatro elementos clave:

1. Lugar

Debe demostrarse que la marca se ha utilizado en el territorio donde está protegida, aunque no sea necesario cubrir la totalidad del mismo.

2. Tiempo

El uso debe haberse producido dentro de los cinco años anteriores a la solicitud impugnada.

3. Alcance

Se evalúa la intensidad del uso: volumen de ventas, frecuencia, duración o penetración en el mercado.

4. Naturaleza

La marca debe utilizarse conforme a su registro, sin alterar su carácter distintivo.

Estos cuatro factores no tienen que acreditarse en un único documento, pero sí deben quedar probados en conjunto.

¿Qué pruebas se pueden aportar?

La acreditación del uso de una marca se basa en un conjunto de evidencias que, analizadas conjuntamente, permitan demostrar su explotación real en el mercado.

Entre las pruebas más habituales se incluyen:

• Facturas y albaranes
• Catálogos comerciales
• Publicidad en medios y materiales promocionales
• Fotografías de productos o embalajes
• Presencia en ferias o eventos
• Informes de ventas o estudios de mercado
• Evidencias digitales (web, redes sociales)

Un aspecto clave es que estas pruebas incluyan información sobre fechas, territorio y forma de uso, ya que de lo contrario pueden no ser tenidas en cuenta.

Consecuencias de no acreditar el uso de una marca

La falta de prueba de uso tiene un impacto directo en los procedimientos de oposición de marca.

Si el oponente:

• No presenta pruebas en plazo
• Presenta pruebas insuficientes
• O presenta pruebas que no logren acreditar un uso efectivo

La oposición será desestimada.

Esto implica que una marca registrada puede perder su capacidad de defensa frente a nuevas solicitudes si no se está utilizando adecuadamente en el mercado.

Además, y al margen de los procedimientos de oposición, la marca anterior que no se encuentre en uso puede ser objeto de una acción de caducidad, lo cual podría conllevar a la perdida del registro.

Prueba de uso y rebranding: un punto crítico

La prueba de uso cobra especial relevancia en procesos de rebranding, donde las marcas evolucionan con el tiempo.

El uso debe mantenerse conforme al registro o, al menos, sin alterar su carácter distintivo. Si la marca utilizada difiere sustancialmente de la registrada, existe el riesgo de que no se considere acreditado el uso.

Por ello, desde un enfoque prudente:

• Es recomendable alinear el uso real con el registro.
• Actualizar los registros cuando la marca evoluciona.
• Valorar el registro de versiones denominativas para reforzar la protección.

La prueba de uso como elemento estratégico

La prueba de uso ha pasado de ser una cuestión técnica a convertirse en un elemento estratégico en la gestión de marcas.

No basta con registrar un signo: es necesario utilizarlo de forma efectiva, coherente y documentada. De lo contrario, su capacidad de defensa en procedimientos de oposición puede verse comprometida.

En este contexto, la gestión activa de la cartera marcaria resulta clave. Esto incluye no solo el registro, sino también el seguimiento del uso real de las marcas y su adecuación al registro, especialmente en escenarios de evolución o reposicionamiento.

En este tipo de situaciones, contar con un asesoramiento especializado permite anticipar riesgos, estructurar adecuadamente la prueba de uso y reforzar la posición de la marca en procedimientos de oposición, integrando aspectos como la vigilancia de marca y la gestión estratégica de la cartera de marcas.

Lucía Palomino, Abogada del área de Marcas de Elzaburu,

Una empresa brasileña comercializa granolas, cereales y barritas bajo el nombre AUSTRALIA:

La elección resulta llamativa: ¿puede una compañía apropiarse comercialmente del nombre de un país con el que sus productos no comparten necesariamente origen?

La respuesta corta es depende. Registrar el nombre de un país no está prohibido per se, el problema aparece cuando el consumidor puede entender ese nombre geográfico como información acerca de los productos o servicios y no como un indicador de su origen empresarial.

El caso AUSTRALIA resulta especialmente interesante porque permite comprobar hasta qué punto una misma estrategia de marca puede tener un recorrido muy diferente en Brasil y en la Unión Europea.

AUSTRALIA: de referencia geográfica a identidad de marca

Hart’s Alimentos Naturais es una compañía brasileña dedicada a productos de alimentación saludable como granolas, cereales y barritas de proteínas. La historia corporativa vincula la elección del concepto Australia con la experiencia de una de sus fundadoras en el país y con determinados valores asociados a su estilo de vida.

La empresa cuenta en Brasil con registros que incorporan el término, como HART’S NATURAL GRANOLA AUSTRÁLIA, GRANOLA AUSTRALIA o CHOCOPOPS AUSTRALIA, y solicitó en septiembre de 2025 la para productos de la clase 30.

La compañía también ha dado el salto fuera de Brasil. En mayo de 2026 presentó en Uruguay una solicitud de la marca   para productos de las clases 5 y 30.

Pero ¿sería igualmente viable esta estrategia en la Unión Europea ?

¿En la Unión Europea se puede registrar como marca el nombre de un país?

Que una palabra sea el nombre de un país, una ciudad o una región no impide automáticamente su registro como marca.

El filtro está en la descriptividad o no del origen geográfico. La clave, según la jurisprudencia europea, es determinar si el consumidor percibe «Australia» como un indicador de origen real o como una marca evocadora/de fantasía.

Y aquí lo interesante, por ejemplo, la EUIPO denegó la marca nº 016746414 AUSTRALIA, en clases 12, 25, 28, 35, 37 (R 2207/2017-2), atendiendo al tamaño y al peso político y económico del país y consideró que, por su clima y sus duras condiciones naturales, el signo podía percibirse como indicador de que los productos y servicios están «construidos para resistir».

Y, concretamente en el sector alimentario, en el asunto ICELAND (Gran Sala, R 1238/2019-G), se estableció que los nombres de países se perciben de forma distinta a otras indicaciones geográficas, porque el consumidor tiende a presumir el origen nacional de los productos. Allí se denegó la marca para productos de las clases 29, 30, 31 y 32, al proyectar el país una imagen positiva —innovación, sostenibilidad, naturaleza— capaz de influir en la compra.

Pero hay un segundo frente que no conviene perder de vista. Más allá de la descriptividad, el hecho de que la marca sea «AUSTRALIA» mientras la compañía es brasileña y los productos tienen origen brasileño podría abrir la puerta a la prohibición por carácter engañoso: un signo que induzca al consumidor a creer que los productos proceden de Australia cuando en realidad provienen de otro país puede considerarse engañoso sobre el origen geográfico. Y este obstáculo es especialmente delicado, porque —a diferencia de la descriptividad— no se salva mediante la distintividad adquirida por el uso.

En definitiva, registrar una marca con el nombre de un país es posible, pero cuanto más conocido y con mejor «imagen» sea el país para esos productos o servicios, más difícil resulta. En alimentación y bienestar, un país como Australia (asociado a naturaleza, deporte y vida saludable) tiene papeletas para que la Oficina aprecie descriptividad o riesgo de engaño sobre el origen.

Y conviene subrayar que esta problemática no se agota en el registro: también el uso de la marca puede resultar controvertido. El denominador común es el mismo que en el registro —el riesgo de engaño sobre el origen geográfico—, pero la diferencia es que, en el uso, ese riesgo se canaliza no solo por el Derecho de marcas (con la posible caducidad de la marca si su uso induce a error), sino sobre todo por la competencia desleal, el consumo y el etiquetado, con legitimación abierta a competidores y autoridades.

Una misma marca, puede tener resultados diferentes según el territorio

El caso pone además de manifiesto una característica esencial del Derecho de marcas: los derechos son territoriales y un signo que resulta registrable en un país no tiene por qué superar el examen en otro.

En Brasil, Hart’s ha conseguido registrar varias marcas que incorporan el término AUSTRALIA amparándose en la posibilidad que contempla expresamente su legislación. El artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial [1] establece que un nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia ni una denominación de origen podrá servir como elemento característico de una marca para un producto o servicio, siempre que no induzca a falsa procedencia. Es decir, la norma no autoriza el registro del nombre geográfico como tal, sino su empleo como uno de los elementos que caracterizan e integran el signo, bajo la condición esencial de que no genere una asociación engañosa sobre el verdadero origen de los productos o servicios.

En la Unión Europea el análisis parte de una lógica similar —evitar que se monopolicen términos descriptivos o que puedan inducir a error—, pero la práctica de la EUIPO ha desarrollado un criterio particularmente exigente respecto de determinados nombres geográficos. La jurisprudencia (a partir de Chiemsee[2]) ha articulado un test escalonado que exige: (i) identificar el lugar geográfico designado por la marca y (ii) apreciar el grado de conocimiento de ese lugar por el público pertinente; (iii) valorar la idoneidad del lugar para ser origen, fabricación o diseño de los productos y servicios; (iv) apreciar si el público establece actualmente un vínculo entre el lugar y los productos o servicios; (v) de no existir hoy tal vínculo, determinar si es razonable suponer que llegará a establecerse en el futuro, atendiendo al grado de familiaridad del público con el nombre y a las características del lugar; y (vi) analizar la relevancia del lugar para la calidad o las características de los productos y servicios a los ojos del público destinatario.

Este criterio explica por qué la EUIPO ha llegado a considerar descriptivo o carente de distintividad un nombre como «AUSTRALIA», al entender que evoca una determinada actitud ante la vida y una reputación que puede influir en la elección del consumidor. El resultado dependerá siempre de los productos y servicios, de la percepción del público y de las circunstancias concretas del signo. Pero sí demuestra que una estrategia marcaria viable en el mercado de origen puede encontrarse con obstáculos diferentes al internacionalizarse.

En el caso de Hart’s, no consta actualmente ninguna solicitud que contenga el término AUSTRALIA con efectos en algún país de la Unión Europea. Por tanto, todavía no sabemos cuál sería el resultado de una eventual solicitud en dicha jurisdicción. Los precedentes existentes, sin embargo, permiten anticipar que el uso de AUSTRALIA como marca tendría que superar un examen especialmente cuidadoso.

Una razón más para analizar la registrabilidad de una marca no solo desde el mercado en el que nace, sino también desde aquellos territorios a los que previsiblemente se extenderá en el futuro.

Lorena Sánchez Merino, Abogada del área de Marcas de Elzaburu.

[1] Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996

[2] 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha denegado la solicitud de marca de la Unión Europea LUX presentada por Rosalía Vila Tobella. La decisión se apoya en la percepción que el público de habla rumana de la Unión Europea tendría del término, al considerar que no sería entendido como una indicación de procedencia empresarial, sino como una referencia promocional o laudatoria al lujo, a una calidad superior o a productos y servicios selectos.

El caso resulta relevante para cualquier empresa o creador que pretenda proteger una denominación en toda la Unión Europea. El carácter unitario de la marca europea implica que un obstáculo apreciado en una parte del territorio puede impedir el registro para el conjunto de los Estados miembros.

¿Qué productos y servicios pretendía proteger la marca LUX?

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha denegado en primera instancia la solicitud de marca de la Unión Europea nº 019198973 LUX solicitada por Rosalía Vila Tobella. Esta solicitud buscaba distinguir productos y servicios en las clases 9, 25 y 41, donde se comprenden, entre otros, grabaciones musicales, contenidos audiovisuales descargables, discos, vinilos, DVDs, gafas, smartphones, cámaras, auriculares, relojes inteligentes, publicaciones electrónicas, prendas de vestir, calzado y servicios de entretenimiento musical y actuaciones en directo.

La solicitud abarcaba, por tanto, distintas líneas vinculadas con la actividad musical y la explotación comercial de la imagen de la artista, desde grabaciones y publicaciones digitales hasta productos tecnológicos, moda y actuaciones en directo.

El procedimiento comenzó con una primera objeción comunicada por la EUIPO el 10 de julio de 2025. La solicitante presentó observaciones el 11 de septiembre de ese año. Tras examinarlas, la Oficina emitió una segunda comunicación de motivos de denegación el 3 de febrero de 2026, en la que desarrolló con mayor detalle su análisis. Al no presentarse nuevas observaciones dentro del plazo concedido, la EUIPO mantuvo la objeción y rechazó la solicitud el 8 de julio de 2026.

¿Por qué considera la EUIPO que LUX no puede registrarse como marca?

La Oficina ha considerado que el signo LUX resulta descriptivo y carece de carácter distintivo para el público de habla rumana de la Unión Europea. Según la EUIPO, dicho público percibiría el término como una referencia directa a “lujo”, “calidad superior”, “selecto” o “excepcional”, y no como una indicación de procedencia empresarial.

En consecuencia, la Oficina entiende que LUX transmite un mensaje promocional o laudatorio aplicable a los productos y servicios solicitados, entre ellos grabaciones musicales, contenidos audiovisuales, prendas de vestir, calzado y servicios de entretenimiento. Es decir, el consumidor no vería en LUX una marca que identifica el origen empresarial de esos productos o servicios, sino una indicación de que estos tienen un carácter premium, exclusivo o de alta calidad.

El carácter distintivo es precisamente lo que permite que una marca cumpla su función esencial, que no es otro que el consumidor pueda asociar unos productos o servicios con una empresa concreta y diferenciarlos de los de otros operadores. Una expresión promocional no está automáticamente excluida del registro, pero debe ser capaz de actuar también como indicación de origen empresarial.

Según la EUIPO, esto no sucede en el caso de LUX. Para el público relevante, el término se limitaría a destacar una cualidad positiva de los productos y servicios, sin incorporar ningún elemento inesperado, juego lingüístico o construcción particular que obligue al consumidor a realizar un esfuerzo interpretativo. Por ello, la percepción descriptiva y laudatoria prevalecería sobre la función distintiva propia de una marca.

¿La denegación se basa únicamente en el público rumano?

Sí. Aunque en una primera comunicación la EUIPO hizo referencia tanto al público de habla inglesa como al público de habla rumana, en la segunda comunicación la objeción quedó centrada únicamente en la percepción del público de habla rumana de la Unión Europea. La decisión final se remite a los motivos expuestos en esa segunda comunicación, que la Oficina considera parte integrante de la resolución.

Este punto es especialmente relevante porque confirma una de las particularidades de la marca de la Unión Europea y es que basta con que exista un motivo de denegación en una parte de la Unión para que la solicitud pueda ser denegada en su conjunto. En este caso, la EUIPO consideró suficiente que el término LUX fuera percibido por el público de habla rumana como una referencia promocional o laudatoria al lujo, a una calidad superior o a productos y servicios selectos.

¿Qué argumentos planteó la solicitante?

La solicitante defendió que el signo solicitado era LUX, y no el término inglés “luxury”, por lo que no cabía equiparar automáticamente ambos signos. También cuestionó las fuentes lingüísticas utilizadas por la Oficina y sostuvo que LUX podía ser entendido con otros significados, en particular como la unidad de medida de la iluminación o como el término latino para “luz”.

Además, invocó la existencia de otros registros de marcas que incorporaban el elemento LUX, tanto ante la propia EUIPO como ante la oficina rumana, y señaló que una solicitud equivalente había sido aceptada para su publicación en Reino Unido.

La EUIPO rechazó estos argumentos. En particular, consideró que el hecho de que LUX pudiera tener otros significados no impedía apreciar su carácter descriptivo o laudatorio si, para el público relevante, una de sus posibles percepciones era la de lujo, calidad superior o carácter selecto de los productos y servicios solicitados.

Asimismo, la Oficina recordó que el sistema de la marca de la Unión Europea es autónomo y que no está vinculada por decisiones anteriores de la propia EUIPO, de oficinas nacionales de Estados miembros o de oficinas de terceros países. Aunque esos antecedentes pueden tomarse en consideración, cada solicitud debe examinarse atendiendo a sus concretos productos y servicios, al público relevante y a las circunstancias existentes en el momento del examen.

Por ello, la aceptación previa de otros signos que incorporaban LUX no fue suficiente para alterar la conclusión de la Oficina en este caso.

¿Es definitiva la denegación de la marca LUX?

No. La decisión ha sido adoptada en primera instancia y puede recurrirse ante las Salas de Recurso de la EUIPO. El recurso debe interponerse en el plazo de dos meses desde la notificación y el escrito de motivos puede presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a esa misma fecha.

Lucía Palomino, Abogada del área de Marcas de ELZABURU

Imagen: Web de Rosalía

¿Qué ocurre cuando un estadio que acoge un partido del Mundial lleva el nombre de una marca que no patrocina oficialmente la competición?

La polémica surgida en torno a algunos estadios del Mundial de Fútbol 2026 refleja bien esta tensión, ya que muchos recintos deportivos se identifican normalmente mediante distintivos asociados a grandes marcas.

Detrás de esta situación se encuentran los denominados acuerdos de naming rights, mediante los cuales una empresa adquiere el derecho a asociar su marca al nombre de un estadio durante un determinado periodo de tiempo a cambio de una contraprestación económica. Estos contratos constituyen una importante fuente de financiación para los propietarios de los recintos y, al mismo tiempo, una potente herramienta de posicionamiento para las empresas patrocinadoras, que buscan que el público identifique de forma inmediata el estadio con su marca.

En la reciente competición, la organización del evento ha requerido omitir el uso de dichas marcas y a utilizar denominaciones neutras.

Esto fija un tablero en el que coexisten la propiedad industrial, los acuerdos de naming rights en vigor, el programa de patrocinio del Mundial 2026 y las, retransmisiones internacionales de un evento deportivo global.

¿Por qué cambian de nombre algunos estadios durante el Mundial?

La organización requiere a los estadios seleccionados para acoger los partidos cambiar de nombre para evitar que marcas no patrocinadoras del evento parezcan asociadas oficialmente al torneo.

El Mundial cuenta con un programa de patrocinio basado en la concesión de derechos exclusivos  de explotación comercial por determinadas categorías de productos y servicios. Esa exclusividad constituye uno de los principales activos del patrocinio deportivo , ya que quien adquiere la condición de patrocinador oficial no solo busca obtener visibilidad durante el evento, sino también impedir que competidores o terceros puedan beneficiarse de su repercusión mediática sin haber asumido el coste de esa inversión.

Por eso, los organizadores aplican políticas de “sitio limpio” o clean site. Bajo este criterio, los espacios vinculados a la competición deben quedar libres de signos distintivos y elementos publicitarios ajenos al programa oficial de patrocinio. Esta exigencia puede afectar a la publicidad interior, la señalética, las fachadas, los soportes visibles desde las gradas, las zonas de prensa, y, en algunos casos, al propio nombre del estadio.

El objetivo no es eliminar de forma permanente la identidad comercial ni cuestionar la validez de los acuerdos de naming rights, sino suspender temporalmente su visibilidad mientras el estadio se integra en el entorno oficial del torneo. De este modo, se preserva la exclusividad comercial comprometida con los patrocinadores oficiales y se evita que terceros puedan obtener una asociación indirecta con la competición.

¿Dónde está el vínculo con la propiedad industrial?

El vínculo radica en la coexistencia de distintos derechos de marca y en el uso de signos distintivos en un evento sujeto a un régimen de exclusividad comercial.

La propiedad industrial protege las marcas, denominaciones y signos distintivos  que identifican el origen empresarial de productos o servicios. En un Mundial confluyen las marcas oficiales de la competición, las marcas de los patrocinadores autorizados, los derechos de licencia y los acuerdos de naming rights que identifican comercialmente los estadios.

El conflicto surge cuando una marca ajena al grupo de patrocinadores oficiales obtiene visibilidad dentro del perímetro del evento. Esa exposición adquiere un especial valor por la difusión internacional de retransmisiones, fotografías, y contenidos informativos y digitales del torneo, lo que puede generar en el público la percepción de una vinculación comercial con la competción.

Ahora bien, esa presencia no responde, por regla general, a un uso ilícito de la marca, sino al ejercicio legítimo de un acuerdo de naming rights previamente suscrito con el propietario o gestor del recinto. La dificultad consiste en compatibilizar ese contrato con las obligaciones asumidas por la sede frente al organizador y con los derechos de exclusividad concedidos a los patrocinadores oficiales.

Desde la perspectiva marcaria, los acuerdos de naming rights persiguen consolidar una asociación estable entre una marca y un recinto deportivo. Esa continuidad favorece que el público identifique espontáneamente el estadio con la marca patrocinadora y constituye uno de los principales factores que justifican la inversión realizada.

Por ello, los cambios sucesivos de denominación o la utilización temporal de nombres neutros durante grandes competiciones no debilitan la marca en sentido jurídico ni afectan a la validez de los derechos marcarios, pero sí pueden reducir la eficacia de la función distintiva y publicitaria que persiguen estos acuerdos, al dificultar que el consumidor mantenga una asociación inmediata y estable entre el estadio y la marca patrocinadora.

El caso de Atlanta: cuando retirar una marca no es tan fácil

El caso de Atlanta muestra que las políticas de “sitio limpio” pueden encontrar límites materiales.

El Mercedes-Benz Stadium, sede habitual de los Atlanta Falcons y del Atlanta United, constituye uno de los ejemplos más ilustrativos. Durante el Mundial se ha identificado como Atlanta Stadium, siguiendo una práctica ya aplicada en la Eurocopa 2024, cuando estadios como  el Allianz Arena pasó a denominarse temporalmente Munich Football Arena.

Sin embargo, el emblema de Mercedes-Benz integrado en la cubierta del recinto plantea una dificultad añadida. Al formar parte del diseño estructural del techo retráctil, su retirada o cobertura no resulta equiparable a la eliminación de un soporte publicitario convencional, ya que podría afectar a la integridad de la instalación o generar costes desproporcionados.

Este supuesto pone de manifiesto que las exigencias derivadas de la política de clean site encuentra un límite cuando la marca forma parte inseparable de la propia infraestructura del estadio.

La respuesta, por tanto, no ha sido la eliminación del signo distintivo, sino la adopción de soluciones de equilibrio mediante la negociación entre las partes: mantener el elemento arquitectónico, limitar su exposición en las retransmisiones y evitar cualquier uso adicional que pudiera sugerir una asociación comercial con la competición

La dimensión digital: marcas, campañas y redes sociales durante el Mundial

La propiedad industrial no solo se juega en el estadio, también en el entorno digital.

El uso de expresiones como FIFA, World Cup, Copa Mundial u otras denominaciones oficiales del torneo puede plantear riesgos cuando persigue una finalidad comercial. Una empresa puede informar, comentar o hacer referencias descriptivas al evento dentro de ciertos límites. Aunque las empresas pueden informar, comentar o realizar referencias meramente descriptivas al evento, el problema surge cuando esos signos se utilizan para promocionar productos o servicios, atraer tráfico o sugerir una vinculación oficial con la competición que en realidad no existe.

Por eso, las empresas que no forman parte del programa oficial de patrocinio deben extremar la cautela en sus campañas durante el Mundial.

El riesgo no se limita al uso de los logotipos oficiales: también puede derivarse del empleo de expresiones, colores, símbolos, imágenes del trofeo, referencias a las ciudades sede o combinaciones de elementos que, considerados en conjunto, sean aptos para transmitir al consumidor una asociación comercial con el torneo.

En definitiva, el riesgo jurídico no depende únicamente del uso de una marca registrada, sino de que el conjunto de la campaña pueda inducir al público a creer, erróneamente, que existe una relación comercial, un patrocinio o una autorización por parte de la organización del Mundial.

Qué pueden aprender las empresas de esta situación

La controversia sobre los estadios del Mundial 2026 demuestra que la propiedad industrial exige coordinar intereses que, aunque legítimos, pueden entrar en conflicto: los contratos de naming rights, los derechos de los patrocinadores oficiales y las reglas comerciales impuestas por los organizadores de grandes eventos deportivos.

Este escenario pone de manifiesto que la gestión de marcas en grandes eventos deportivos requiere alcanzar un equilibrio entre derechos comerciales igualmente legítimos. Los organizadores deben preservar la exclusividad adquirida por sus patrocinadores oficiales, mientras que los titulares de los estadios y los patrocinadores vinculados mediante acuerdos de naming rights deben poder proteger el valor económico y la identidad construida alrededor de sus marcas.

En este contexto, los acuerdos de naming rights deben contemplar desde el inicio posibles situaciones de conflicto, incluyendo la celebración de grandes competiciones internacionales, los cambios temporales de denominación y las limitaciones derivadas de las políticas de clean site. La clave no reside en eliminar unos derechos frente a otros, sino en articular mecanismos contractuales que permitan su convivencia y eviten que una de las partes vea comprometido injustificadamente el valor comercial de su marca.La clave está en anticiparse. Revisar contratos, identificar posibles riesgos y definir una estrategia clara de uso de marcas permite evitar conflictos y garantizar una convivencia equilibrada entre todos los derechos implicados en un entorno de máxima exposición pública.

Alba María López
Socia-Asociada del Área Legal, Negocios y Contratos de Elzaburu

En Jersey, la protección de la marca es sencilla y ágil y, sin embargo, hasta la fecha solo podía obtenerse por la vía de la extensión de un registro británico o a través del Protocolo de Madrid designando el Reino Unido.

Ya en 2024 anunciábamos en nuestro blog que la administración del país estaba trabajando en la gestación de su propio registro independiente de marcas, cuya puesta en marcha se esperaba para un futuro próximo. Pues bien, ese momento llegará el 1 de agosto de 2026, fecha anunciada para la inauguración del Registro de Marcas de Jersey.

¿Qué cambia en la protección de marcas en Jersey?

A partir del 1 de agosto de 2026, Jersey podrá designarse de forma directa e independiente ante la oficina de Jersey o como designación a través del Sistema de Madrid. Esto permitirá proteger marcas en este territorio sin depender necesariamente del Reino Unido.

A partir de entonces, la nueva oficina actuará como administradora de los derechos de marca en el país, como oficina de origen para extender marcas a través del Sistema de Madrid y como Parte Contratante si es designada en una solicitud internacional.

La novedad es relevante para los titulares de marcas internacionales pues podrán contar con el país como un territorio específico dentro de su estrategia de protección, especialmente cuando exista actividad dirigida a este mercado.

Declaración de intención de uso en Jersey

Una de las particularidades más destacables de Jersey como Parte Contratante del Sistema de Madrid es que su selección exigirá una declaración de intención de uso y habrá que estar, por tanto, a los formalismos que la oficina decida exigir.

Este requisito conviene tenerlo presente desde el inicio, porque no se trata solo de añadir un nuevo territorio a una solicitud internacional. La designación de Jersey deberá estar alineada con una previsión realista de uso de la marca en el país y con los requisitos formales que finalmente establezca su oficina.

¿Qué pasará con los derechos de marca ya existentes en Jersey?

Siempre que se producen cambios de este calado, la pregunta más inmediata, y la que mayor inquietud genera, es cómo encajan las novedades en el statu quo anterior.

Es presumible que los derechos obtenidos en Jersey previa extensión de una marca británica permanezcan inalterables, aunque habrá que ver cómo articulan la dependencia de la vigencia entre ambos. Me atrevo a pronosticar que el derecho continuará independiente manteniendo las fechas de prioridad de la marca británica.

Por lo que respecta a las marcas internacionales que designen al Reino Unido y que ya se encuentren registradas en la fecha de entrada en vigor, esto es, el 1 de agosto de 2026, se prevé una transición sencilla mediante una suerte de “pseudo clonación” de la designación en la madre británica, en una nueva hija en Jersey.

Expedientes en trámite antes del 1 de agosto de 2026

En los expedientes que se hallen en tramitación antes de la fecha de entrada en vigor, se reconocerá una protección independiente en Jersey una vez concluido el procedimiento de registro en el Reino Unido; cuando este no llegue a concederse antes del día 1 de agosto, no nacerá derecho alguno en Jersey.

No obstante, cabe entender que, a partir del 1 de agosto de 2026, podrá efectuarse una designación ex novo ya independiente en Jersey, que no se vería perjudicada por los antecedentes acaecidos en el Reino Unido.

Pero ¿qué sucederá con los procedimientos que se encuentren en trámite el día 1 de agosto y que finalmente acaben denegándose en Reino Unido después del 1 de agosto? A mi entender, estos no tendrán ningún efecto en Jersey y necesariamente habrá que replicarlos ya directamente en la nueva jurisdicción.

Qué deberían revisar las empresas con marcas internacionales

Desde un punto de vista práctico, este cambio aconseja revisar las carteras internacionales antes de la entrada en vigor del nuevo sistema. Conviene identificar qué marcas están actualmente protegidas en Jersey por extensión de un derecho británico, qué designaciones del Reino Unido se encuentran todavía en tramitación y en qué casos puede resultar conveniente solicitar una designación independiente de Jersey a partir del 1 de agosto de 2026.

La incorporación de Jersey como designación propia dentro del Sistema de Madrid aporta más claridad y flexibilidad, pero también exige al menos una revisión de los derechos existentes para evitar inconvenientes. Para las empresas con intereses en este territorio, anticiparse será la mejor forma de evitar dudas sobre el alcance real de su protección marcaria.

Cristina Arroyo, Socia-Asociada y Directora del área de marcas en el extranjero de ELZABURU

La organización de una visita papal exige una planificación compleja: seguridad, transporte, acreditaciones, espacios para peregrinos, comunicación institucional y coordinación entre distintas administraciones y entidades.

Pero hay otro elemento menos visible que también forma parte de esa preparación: la protección de los signos distintivos que identifican oficialmente el acontecimiento.

En este tipo de eventos, el logotipo, el lema o la imagen gráfica son la forma en que el público identifica la comunicación oficial, reconoce los productos autorizados y distingue qué usos cuentan realmente con el respaldo de la organización.

Por eso, antes y durante una visita de estas características, la protección marcaria puede convertirse en una herramienta especialmente útil. No se trata solo de registrar un símbolo. Se trata de proteger la identidad del evento y su explotación.

Los registros de marca de la visita del Papa León XIV a España

Con motivo de la visita del papa León XIV a España, la Conferencia Episcopal Española ha solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la protección de los signos oficiales vinculados al viaje.

En concreto, se han identificado dos solicitudes de marca nacional relativas al logotipo oficial, una en color y otra en blanco y negro, así como la protección del lema “Alzad la mirada”.

Registros de marca solicitados por la Conferencia Episcopal en la OEPM para la visita del Papa León XIV a España

La visita genera una intensa actividad de comunicación y una demanda natural de productos conmemorativos: camisetas, tazas, rosarios, publicaciones, cartelería, recuerdos o materiales promocionales. Por lo que, contar con marcas registradas, permite controlar quién puede utilizar el logotipo o el lema, en qué condiciones y para qué productos o servicios.

Este movimiento permite ver con claridad cómo opera la propiedad industrial en acontecimientos de gran repercusión pública. Aunque se trate de un evento religioso e institucional, sus signos identificativos pueden adquirir una dimensión económica, reputacional y organizativa muy relevante.

No es una práctica nueva en visitas papales y grandes encuentros religiosos

La protección de signos vinculados a visitas papales o grandes encuentros religiosos no es una novedad. En ediciones anteriores, distintas organizaciones han protegido logotipos, lemas y denominaciones asociados a estos acontecimientos.

Un ejemplo reciente lo encontramos en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, cuyo logotipo y lema fueron concebidos como elementos centrales de identidad del encuentro. Estos signos no solo servían para comunicar el mensaje espiritual de la cita, sino también para identificar materiales oficiales, productos autorizados, campañas, acreditaciones y soportes de comunicación.

Registro de marca solicitado por la Fundação JMJ Lisboa 2023 en la EUIPO para la visita del Papa Francisco a Lisboa

También en otros países se han registrado lemas o signos vinculados a visitas pontificias, precisamente para evitar usos comerciales no autorizados y preservar la identidad institucional del viaje.

En Colombia, con motivo de la visita del Papa Francisco en septiembre de 2017, la Conferencia Episcopal de Colombia registró el lema “Demos el primer paso” para servicios religiosos.

Registro de marca solicitado por la Conferencia Episcopal de Colombia en la EUIPO para la visita del Papa Francisco a Colombia (2017)

En Chile, la Conferencia Episcopal chilena protegió el lema “Mi paz les doy”, vinculado a la visita pontificia de enero de 2018.

Registro de marca solicitado por la Conferencia Episcopal de Chile en la EUIPO para la visita del Papa Francisco a Chile (2018)

Y en Estados Unidos, la Archidiócesis de Filadelfia registró varias expresiones relacionadas con la visita del Papa Francisco en 2015, entre ellas “Love is Our Mission: The Family Fully Alive” y su versión en español, “El amor es nuestra misión: la familia plenamente viva”, aunque estos registros ya no se encuentran en vigor.

La lógica es similar a la que se aplica en competiciones deportivas, exposiciones universales, congresos internacionales o grandes festivales culturales: cuando un evento genera una identidad reconocible y una actividad económica asociada, sus signos distintivos pueden necesitar protección.

Marcas de evento: una lección para empresas e instituciones

La visita del Papa es, ante todo, un acontecimiento religioso e institucional. Pero también es un evento con una identidad visual, un mensaje oficial, una comunicación coordinada y una actividad económica asociada.

Cualquier evento con identidad propia puede generar activos intangibles que conviene identificar y proteger desde el inicio. Ferias, congresos, aniversarios corporativos, festivales, campañas institucionales, encuentros internacionales o lanzamientos de producto pueden crear signos con valor propio: nombres, lemas, logotipos, hashtags, identidades visuales o denominaciones específicas.

No protegerlos a tiempo puede abrir la puerta a usos no autorizados, registros por terceros o conflictos que dificulten la comunicación y explotación del evento. También puede complicar la gestión de merchandising, patrocinios, colaboraciones o materiales oficiales.

Por eso, la estrategia marcaria debe formar parte de la planificación desde las primeras fases. Antes de lanzar una identidad pública, conviene realizar búsquedas previas, valorar la registrabilidad del signo, definir correctamente los productos y servicios afectados y decidir en qué territorios interesa protegerlo.

Rosa Torrecillas, asociada del área de Marcas de Elzaburu

Preguntas frecuentes sobre marcas y eventos

¿Se puede registrar como marca el lema de un evento?

Sí, siempre que el lema tenga capacidad distintiva y no incurra en prohibiciones absolutas de registro. Debe poder identificar un origen empresarial, institucional u organizativo en relación con determinados productos o servicios.

¿Por qué registrar el logotipo de una visita o congreso?

Porque permite controlar su uso, autorizarlo mediante licencias y actuar frente a terceros que lo utilicen sin consentimiento, especialmente en productos o servicios relacionados con el evento.

¿El registro impide cualquier uso del signo?

No necesariamente. La protección depende del alcance del registro, de los productos y servicios designados y del tipo de uso realizado por terceros. Cada caso debe analizarse de forma individual.

¿Qué ocurre con el merchandising no autorizado?

Si utiliza signos registrados o genera confusión sobre su carácter oficial, el titular de la marca puede ejercitar acciones para solicitar el cese, la retirada de productos y, en su caso, una indemnización.

¿Qué deberían hacer las empresas antes de lanzar un evento con identidad propia?

Realizar una búsqueda previa de disponibilidad, definir los signos que se quieren proteger, seleccionar adecuadamente las clases de productos y servicios y valorar la protección territorial necesaria.

El entorno digital ha tensionado uno de los principios clásicos del derecho de marcas: la territorialidad. En un contexto donde cualquier página web es potencialmente accesible desde múltiples países, surge una cuestión clave para empresas y titulares de derechos: ¿en qué supuestos una actividad online se considera dirigida al público de la Unión Europea (UE) y, en consecuencia, susceptible de constituir una infracción marcaria en dicho territorio?

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 15 de septiembre de 2025 aporta criterios relevantes al respecto, al analizar si la actividad de la web camelstore.com constituía una infracción de las marcas españolas y de la UE CAMEL.

El caso CAMEL: contexto y conflicto

El litigio enfrentó a Japan Tobacco Inc., titular de varias marcas CAMEL, con dos sociedades que comercializaban productos (calzado, ropa y accesorios) utilizando signos idénticos o muy similares a dicha marca, tanto denominativos como gráficos.

La actividad se desarrollaba a través de internet, principalmente mediante la web camelstore.com.

En primera instancia, la demanda fue desestimada. El juzgado entendió que no se había acreditado suficientemente que la actividad estuviera dirigida al público de la UE, pese a que la web era accesible desde este territorio. Entre los elementos considerados estaban el uso del inglés, la moneda en dólares o la ausencia de referencias explícitas a la UE.

Sin embargo, la Audiencia Provincial revisa este planteamiento y ofrece una interpretación más ajustada a la realidad del comercio electrónico.

Accesibilidad vs. actividad dirigida: la clave en derecho de marcas

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la confirmación de un criterio consolidado en el derecho de marcas europeo: la mera accesibilidad de una web desde la UE no basta para apreciar una infracción.

Para que exista infracción, es necesario acreditar que el uso del signo se produce en el tráfico económico de la UE. Esto implica analizar si la actividad está efectivamente dirigida a consumidores de este territorio, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este enfoque evita una aplicación automática y excesiva del derecho de marcas en internet, pero también exige un análisis probatorio más riguroso.

Los indicios que demuestran la orientación al mercado de la UE

A diferencia del juzgado de primera instancia, la Audiencia Provincial considera que sí existían suficientes elementos para acreditar que la actividad de camelstore.com estaba dirigida al público de la UE.

Ventas reales en la UE

Uno de los factores más determinantes fue la existencia de ventas efectivas a consumidores situados en España, Francia, Países Bajos y Portugal. Esto demuestra que la actividad no era meramente potencial, sino que se materializaba en el mercado de la UE.

Operativa comercial continuada en la UE

La documentación aportada reflejaba cientos de operaciones con destino a países de la UE, lo que evidenciaba una actividad comercial estable y no puntual en este territorio.

Condiciones de envío específicas a la UE

La web incluía información detallada sobre envíos a 23 países de la UE, incluyendo plazos, costes y condiciones. Este elemento refuerza la intención de dirigirse a consumidores europeos de forma clara y organizada.

Idioma y moneda: factores no determinantes

La Audiencia descarta que el uso del inglés o de dólares excluya la orientación hacia la UE. El inglés es habitual en el comercio internacional y la conversión automática de divisas elimina barreras reales para el consumidor.

Uso de plataformas adicionales

Además del sitio web, los productos se comercializaban en la UE a través de plataformas como AliExpress, lo que reforzaba la existencia de una estrategia de venta en el mercado de la UE.

La infracción de marca: uso en el tráfico económico de la UE

Una vez acreditada la orientación al mercado de la UE, la Audiencia analiza si existe infracción de marca.

El tribunal concluye que sí, basándose en varios elementos:

• Identidad o alta similitud entre los signos utilizados y las marcas CAMEL
• Uso para productos idénticos o relacionados
• Renombre de la marca anterior
• Existencia de un vínculo en la mente del consumidor

En este contexto, aprecia un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del renombre de la marca, lo que constituye una infracción conforme al derecho de marcas español y de la UE.

Consecuencias jurídicas de la sentencia

La Audiencia Provincial revoca la resolución de primera instancia y estima la demanda.

Entre las principales medidas acordadas destacan:

• Cese del uso del signo CAMEL y del dominio camelstore.com
• Retirada y destrucción de productos infractores
• Indemnización por daños y perjuicios (calculada, entre otros criterios, sobre el volumen de negocio)
• Multa coercitiva diaria en caso de incumplimiento

Claves prácticas del caso para el derecho de marcas

Esta sentencia confirma que, en el ámbito del derecho de marcas, la infracción en internet no puede analizarse a partir de un único elemento aislado. Ni la accesibilidad de una web desde la UE es suficiente, ni factores como el idioma, la moneda o el dominio permiten excluir por sí solos la existencia de una infracción. El análisis debe partir de una valoración conjunta de los indicios disponibles.

El elemento determinante es poder situar el uso del signo en el tráfico económico de la UE. En este caso, la existencia de ventas efectivas, condiciones de envío a múltiples países de la UE y una operativa comercial continuada resultaron claves para acreditar que la actividad estaba dirigida al mercado de la UE.

Desde una perspectiva más amplia, el caso refleja uno de los principales retos actuales del derecho de marcas: equilibrar el carácter global de internet con el principio de territorialidad. La resolución muestra que no basta con la posibilidad de acceso o con ventas puntuales, sino que es necesario un análisis contextual y probatorio que permita determinar la verdadera orientación de la actividad comercial.

Para las empresas, este criterio tiene implicaciones directas tanto en la defensa de sus marcas como en sus estrategias digitales. La vigilancia, la recopilación de pruebas y el análisis de cómo se articula la comercialización online resultan esenciales para identificar riesgos y actuar con seguridad jurídica en un entorno cada vez más globalizado.

Lorena Sánchez, Abogada del área de Marcas de Elzaburu

En 2026 se cumplen 30 años desde que el gobierno de Andorra puso en marcha su Registro de marcas. Desde entonces, y especialmente, tras la apertura de la Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA) en diciembre de 1996, el país ha ido ganando peso como una jurisdicción muy atractiva para empresas, tanto nacionales como internacionales, interesadas en proteger sus activos intangibles.

A lo largo de estas tres décadas, Andorra ha experimentado una notable proyección internacional y una importante evolución económica. En paralelo, su sistema de marcas y su registro han pasado de una administración tradicional a un organismo moderno y digitalizado.  Este aniversario coincide con un momento especialmente significativo para muchos titulares de derechos que solicitaron sus marcas entre 1996 y 1997, ahora próximas a su renovación.

Registro de marcas en Andorra: los inicios de la OMPA

A las 9 de la mañana del día 5 de diciembre de 1996, abrían sus puertas, en el antiguo edificio del B&B Club, las instalaciones que recibirían las primeras solicitudes de marca tramitadas por la Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (en adelante, OMPA).

Las primeras solicitudes correspondieron principalmente a organismos públicos andorranos y a compañías internacionales especialmente sensibilizadas con la protección de su propiedad industrial. La rapidez de aquellas primeras tramitaciones ya anticipaba uno de los rasgos que acabarían caracterizando al sistema andorrano: procedimientos ágiles y una gestión sencilla y eficiente del registro.

La legislación andorrana nació además alineada con los estándares internacionales, pese a que no se ha adherido al Protocolo de Madrid para el registro de marcas ni es miembro de la Unión Europea. Pero se aplica la Clasificación de Niza (con matices) y rige una vigencia de diez años desde la fecha de solicitud, renovable indefinidamente por periodos sucesivos de diez años.

Desde sus inicios, el sistema andorrano contó con una favorable acogida por parte de titulares internacionales, especialmente compañías con intereses en España y Francia. El procedimiento se configuró en catalán, lengua oficial del país, y con el euro como divisa para el pago de tasas, pese a que Andorra no forma parte de la Unión Europea.

En estas últimas décadas, el Principado se ha consolidado como un entorno idílico para los negocios, las finanzas, el turismo y comercio, lo cual se traduce también en un incremento de los depósitos de marca en el país, con un incremento anual superior al 25%.

Cuáles fueron las primeras marcas registradas en Andorra

Las primeras marcas registradas en Andorra tuvieron un marcado carácter institucional. Así, las solicitudes número 1 y 2 correspondieron al Govern d’Andorra, Departament de Turisme, incluyendo la conocida marca «Andorra, el país dels Pirineus» y su logo, uno de los eslóganes más longevos del país, elemento de promoción turística de su naturaleza, deportes de montaña y comercio exclusivo.

• Marca número 1 «Andorra, el país dels Pirineus», solicitada el 5 de diciembre de 1996 a las 09:06
• Marca número 2 solicitada el mismo día a las 09:18

La tercera marca registrada en Andorra correspondió al Institut Nacional Andorrà de Finances, presentada el 5 de diciembre de 1996 a las 09:34.

Tras las citadas entidades públicas, y probablemente por deferencia y por el carácter simbólico que la jornada merecía, hasta los puestos 4, 5 y 7 no llegaron las compañías privadas y extranjeras. Anheuser-Busch, LLC se cuidó mucho de presentar sus marcas a las 10:47, 10:56 y 11:35, respectivamente, entregando en la oficina los correspondientes formularios para sus emblemáticas:

BUD

BUDWEISER

Ya con el número 15, el grupo hotelero español Meliá, solicita su marca insignia GRAN MELIÁ, una de las primeras marcas del sector turístico, muestra de la importancia de este sector para la economía de la zona.

Cómo ha evolucionado la legislación marcaria andorrana

La evolución del sistema marcario andorrano no se detuvo tras la apertura de la OMPA y la posterior creación del Servei de Signes d’Estat, adscrito a la OMPA, en 1998.

Fruto del esfuerzo en modernización y desarrollo tecnológico de la última década, son especialmente destacables la integración de la Seu Electrònica y el Portal de Transparència, que permiten la realización de algunos trámites online.

En paralelo, durante estos años, ELZABURU ha gestionado más de 4.000 marcas en el Principado y ha participado activamente en publicaciones internacionales de referencia sobre propiedad industrial y legislación marcaria andorrana.

Renovación de marcas en Andorra: ¿por qué 2026 y 2027 serán años clave?

Treinta años después de aquellas primeras solicitudes, muchas de las marcas registradas entre 1996 y 1997 siguen aún vigentes y deberán afrontar un nuevo ciclo de renovación entre 2026 y 2027.

Este aspecto tiene una importancia práctica en términos de volumen de actuaciones. Pues, durante los primeros años de funcionamiento de la OMPA se registraron cifras muy elevadas de solicitudes, concentrando uno de los mayores volúmenes de toda su historia. En consecuencia, es posible anticipar que durante lo que queda de 2026 y todo el 2027, se produzca aumento significativo de trámites de renovación, especialmente para titulares con carteras extensas.

Por ello, resulta recomendable revisar con antelación el estado de las marcas que expiran al menos en los próximos 18 meses y planificar adecuadamente las renovaciones para garantizar la continuidad de los derechos.

Cristina Arroyo, Socia-Asociada y directora del área de marcas en el extranjero en Elzaburu.

En Catar, como en otros países en los que rige la sharía, la prohibición del alcohol aplica a ciudadanos y turistas y por ello no es posible comercializar bebidas alcohólicas salvo que se cuente con un permiso especial.
Es posible consumir bebidas alcohólicas en establecimientos específicos, en los hoteles y restaurantes que hayan obtenido una licencia o, si la adquisición es para consumo propio, solo bajo determinadas condiciones que afectan incluso al modo de transporte del producto o a la cantidad que se puede adquirir.

Para respetar las costumbres del país, como es obvio, tampoco es posible beber alcohol en la calle o encontrarse en estado de embriaguez.

Mundial de Fútbol de Catar 2022

Como anécdota curiosa, en un entorno como el Mundial de Futbol de Catar de 2022, primer mundial organizado en Oriente Próximo y que presuponía una cierta ruptura con determinados estereotipos, prejuicios y tópicos, la venta de alcohol también tuvo su momento de protagonismo mediático. Según se hizo eco la prensa internacional, esta fue objeto de negociación de última hora entre la FIFA y las autoridades catarís que inicialmente accedieron a la venta de cerveza en áreas restringidas, para echar el freno a esta decisión a escasos días de la inauguración del torneo.

Cambio en la práctica marcaria en Catar en febrero de 2026

Pues bien, el país ha anunciado a comienzos de este año 2026 un cambio relevante en su práctica marcaria que afecta directamente al sector de las bebidas alcohólicas. Hasta ahora, las mencionadas limitaciones legales en torno a la venta y consumo de alcohol impedían, en la práctica, el registro de marcas para este tipo de productos.

Adopción de la 13.ª edición de la Clasificación de Niza

La adopción de la 13.ª edición de la Clasificación de Niza marca un punto de inflexión, al permitir por primera vez el acceso al registro en todas las clases de productos y servicios, de la 1 a la 45, incluyendo por tanto los productos de las clases 32 y 33 en los que se da cabida a las bebidas alcohólicas.

• Clase 32: cervezas
• Clase 33: vinos, licores y bebidas alcohólicas

Oportunidad para empresas españolas y europeas

Para las empresas españolas y europeas, supone una oportunidad de anticipación en la protección de sus marcas, independientemente de otras consideraciones legales, regulatorias y sociales que determinarán lo que se puede comer y beber en Catar y que habrá que continuar cumpliendo.

Alineación con otros países del Consejo de Cooperación del Golfo

Esta decisión, asimismo, alinea la postura de Catar con la de otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, eliminando barreras administrativas, abriendo una ventana de oportunidad estratégica para marcas globales y evita la necesidad de retorcer estrategias para obtener una cierta protección.

Impacto especial para el sector vitivinícola y cervecero español

Siendo nuestro país una de las mayores superficies de viñedo, uno de los mayores productores de vino del mundo, siendo también la industria cervecera un pilar agroalimentario en nuestra economía, y teniendo presencia algunas de nuestras marcas en mercados internacionales, seguramente esta noticia suscite interés. Y, no solo para adelantarse a proteger los derechos de marca sino también para establecer medidas de vigilancia frente a solicitudes de terceros.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha denegado recientemente el registro de la marca ROBOTAXI solicitada por Tesla para identificar vehículos y servicios vinculados al transporte autónomo.

El término está asociado al proyecto de movilidad autónoma de la compañía, que prevé desplegar una red de vehículos sin conductor destinados al transporte de pasajeros. Sin embargo, la Oficina ha considerado que el signo Robotaxi es descriptivo de los productos y servicios solicitados.

La decisión resulta especialmente relevante en un contexto en el que conceptos tecnológicos emergentes (como la conducción autónoma) generan nuevos términos que rápidamente se incorporan al lenguaje común. En estos casos, la frontera entre una denominación registrable como marca y un término meramente descriptivo puede resultar determinante para la protección de los activos de propiedad industrial.

Antecedentes del caso

Para entender la decisión de la EUIPO debemos tener en cuenta las siguientes solicitudes:

1. La empresa Robotaxi Ltd solicitó la marca de la UE nº 013813167 ROBOTAXI (11 de marzo de 2015) para designar: Alquiler de coches; Alquiler de vehículos; Transporte en coche alquilado; Alquiler de coches; Servicios de taxi; Transporte de pasajeros; Servicios de taxi; Facilitación de vehículos de alquiler para el transporte de pasajeros. Esta marca fue concedida el 21/10/2015 sin oposición.
2. Posteriormente, Monsieur ZOUBIER HARBAOUI solicitó la marca francesa nº 716940 ROBOTAXI (el 30 de diciembre de 2020), para las clases 9, 12, 39, 42. Este registro fue concedido el 2 de junio de 2021.
3. Recientemente, Testa, Inc. ha solicitado la marca de la UE nº 019171190 ROBOTAXI que designa productos en clase 12 (Land vehicles; electric vehicles, namely automobiles; automobiles; and structural parts therefor) y servicios en clases 39 (Leasing of motor vehicles; transportation and storage of automobiles; transportation of passengers and goods; coordinating travel arrangements for individuals and for groups, namely, arranging time-based ridesharing services for individuals and for groups; vehicle rental services; vehicle sharing services, namely, arranging and coordinating temporary use of vehicles; transportation and delivery services, namely, monitoring, managing, and tracking of transportation of persons and delivery of goods and packages; conveyance rental and sharing services, namely, arranging and coordinating peer-to-peer vehicle sharing and rental services).

Decisión

En este caso la EUIPO ha denegado la solicitud ya que entiende que el signo ROBOTAXI es descriptivo de los productos y servicios solicitados. Concretamente, entiende que para público relevante se percibirá como un “Taxi conducido por un robot; vehículo automático no tripulado, destinado al transporte personal” (Taxi driven by a robot; automatic non-human driven vehicle, intended for personal transportation.)

Testa, Inc. parece que argumentó en su defensa que la Oficina ha aceptado signos muy similares, algunos de ellos incluso presentados por el mismo solicitante, y que esta debe asegurarse de que casos comparables se resuelvan de manera comparable, a menos que una distinción objetiva y factual justifique un resultado diferente.

No obstante, la EUIPO recuerda que «las decisiones relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea (…) se adoptan en el ejercicio de poderes circunscritos y no son una cuestión de discreción«. En consecuencia, la registrabilidad de un signo como MUE debe evaluarse conforme a lo que establece el Reglamento de Marca de la UE y no con base en la práctica previa de la Oficina.

También recuerda que las prácticas del mercado, los idiomas y las prácticas de examen evolucionan con el tiempo, y algunas de las marcas citadas fueron aceptadas porque, en el momento de su solicitud, se consideraban registrables, aunque eso ya no sea el caso hoy en día.

Conclusión

La EUIPO ha denegado la solicitud de la marca ROBOTAXI por considerarla descriptiva, pero hay que tener en cuenta que ello no es contradictorio con decisiones anteriores ya que:

1. No se encuentra vinculada por decisiones anteriores ni de la propia EUIPO ni de otras oficinas (como la francesa).
2. El criterio utilizado en solicitudes anteriores no necesariamente se ajusta al criterio aplicado en la actualidad dado que los usos lingüísticos varían con el tiempo.

Elzaburu y el asesoramiento en materia de marcas

La protección de signos distintivos en sectores tecnológicos emergentes exige analizar cuidadosamente los requisitos de registrabilidad, especialmente en lo relativo al carácter distintivo y al riesgo de que un término sea considerado descriptivo de los productos o servicios que identifica.

En Elzaburu asesoramos a empresas nacionales e internacionales en el diseño de estrategias de registro de marcas, vigilancia de carteras marcarias y defensa de sus derechos ante oficinas y tribunales.

Marta Rodríguez, Socia-Asociada del área de Marcas de Elzaburu.