Los juzgados españoles dedican mucho tiempo a los “traslados”. Así, cuando el demandado por infracción de patentes presenta una reconvención de validez, el juzgado debe dar traslado al demandante. Este traslado es de vital importancia porque pone en marcha el plazo de dos meses para contestar a la reconvención. Sin embargo, se trata de un traslado simbólico porque el demandante ya tiene el escrito en su poder gracias al «traslado entre procuradores». ¿No sería más lógico que se iniciara el plazo desde ese traslado anterior? Práctico, pero una afrenta inmediata al principio de que el proceso deber ser impulsado y controlado por el juzgado. La solución es sencilla. En un momento posterior, el juzgado dicta una resolución efectuando un «traslado» simbólico y dando comienzo al plazo.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando la Ley de Patentes de 2015 permitió al titular de la patente presentar una solicitud de limitación de la patente en respuesta a la reconvención. Aunque esto siempre había sido posible en virtud del artículo 138.3 del CPE, carecía de un cauce procesal específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que había dado lugar a cierta improvisación por parte de los tribunales. El artículo 120 de la nueva Ley cambió todo esto especificando que la solicitud de limitación debía presentarse con la contestación a la reconvención y fijando un plazo de dos meses para responder. Como de costumbre, el juzgado debía «dar traslado» de la solicitud al demandado reconviniente, cuyo plazo para responder comenzaba, sin embargo, a partir de la «recepción» de la solicitud. Esto dio lugar a una serie de artículos académicos que sostenían que el comienzo de este nuevo plazo no sería desde el «traslado» del juzgado, sino mucho antes, desde el momento del traslado entre procuradores.

En el auto de 11 de febrero pasado, el Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Barcelona resuelve esta cuestión a favor del traslado judicial: «Cualquier otra interpretación de las propuestas supondría dejar en manos de una de las partes el inicio del cómputo de plazos procesales, el impulso del proceso, amén de vaciar de contenido la previsión establecida en el primer párrafo del precepto. Llevado al absurdo: si el inicio del cómputo del plazo fuera desde el momento de la recepción de la solicitud –  traslado entre procuradores, entre las mismas partes, se entiende -, ¿para qué está previsto el traslado por el Juez o Tribunal?». Pues el artículo 120.5 «en ningún caso, autoriza a soslayar o relegar el impulso del proceso, el control de los tiempos y su cómputo por parte del órgano judicial«.

Autor: Colm Ahern

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Los diseños en China (llamados “patentes de diseño” en aquel país) se encuentran amparados por la Ley de Patentes de la República Popular China [en inglés]. Este texto legal entró en vigor en 1985 y ha sido reformado en 1992, 2000 y 2008.

El 1 de junio de 2021 va a entrar en vigor una cuarta reforma con modificaciones importantes referentes a los diseños. En efecto, se hacía necesario actualizar algunos aspectos de la protección del diseño industrial en China para lograr, entre otros propósitos, su armonización con los sistemas de protección del diseño industrial en las principales oficinas del mundo. De este modo, se podrá facilitar la protección de los diseños extranjeros en China y, a la vez, mejorar la protección de los diseños de solicitantes chinos en otros países y Oficinas.

Esta reforma también hay que enmarcarla en los preparativos de China para adherirse al Sistema de La Haya para la protección de diseños internacionales, ya que, tras las adhesiones de la EUIPO, Corea del Sur, EE.UU. y Japón, China es el único de los países del IP5 (que incluye las cinco principales Oficinas de Patentes del mundo) que aún no lo ha suscrito.

Tampoco hay que olvidar la importancia de China a nivel mundial en el número de solicitudes de diseño presentadas. Durante los últimos años la CNIPA ha sido con diferencia la Oficina de Patentes que ha recibido un mayor número de solicitudes de diseño. A modo de ejemplo, tanto en 2018 como en 2019 se superaron las 700.000 solicitudes anuales de diseño en China, lo que supuso más del 50% de todas las solicitudes de diseño a nivel mundial.

Los principales cambios que afectarán a los diseños en China se pueden resumir en los siguientes puntos:

1.- Ampliación de la duración de la vida legal de los diseños a 15 años.

El Artículo 42(1) de la Ley de Patentes amplía su vida legal de 10 a 15 años, siempre desde la fecha de presentación de la solicitud de diseño en China.

Esta ampliación del plazo de protección del diseño en China viene motivada por el Arreglo de La Haya, que requiere que los Estados Contratantes del mismo tengan un periodo de protección mínimo de 15 años para sus diseños nacionales.

2.- Posibilidad de protección por diseño para las partes de un producto.

El Artículo 2(4) de la Ley de Patentes ha sido modificado para incluir en la definición de “diseño” la posibilidad de que este se refiera a “la totalidad o una parte” de un producto.

Esta modificación permite ampliar el alcance de protección de los diseños a los diseños parciales o a los diseños de una parte de un producto.

Con esta nueva disposición, por ejemplo, se podrá proteger con mayor seguridad el diseño de una parte de un producto, sin necesidad de proteger el diseño de todo el producto. Actualmente es necesario representar el producto completo en trazo continuo, pero tras la reforma será posible mostrar en trazos continuos solamente la parte a proteger y en trazos discontinuos aquellas partes del producto para las que no se desea protección.

Se espera además que esta nueva posibilidad de protección para diseños parciales o para una parte de un producto permita incentivar la presentación de nuevas solicitudes de diseño, mejorando de este modo la protección frente a posibles infractores. En efecto, a partir de la reforma solamente será necesaria la copia de la parte protegida (por ejemplo, la suela de un calzado, o el mango de una herramienta), y no de todo el producto para poder entablar actuaciones frente a posibles infracciones.

Esta disposición permitirá alinear la práctica en China con las de los otros países del IP5, ya que en todos ellos es posible actualmente la protección para las partes de un producto.

3.- Posibilidad de reivindicación de prioridad interna para diseños.

El Artículo 29(2) de la Ley de Patentes introduce la posibilidad de reivindicar la prioridad interna de una solicitud anterior de diseño en China, dentro del plazo de 6 meses, con el objeto de permitir una presentación mejorada de una solicitud de diseño posterior.

Con el sistema actual, si un solicitante presenta una solicitud de diseño en China, y el diseño sufre mejoras o modificaciones, es necesario presentar una nueva solicitud de diseño. En el caso de que el diseño mejorado se diferencie en cambios relativamente menores, su solicitud de diseño resultaría vulnerable debido a la existencia de la primera solicitud.

Con la introducción de la posibilidad de reivindicar la prioridad interna de los diseños en China se evitan esos inconvenientes, ya que una vez creado el diseño el solicitante podrá presentar una primera solicitud de diseño para obtener una fecha de presentación más temprana, y luego mejorarlo dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la primera solicitud, reivindicando su prioridad.

En resumen, la reforma del sistema de protección para los diseños industriales en China supone un avance significativo que permitirá incentivar la innovación en el campo del diseño y mejorar su seguridad jurídica. Otros aspectos susceptibles de modificación, como ampliar la posibilidad de solicitudes múltiples de diseño, o la elaboración de un examen sustantivo o una búsqueda de diseños anteriores durante la tramitación, no han sido incluidos. Quizá en una próxima reforma.

Autor: Pedro Saturio

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La apuesta de Barcelona por mantener el MWC 2021 parece felizmente en firme. Hoy 6 de mayo se ha hecho público el Protocolo del Tribunal Mercantil de Barcelona y del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante para garantizar las actuaciones rápidas en materia de medidas cautelares y diligencias preliminares por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual.

Aspectos a sopesar:

1. El MWC se celebrará entre los días 28 de junio al 1 de julio 2021.
2. El Tribunal Mercantil de Barcelona resolverá en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos que tienen por objeto evitar que se decreten medidas cautelares sin audiencia contra compañías que participen como exhibidores en el MWC.
3. Las diligencias preliminares o de comprobación de hechos basadas en derechos de autor, patentes, marcas, diseños, competencia desleal o publicidad en relación con productos exhibidos en el MWC tendrán tramitación preferente y prioritaria y serán resueltas en el plazo de dos días (48 horas).
4. Las solicitudes de medidas cautelares tendrán también tramitación preferente y serán resueltas en el plazo de 48 horas (si se conceden sin audiencia del demandado) o 10 días (si se conceden señalamiento de vista previa en caso de que se haya presentado escrito preventivo por el exhibidor).
5. Las diligencias preliminares y las medidas cautelares podrán dirigirse tanto contra actos de presentación o exhibición de productos en modo presencial como contra aquellos que se realicen online y/o en cualquier tipo de plataforma virtual.
6. Las Vistas de medidas cautelares serán celebradas preferentemente de forma telemática.
7. Es tiempo ahora de que las empresas, según su posición, fijen sus estrategias con tiempo suficiente para asegurar una respuesta judicial adecuada. La experiencia contrastada de ELZABURU en varias ediciones consecutivas del MWC está a su servicio.

Acceda al Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress 2021.

Autor: Enrique Armijo-Chávarri

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Según informa la Comisión Europea, el Certificado Verde Digital de Vacunación (CVD) es una acreditación digital que contribuirá a garantizar que las restricciones actualmente en vigor puedan suprimirse de manera coordinada, facilitando la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea. Este certificado incluirá únicamente la información clave necesaria, como el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de expedición, la información pertinente sobre la vacuna / la prueba / la recuperación y un identificador único. En principio, la intención del Gobierno de España es tenerlo implantado en junio de este año, de modo que sea plenamente funcional de cara a los meses de verano.

Puesto que este es un proyecto que ha generado algo de controversia, a continuación, Ruth Benito, Of Counsel de ELZABURU y especialista en derecho de protección de datos personales y privacidad, realiza un análisis de los requisitos que a nivel de privacidad se espera de dicho certificado en su puesta en marcha:

1.- Protección de Datos y seguridad desde el diseño y por defecto

Este es el primer punto por dos motivos, fundamentalmente:

1. Contrariamente a lo que se suele pensar, aplicar criterios de privacidad y seguridad desde el inicio de cualquier proyecto ayuda a sacar éste adelante con mejores resultados a nivel de eficacia del propio proyecto y de confianza de los individuos, minora los riesgos para estos y evita tener que realizar posteriores ajustes.
2. Nos preocupa que en la propuesta de Reglamento europeo sobre el Certificado Verde Digital (CVD) se haya indicado que no se ha llevado a cabo una Evaluación de Impacto dada la urgencia existente, cuando tales evaluaciones son uno de los instrumentos que más confianza pueden aportar a la ciudadanía.

2.- Transparencia total

Los ciudadanos europeos tenemos derecho a conocer con exactitud cuál es la información que este certificado va a manejar sobre nosotros, cómo se va a manejar y quiénes son los implicados en dicho manejo.

La futura publicación del Reglamento sobre el CVD (ahora mismo sólo propuesta) aportará bastante información al respecto, pero aún quedarán muchas particularidades propias de cada Estado miembro, sobre todo respecto a las empresas, tecnología y medidas de seguridad aplicadas en cada caso.

3.- No discriminación

Algo en lo que varios países han hecho hincapié es que este CVD no debe permitir que se produzca ningún tipo de discriminación.

Este Certificado se crea para facilitar la libre circulación de los ciudadanos europeos de manera segura entre los Estados miembros de la UE. Por lo tanto, debe garantizarse que sólo se utilizará para este fin y no para otras cuestiones que podrían implicar discriminación, ni siquiera por parte del propio titular del certificado, como por ejemplo si se aprovechara en procesos de selección para puestos de trabajo.

Cabe cuestionarse si el CVD ya viene de serie con una cierta discriminación y es que aquellos que no se hayan podido vacunar aún ni hayan pasado la enfermedad, tendrán que costearse unas pruebas diagnósticas, cuyo resultado pueda figurar en el Certificado o puedan acreditarlo por otra vía a efectos de poder viajar.

4.- Utilidad y eficacia reales

La información reflejada en el CVD debe estar actualizada en todo momento, pero también debe ser apropiada para el objetivo perseguido. Este es un punto que parece que a día de hoy no se ha resuelto de manera total y es que no se tiene aún evidencia científica de que las personas inmunizadas, bien por haber pasado la enfermedad bien por haber sido vacunadas, no sean transmisoras de la enfermedad, es decir que no puedan contagiar a otros.

Por otra parte, tampoco se sabe, por ser pronto aún, cuánto tiempo durará esa inmunidad. En consecuencia, la información no parece todo lo fiable que sería deseable para los fines que se persiguen, lo que puede chocar con el principio de exactitud de los datos. Entendemos que se debe ir avanzando en la cuestión y que se tendrán en cuenta las conclusiones y evidencias científicas para realizar los ajustes necesarios en el sistema que garanticen la mayor eficacia del mismo con una correcta utilización de nuestros datos personales.

5.- Minimizar los datos

Tanto los que se manejen en las “tripas” del CVD como los que finalmente se reflejen en la aplicación o el papel a la hora de viajar, deben ser los mínimos realmente necesarios para el objetivo perseguido.

No sabemos aún con exactitud cuál será la información que se muestre cuando se haga uso del pasaporte, pero es algo que debe analizarse con detalle. Por ejemplo, podría bastar con una especia de “Apto” o “No apto” para viajar, si no hiciera falta conocer cuál es la situación que habilita a la persona (estar vacunado, haber pasado la enfermedad o tener una prueba diagnóstica con resultado negativo), o podría ser necesario conocer la situación concreta habilitante pero no hacer falta, a efectos de permitir el acceso al territorio, saber qué vacuna concreta se ha inoculado, o qué tipo de test se ha realizado, etc.

6.- Vigilar a los compañeros de viaje

Las autoridades nacionales deberán evaluar si los proveedores de la tecnología, infraestructura, almacenamiento, etc., ofrecen garantías suficientes a fin de que el manejo de esa información personal, que es sensible, se realice con las medidas de seguridad apropiadas y no se vayan a producir injerencias injustificadas en los derechos de los ciudadanos europeos. En todo caso, entendemos que la empresa o empresas elegidas, de cara a España, deberán cumplir con las medidas que resulten necesarias en virtud del Esquema Nacional de Seguridad.

7.- Interoperabilidad

Tal y como ya se recoge en la propuesta de Reglamento europeo, deben reunirse unas condiciones uniformes para la expedición, verificación y aceptación de los certificados en todos los países de la UE. De otro modo no se estaría facilitando realmente la movilidad de los europeos en territorio de la Unión.

8.- Universal y gratuito

La propuesta de Reglamento también prevé, acertadamente, que el CVD debe ser universal y gratuito, lo que no significa que tenga que permitirnos viajar gratis y por todo el mundo (¡ya quisiéramos!), sino que todos los europeos deben poder acceder al certificado de manera gratuita.

La gratuidad es realmente una condición para que el CVD sea universal. Pero también debe garantizarse que podrán beneficiarse del mismo de manera efectiva ciertos sujetos vulnerables, como por ejemplo menores de edad (quienes además no están recibiendo la vacuna), personas con discapacidad (accesibilidad) o personas desfavorecidas por la brecha digital.

9.- El que parte y reparte se lleva un tortazo

Esto no es una tarta de la que se pueda sacar tajada. Por lo tanto, las autoridades y compañías involucradas en el CVD, fuera de los fines previstos, no pueden compartir la información sanitaria de los europeos o aprovecharla en modo alguno y los operadores transfronterizos de servicios de transporte de viajeros que deban acceder a los certificados, no deberían generar sus propias bases de datos con la información de éstos.

10.- Que no venga para quedarse

El CVD sólo tiene sentido, y por tanto justificación y legitimación, mientras dure la pandemia y/o emergencia sanitaria. Por lo tanto, superada tal situación (ojalá sea más pronto que tarde), tanto el certificado como la tecnología que lo sustenta debe cesar y la información sanitaria de los europeos que haya quedado almacenada en los sistemas del CVD debe ser eliminada.

Anteriormente publicado en Confilegal, por Luis Javier Sánchez.

Para más información, puede escuchar la entrevista en la que participó Ruth Benito para Ventaja Legal, de Capital Radio.

Autora: Ruth Benito

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Los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas (o nombres comerciales) son muy habituales y ha habido siempre un importante debate, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sobre la relación y diferencias entre ambas figuras y, concretamente, sobre el alcance que tiene el derecho de exclusiva que confiere un registro de marca (o nombre comercial) frente a una denominación social que pudiera ser coincidente o similar a dichos signos.

Primero hay que precisar las diferencias entre una y otras figuras:

• La denominación social es el nombre que sirve para identificar a las empresas en el tráfico jurídico (normalmente figurará en la documentación de la compañía que se refiera a sus relaciones jurídicas como facturas, contratos, etc.). Se inscribe en el Registro Mercantil y su regulación se encuentra recogida en el Reglamento del Registro Mercantil.
• La marca es el nombre o signo que sirve para identificar los productos y servicios de una empresa en el mercado y distinguirlos de los de otras empresas, y el nombre comercial es el nombre o signo que sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de otras que realicen actividades similares o idénticas en el mercado. Ambas se inscriben en la Oficina Española de Patentes y Marcas y su registro confiere a su titular un derecho de exclusiva para utilizarlas en el tráfico.

¿Qué ocurre cuando una denominación social coincide o se asemeja a una marca o nombre comercial registrado? ¿Constituye dicha denominación social una infracción de estos últimos?

Las normas que resuelven este conflicto son las siguientes de la Ley de Marcas:

• La Disposición adicional 14ª
• El Artículo 34

La Disposición adicional 14ª de la Ley de Marcas establece una prohibición dirigida al Registro Mercantil: los órganos registrales mercantiles denegarán la denominación social solicitada si ésta coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados.

A tenor de dicha norma, es claro, por tanto, que una nueva solicitud de denominación social no puede chocar con una marca o nombre comercial renombrados. Pero ¿qué pasa cuando la marca o el nombre comercial no son renombrados? ¿o cuando esa denominación social ya está registrada en el Registro Mercantil? ¿Puede el titular de la marca o nombre comercial invocar sus derechos de exclusiva para pedir la cancelación de la denominación social o impedir su uso?

En este otro caso, hay que acudir al artículo 34 de la Ley de Marcas, que es el precepto que regula los derechos conferidos por el registro de marca o nombre comercial. Pues bien, según este precepto, para que el titular de la marca o nombre comercial pueda prohibir que un tercero utilice un signo, deben cumplirse varios requisitos cumulativos, de los cuales, a los efectos del tema que nos ocupa, nos interesa destacar los siguientes:

• El uso debe ser en el tráfico económico.
• Y el uso debe ser en relación con productos o

De lo anterior se deduce que:

• El mero registro de una denominación social en el Registro Mercantil no constituye por sí mismo una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que el titular de éstos pueda prohibir. Es necesario que dicha denominación social se utilice en el tráfico económico, esto es, en el mercado.
• El mero uso de la denominación social como tal, esto es, para la finalidad que le es propia, que es la de identificar a la empresa en el tráfico jurídico, no puede constituir una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que faculte a sus titulares a prohibir tal uso. Es necesario que el uso de dicha denominación social se realice en relación con productos o servicios.

Se tratará, a la postre, de un uso impropio de la denominación social, pues, como se ha apuntado antes, no es ese el fin para el que está destinada (fines propios de las marcas y nombres comerciales), que es identificar a la empresa en el tráfico jurídico.

En resumen, el titular de una marca o nombre comercial registrados podrá prohibir que se utilice una denominación social siempre que (además de otros requisitos de infracción -confusión, etc.-) dicha denominación social: (i) se utilice en el tráfico económico, y (ii) en relación con productos o servicios. La facultad de prohibir una utilización infractora de una denominación social la contempla también, expresamente, en el art. 34.3 (d) de la Ley de Marcas.

Por lo demás, la jurisprudencia ha confirmado los anteriores parámetros o requisitos. Es célebre en este asunto la Sentencia del TJUE C-17/06 Céline de 11 de septiembre de 2007 cuya doctrina sigue en vigor y siendo aplicada por nuestros tribunales nacionales.

Anteriormente publicado en Economist & Jurist

Autora: María Cadarso

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Hacia el año 2015, se ha estado fraguando un nuevo sistema en el norte de Europa que pretende armonizar y unificar, hasta un cierto punto, el registro de marcas en Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. Se trata del llamado “Eurasian IP System” , en castellano, Sistema Euroasiático de Propiedad Intelectual.

El Sistema de Eurasia se crea fundamentalmente bajo el marco del “Eurasian Economic Union (EAEU)” y se basa en el “Treaty on the Eurasian Economic Union”. Por el momento sólo son miembros los cinco países mencionados, pero es muy posible que otros de la región vayan adhiriéndose con el tiempo.

Para nosotros los españoles y, en general, para el mundo occidental, los mercados orientales de nuestro continente quizá nos puedan parecer algo desconocidos, lejanos, poco relevantes o muy ajenos a nuestras vidas cotidianas muy centrados en la Unión Europea, América. Sin embargo, en el mundo, sobre todo en Asia, estos mercados tienen muchísima importancia. El mercado ruso mira de manera muy principal hacia Asia y este proceso de integración con otros estados de la región para impulsar sus economías lleva muchos años desarrollándose.

La alianza entre estos cinco Estados, pretende la consecución de un espacio económico libre y único en el que los bienes, capitales, servicios y personas circulen libremente dentro de un solo mercado y bajo el marco de una integración aduanera coordinada.

En lo que afecta a nuestra profesión, el nuevo sistema de registro de marcas está a punto de materializarse -estaba previsto para el 2020- como una oportunidad más para el registro y la protección de las marcas, pese a que aún hay muchos flecos por perfilar. Además de los objetivos lógicos de todo mercado común, da la impresión de que este nuevo sistema persigue también agilizar el registro de marcas en estas jurisdicciones.

Estableciendo una comparación con otros sistemas de registro conocidos, se trataría a grandes rasgos de un sistema más similar al Sistema de Madrid que al de la marca en la Unión Europea o al administrado por L’ Organization Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).  No es un sistema unitario por completo, sino un sistema que permite la obtención de un registro de marca para la consecución de un haz de registros nacionales pero que mantiene una cierta unidad y dependencia para algunos trámites y aspectos. Por tanto, desde el momento en el que entre en vigor este nuevo registro, constituirá una fórmula estratégica más para la protección e internacionalización de las marcas.

Se conocen ya algunas características del que será el Sistema de marcas Euroasiático. Compartimos algunas pinceladas:

1. La solicitud será única y se depositará ante cualquiera de las oficinas de propiedad intelectual a elegir entre las de Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia.
2. Una de las oficinas de los Estados integrantes hará las veces de “oficina receptora” y será la encargada de realizar un examen formal de la solicitud.
3. El examen de fondo lo realizará cada oficina de propiedad intelectual en cada país.
4. Como no podía ser de otra forma, el idioma oficial será el ruso.
5. Para que una marca se conceda deberá resultar concedida en todos los países. Es decir, pese a que una vez concedida la marca se convierte en un haz de registros nacionales, deberá concederse por todas las oficinas. De lo contrario, será necesario transformar en registro Euroasiático en registros independientes nacionales.
6. La duración del procedimiento se estima que será de un 1 año aproximadamente.
7. Existirá un procedimiento de oposición con un plazo de 3 meses. La oposición se deberá presentar ante la oficina receptora en la que fue depositada la solicitud.
8. Se prevé que el uso de la marca en uno de los países pueda servir como prueba de uso en los demás.
9. No está claro cuál tendrá que ser la oficina ante la que se deba solicitar la renovación de una marca, pero cabe pensar, que también habrá de depositarse ante la oficina que recibió la solicitud de la marca.
10. Se desconoce si se prevé que la Marca Euroasiática entre a formar parte del Protocolo de Madrid. Por lo que no será posible hacer una designación de esta jurisdicción por la vía de Madrid, al menos en el corto-medio plazo.
11. Por el momento no existen Tribunales ni una administración euroasiática unitaria ni centralizada. Por tanto, las cuestiones administrativas, parece que hay que defenderlas ante la oficina por medio de la cual se ha solicitado la marca y las cuestiones judiciales, se conocerán por el juzgado nacional competente.

Será muy interesante conocer en qué manera conviven en la práctica este nuevo Sistema Euroasiático y el Protocolo de Madrid. La realidad es que el Protocolo de Madrid permite proteger las marcas no sólo en Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia, sino la práctica totalidad del norte de Europa y buena parte de Asia a través de un procedimiento parcialmente centralizado en las fases iniciales y que actualmente permite realizar una gestión más o menos centralizada de las carteras.

Autora: Cristina Arroyo

Previamente publicado en Economist & Jurist

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El 28 de junio de 2011 Kerry Luxembourg Sàrl (“Kerry”) solicitó la marca de la UE KERRYMAID (denominativa) para distintos productos en clases 29 y 30. La compañía irlandesa Ornua Co-operative Ltd. (“Ornua”) presentó oposición sobre la base de 18 marcas prioritarias compuestas por el signo KERRYGOLD y registradas en clases 1, 5, 29, 30, 32 y 33, en base a los arts. 8.1. b), 8.4 y 8.5 RMUE.

La División de Oposición estimó la oposición aplicando el art. 8.5 RMUE y en base a la siguiente marca:

En diciembre de 2013 la solicitante interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición. No obstante, los procedimientos ante la EUIPO fueron suspendidos con motivo de la acción de infracción interpuesta por Ornua ante los tribunales españoles por la comercialización de productos bajo la marca KERRYMAID.

En julio de 2019 la Sala de Recurso resolvió el recurso interpuesto por Kerry anulando parcialmente la decisión de la División de Oposición y estimando la oposición formulada por Ornua en base al art. 8.1.b) RMUE, para todos los productos cubiertos por la marca solicitada con la excepción de “carne, pescado, carne de aves y caza, frutas y verduras en conserva, seca y cocida” en clase 29. La Sala de Recurso concluyó que los signos en conflicto eran similares en un grado medio y, por tanto, existía un riesgo de confusión en relación con los productos en clases 30 y 29 que eran idénticos o similares a los productos cubiertos por la marca anterior. Además, la Sala señaló que la coexistencia pacífica de los signos controvertidos en Irlanda y el Reino Unido no permitía concluir que no existiera riesgo de confusión para una  parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término «kerry».

El recurso de Kerry ante el Tribunal General (TG) se basa en un único motivo: la supuesta infracción por la resolución de la Sala de Recurso del art. 8.1 b) RMUE. Kerry argumenta que la Sala erró al concluir que existía un riesgo de confusión entre las marcas en pugna e impugna las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la percepción del público relevante del nombre geográfico «kerry», el carácter distintivo de la marca anterior y la similitud de los signos controvertidos.

El TG en sentencia de 10 de marzo de 2021 (T‑693/19) inadmite el recurso de Kerry y confirma la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO en base a las siguientes apreciaciones:

• Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso de que no había ningún indicio claro de que el público no anglófono de la Europa continental entendiera el término «kerry» como una indicación geográfica de los productos designados.
• Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera poner en tela de juicio la apreciación de la Sala de Recurso de que el término «kerry» incluido en la marca anterior tenía, para la mayor parte del público relevante, excepto el público irlandés y eventualmente el público del Reino Unido, carácter distintivo en relación con los productos para los que se registró la marca.
• Que, aunque pudiera apreciarse que el público relevante en su conjunto percibe el término «kerry» como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, no cabe cuestionar la conclusión de la Sala de Recurso de que el elemento denominativo «kerrygold» es el elemento dominante de la marca anterior y ello en la medida en que, al contrario de lo que afirma Kerry, dicha conclusión no se derivó exclusivamente de la presencia del término “kerry” en el elemento denominativo “kerrygold”, sino de la posición y tamaño de dicho elemento y la nula distintividad de los elementos figurativos de la marca anterior.
• Que la Sala no cometió un error al no considerar que los elementos figurativos de la marca anterior no eran los elementos dominantes y distintivos del signo y ello en la medida en que, como la Sala apreció,  la representación de una vaca pastando que figura en la marca anterior, en relación con productos lácteos, será percibida por los consumidores como un elemento descriptivo de la naturaleza de los productos designados y que los demás elementos figurativos del signo (las flores, el fondo verde, las líneas blancas y la tipografía utilizada) serán percibidos como elementos meramente decorativos que no sirven para transmitir ningún mensaje que pueda ser recordado por los consumidores.
• Que los signos en cuestión son visual y fonéticamente similares en un grado medio debido al elemento común «kerry» situado en la parte inicial de los elementos denominativos de los signos y, por tanto, la Sala concluyó acertadamente que, pese a que los signos en conflicto no son conceptualmente similares, los signos son similares en su conjunto.
• Que, a la luz de las anteriores consideraciones, la Sala concluyó acertadamente que, en la apreciación global del riesgo de confusión, en el presente caso, respecto a los productos cubiertos por la marca solicitada que son similares o idénticos a los productos de la clase 29 cubiertos por la marca anterior, puede existir un riesgo de confusión para la parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término «kerry» y que corresponde a una gran parte del público relevante.

En relación con las objeciones planteadas por Kerry en relación con el análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Sala, el TG señala:

• Que el examen del riesgo de confusión llevado a cabo por la EUIPO implica necesariamente una apreciación abstracta, que no se basa en las circunstancias de la comercialización de los productos, sino en las modalidades «objetivas» de comercialización de los productos designados por las marcas controvertidas y, por tanto, el modo en que se usa la marca anterior es irrelevante a efectos de analizar el riesgo de confusión y la Sala de Recurso no estaba obligada a tomar en consideración las pruebas invocadas por Kerry.
• Que, en cualquier caso, aun suponiendo que la toma en consideración de esas pruebas hubiera permitido a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que el término «kerry» tenía connotaciones irlandesas para el público relevante, las meras connotaciones no pueden bastar para demostrar que el público relevante en su conjunto percibe el término «kerry» como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, ya que para ello sería necesario que existiera una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos, que permitiera al público relevante percibir inmediatamente, sin más, una descripción de los productos en cuestión o de una de sus características.
• Que la sentencia del TJ de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11), invocada por Kerry no resulta aplicable al caso porque de la lectura de la misma no se desprende que el TJ haya examinado si el término «kerry», asociado a los productos de que se trata, sería entendido por el público pertinente como una indicación de su origen geográfico.
• Que la Sala no erró al no tomar en consideración las sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante y del Juzgado de Marcas de la UE dictadas en el marco de la acción de infracción ejercitada por Ornua, en la medida en que la EUIPO no está vinculada por las decisiones de los tribunales de marcas de la UE dictadas en el marco de acciones de infracción, en el contexto del ejercicio de su competencia exclusiva en materia de registro de marcas de la UE y, en particular, cuando, al hacerlo, examina las oposiciones presentadas contra las solicitudes de registro de marcas de la UE.
• Que, en relación con la supuesta coexistencia pacífica de las marcas en pugna, en contra de lo que sostiene Kerry, la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la existencia de esa coexistencia pacífica y, además, cuando la oposición al registro de una marca de la UE se basa en una marca de la UE anterior, la coexistencia debe probarse para todo el territorio de la Unión Europea.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TG concluye que la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía un riesgo de confusión por parte del público relevante no anglófono entre la marca solicitada y la marca anterior, en el sentido del artículo 8.1. b) RMUE, para los productos de que se trata.

Autora: Ana Sanz

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Tras casi 30 años desde que se cerró la oficina de Propiedad Intelectual de Somalia, como consecuencia de la gravísima guerra civil, y gracias a un lentísimo pero imprescindible proceso de reconstrucción de un estado fallido, se ha establecido la Oficina de Propiedad Intelectual de Somalia (SIPO) en Mogadiscio.

Durante los años de inactividad y desprotección en asuntos de propiedad intelectual, expertos africanos desaconsejaban dedicar esfuerzos e inversión económica en la protección de los derechos de marca en este país, pues la inseguridad y escasez de garantías de toda naturaleza han sido totales. En ausencia de opciones legales y efectivas, algunos interesados publicaban avisos precautorios en periódicos en habla inglesa y somalí, una práctica informal de escasa eficacia en un contexto tan sumamente complejo como el somalí.

Pese a la apertura del Registro, aún existen algunas reservas sobre los fundamentos y soportes legales del sistema marcario somalí. ​Sin embargo, los expertos africanos ya se muestran abiertos a ofrecer esta jurisdicción como una más en los procesos de internacionalización en el continente. Se afirma que existen avances positivos, que se empieza a respirar una cierta estabilidad y reconocimiento de la constitución pre federal y que SIPO cuenta con objetivos definidos. ​Todo apunta a que podría haber una nueva ley de propiedad intelectual ​en 2021 (​si bien los plazos ​son inciertos en contextos como el somalí) y que ​podría introducir un sistema de registro de marcas sencillo, moderno, con el inglés como idioma oficial y un procedimiento de oposición.

Independientemente de lo anterior, muchas son aún las dificultades y connotaciones que se presentan en la región que cada interesado habrá de valorar, llegado el momento.

Autora: Cristina Arroyo

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El juzgado desestima la reclamación de Heineken y no aprecia que exista publicidad engañosa ni competencia desleal en la publicidad de la marca española defendida por ELZABURU.

La sentencia nº. 9/2021, de 18 de enero, de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la desestimación de la demanda de competencia desleal interpuesta por Heineken contra su competidora Mahou con motivo de la publicidad de lanzamiento de la Mahou Cinco Estrellas Radler en el verano de 2018.

Los anuncios difundidos en esa campaña para poner en el mercado el nuevo producto incluían las leyendas “La primera Radler Cinco Estrellas” y “La primera Radler Cinco Estrellas con zumo natural de limón”, junto con la imagen del botellín o de la lata de la cerveza en cuestión.

Heineken alegaba en su demanda que las palabras “la primera” dentro de esa expresión publicitaria solamente podían ser interpretadas de dos formas: en un sentido cronológico, como la primera cerveza tipo Radler en aparecer en el mercado; o en un sentido de preeminencia en cuanto a su calidad, por encima del resto de cervezas tipo Radler. Como según Heineken ninguna de estas dos interpretaciones era cierta, se trataría de una publicidad engañosa de tono excluyente, prohibida por los artículos 5 y 7 de la Ley de Competencia Desleal.

El mensaje transmitido por la publicidad controvertida, sin embargo, era diferente a las dos únicas interpretaciones propugnadas por la demandante. La imagen prominente del botellín o la lata de cerveza de Mahou, con su afamada marca Mahou Cinco Estrellas en primer plano, informaba al destinatario del anuncio de que se trataba de la primera cerveza tipo “Radler” o cerveza con limón de la marca en aparecer en el mercado. El anuncio tenía por tanto un significado cronológico, pero no de carácter absoluto, y estaba específicamente referido a la reconocida cerveza Cinco Estrellas de Mahou.

Así lo entendieron tanto el Juzgado Mercantil nº. 12 de Madrid, en primera instancia, como la Audiencia Provincial en sede de apelación. Ambos tribunales aplicaron la doctrina jurisprudencial conforme a la cual los anuncios publicitarios deben ser considerados en su conjunto para examinar su posible carácter engañoso.

El análisis propuesto por Heineken, en el que se excluía el elemento gráfico principal del anuncio -la imagen de la cerveza publicitada- resultaba erróneo y conducente a una interpretación tergiversada del mensaje transmitido.

La conclusión judicial estaba apoyada, además, por un estudio de mercado aportado por Mahou al procedimiento en el que solamente el 3% de los encuestados interpretaron espontáneamente el anuncio en alguno de los sentidos defendidos por Heineken, frente a más del 20% que lo entendió como la publicidad de la primera cerveza tipo “Radler” de la marca Mahou.

Acceso al artículo publicado en Expansión Jurídico.

Autor: Carlos Morán

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El 24 de febrero de 2021, se publicó en OMPI el anuncio de la adhesión de Pakistán (República Islámica de Pakistán) al Protocolo de Madrid.  Este país asiático hace el número 124 del Sistema de Madrid. Se ha incorporado, obviamente, por la vía del Protocolo de Madrid y se prevé que entre en vigor el 24 de Mayo de 2021.

Situado estratégicamente en el continente asiático, entre la India, Tayikistán, Afganistán, China, Irán, el Océano Indico,  el Mar de Arabia y el Golfo de Omán, es un país que históricamente ha tenido una importancia enorme en el comercio mundial y que además cuenta con una de las demografías más altas y diversas del mundo. Pese a su inestabilidad política y económica, ha crecido de manera considerable en los últimos años situándose entre las principales economías de Asia.

La inversión extranjera, al menos hasta la era Covid-19, estaba siendo una pieza clave para el desarrollo económico de Pakistán y es seguro que su adhesión al Sistema de Madrid contribuirá sobremanera a simplificar los trámites para la protección de los derechos de marca de empresas y operadores económicos extranjeros en este país una vez se estabilice el flujo económico mundial.

Autora: Cristina Arroyo

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