Cuando parecía que Lionel Messi por fin había dejado de ser noticia tras un convulso verano, el pasado 17 de septiembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) resolvió en los asuntos C-449/18 y C-474/18 sobre los Recursos de Casación planteados por EUIPO y J.M.- E.V. e hijos S.R.L. contra la sentencia dictada por el Tribunal General (TG).

Como ya comentáramos en su día, y por recapitular, el jugador del F.C. Barcelona Lionel Messi presentó en 2011 ante EUIPO la solicitud de marca de la Unión Europea No. 010181154 para distinguir productos de las clases 9, 25 y 28, bajo el siguiente gráfico:

Como consecuencia de dicha solicitud, el titular de las marcas anteriores de la Unión Europea Nos. 3436607 y 414086 MASSI (denominativas), registradas respectivamente en clases 25, 9 y 28 formuló oposición sobre la base de la existencia de riesgo de confusión y/o asociación (Artículo 8.1. b. del RMC) entre la marca solicitada por Leo Messi y las marcas anteriores en torno al distintivo MASSI.

EUIPO resolvió estimando íntegramente la oposición formulada por el titular de las marcas MASSI, y denegando con ello la solicitud de Leo Messi, aduciendo que existía riesgo de confusión entre los distintivos enfrentados. Es por ello que en 2014, Lionel Messi interpuso recurso contra la decisión de denegación, pero EUIPO lo desestimó el mismo.

El solicitante recurrió en septiembre de 2014 dicha decisión de denegación ante el TG por entender que las marcas MESSI y MASSI eran perfectamente compatibles a nivel registral, ya que no se había considerado por la EUIPO la importancia que poseía el plano conceptual a la hora de analizar el asunto.

El TG estimó el recurso el 28 de abril de 2018, concediendo la marca de la Unión Europea que nos ocupa, resolución que fue recurrida en Casación tanto por EUIPO como por J.M.- E.V. e hijos S.R.L.

Pues bien, el TJ se ha pronunciado al respecto y ha confirmado lo ya dispuesto por el TG en 2018, estableciendo lo siguiente:

1. En el asunto C-449/18 P (EUIPO), determina que el TG tuvo debidamente en cuenta la percepción de las marcas MESSI y MASSI por la totalidad del público pertinente a la hora de analizar el riesgo de confusión, y no sólo de una parte como alegaba EUIPO. Ello se debe, en opinión del TJ, a una lectura errónea de la sentencia dictada por el TG por parte del recurrente.
2. En lo que concierne al asunto C-474/18 P (J.M.- E.V. e hijos S.R.L.), el alto tribunal señala que, al igual que el renombre de la marca anterior, la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca es uno de los factores pertinentes a tener en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, en la medida que esa notoriedad puede influir en la percepción de la marca por el público pertinente (STJUE de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, apartado 37). Ello implica que el TG consideró fundamentadamente, que la notoriedad de Lionel Messi constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre los términos “messi” y “massi”.
3. Del mismo modo, el TJ establece que – ante la alegación del recurrente de que el TG se basó en hechos y pruebas presentados por primera vez ante él- la notoriedad que goza Lionel Messi ya formaba parte del objeto del litigio ante EUIPO.

Es más, el TJ añade que el TG declaró de manera fundada que, dado que la notoriedad del apellido Messi -en cuanto apellido de un futbolista de fama mundial y personaje público- era un hecho notorio, que puede ser conocido por cualquier persona o que es fácilmente averiguable utilizando fuentes accesibles. Dichas fuentes estaban a disposición de EUIPO cuando adoptó su resolución, debiendo haberlas tenido en cuenta EUIPO a la hora de analizar la similitud de las marcas MESSI y MASSI en el plano conceptual.

4. Por último, el TJ determina que el recurrente llevó a cabo una lectura errónea de la sentencia Ruiz Picasso y otros / OAMI (C-361/04 P), ya que éste sostenía en su escrito de recurso que el TG afirmó que, en determinadas circunstancias, las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trate.

En este sentido, el TJ recuerda que la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente. Por tanto, dado que el público pertinente percibiría los signos en liza (MESSI y MASSI) como dos signos conceptualmente diferentes, la aplicación de la sentencia Ruiz Picasso y otros / OAMI (C-361/04 P) fue correcta.

El mensaje que lanza el TJ en este asunto –en nuestra opinión de manera acertada- es claro, pues con independencia de las semejanzas visuales y fonéticas entre dos marcas, puede no darse la existencia de riesgo de confusión si existe una diferenciación marcada en el plano conceptual, no siendo por tanto aplicable el artículo 8.1 b).

Dicha diferencia marcada en el plano conceptual en el presente asunto se basa en que el renombre del apellido del que goza el astro argentino por parte del público pertinente, hecho notorio a tener en cuenta para que la marca posterior pueda acceder al registro pese a la existencia de marcas anteriores MASSI. Parece obvio que de no existir tal renombre del apellido Messi, las marcas MESSI y MASSI serían a todas luces incompatibles y por ende debería haberse denegado la solicitud de marca que nos ocupa.

La cuestión que debemos plantearnos ahora es si el argumentario del TJ es aplicable a los casos en los que la marca del solicitante no es un personality, sino que se trata de una marca que ya disfruta de un alto grado de conocimiento y difusión entre el público pertinente derivada del uso en el mercado. Es decir, ¿podría el renombre de una marca ser considerado como un hecho notorio por parte de EUIPO, donde la distintividad adquirida de la marca solicitada deba considerase como factor relevante al analizar el riesgo de confusión respecto a marcas anteriores?

Veremos a ver qué dirección toma a partir de ahora la práctica de EUIPO en este sentido.

Autor: Manuel Mínguez

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ELZABURU encara una nueva etapa en la que cuenta con recursos para mantener su liderazgo en PI

Antonio Tavira ha sido nombrado Presidente de ELZABURU, cargo que compatibilizará con el puesto de Consejero Delegado que ya ocupaba desde 2009. El cargo se quedó vacante con el fallecimiento de Alberto Elzaburu el pasado mes de abril.

Abogado y Diplomado en Empresariales por ICADE, es EMBA por el IESE y I, entre otros cargos en entidades y asociaciones del entorno jurídico y la PI. Como la EUIPO, ASIPI, ECTA, AIPPI, etc.

Tavira conoce bien ELZABURU, firma en la que comenzó a trabajar en el año 1998, y en la que ha desarrollado una brillante carrera profesional yha liderado la transformación de una empresa familiar con más de 155 años de antigüedad en una moderna firma especializada en propiedad intelectual e industrial y en derecho en tecnologías de la información. “ELZABURU está evolucionando  desde una estructura de firma familiar hacia un modelo de “partnership”, y esta evolución se ha hecho en todo momento con el apoyo y el impulso de una figura tan legendaria como era nuestro añorado Alberto de Elzaburu, una figura importantísima en la historia de la propiedad industrial española y mundial”.

La firma, creada en 1865,  ha renovado este año su imagen corporativa y ha adoptado una nueva identidad que simboliza la vocación de la compañía para saber adaptarse a las nuevas demandas de un mercado en constante renovación tecnológica y social. “Hemos sabido superar la imagen de una agencia de marcas y patentes, para ampliar nuestros servicios a campos muy diversos; la Inteligencia Artificial, la protección de datos y secretos empresariales, la lucha contra la piratería, la evaluación de activos inmateriales, la gestión de proyectos audiovisuales…y hemos introducido nuevas herramientas tecnológicas”

Y gracias a esta renovación tecnológica la compañía ha podido responder muy bien ante esta situación tan convulsa provocada por la pandemia:“Tecnológicamente estamos a la vanguardia de las legaltech con herramientas como “Elzacloud”, una plataforma que permite a nuestros clientes la interacción online en la gestión de sus carteras y que ha jugado un papel muy importante en estos meses de confinamiento y “teletrabajo”; también contamos con nuestro propio “Chatbot”, que resuelve muchas dudas y que ayuda a filtrar las primeras consultas de quienes acuden a nuestra web”.

¿Cómo ha afectado a la Firma esta situación generada por el coronavirus y cómo será este ejercicio en cuanto a resultados?

Afortunadamente nuestra Firma estaba muy bien preparada y gracias a Elzacloud y a otras herramientas tecnológicas,  nuestros más de 160 profesionales han podido seguir trabajando a pleno rendimiento desde el primer día del estado de alarma sin que se haya resentido nuestro servicio. Pero hemos seguido con lógica preocupación la delicada situación que están viviendo muchos de nuestros clientes en los sectores más diversos: el turismo, la restauración, el retail, la producción audiovisual, industria, etc. Es inevitable que esta crisis económica nos afecte también a los despachos, aunque nosotros hemos seguido teniendo una intensa actividad comercial, pero lógicamente lo notaremos en nuestra facturación al final del ejercicio.

Es pronto para saber cómo acabará este año en cuanto a resultados, pero no cabe duda de que todos tendremos que apretarnos el cinturón. No obstante, nuestra actividad esta muy diversificada en cuanto a clientes: de hecho trabajamos para una de cada tres empresas del IBEX, y además una parte importante de nuestros ingresos nos vienen de la actividad internacional,  por lo que esperemos poder cerrar un ejercicio difícil, pero digno.

¿Qué reclaman en estos momentos los clientes de Elzaburu a nivel de protección de marca en plena pandemia de coronavirus?

Por un lado, tenemos que asegurar la máxima protección de las carteras adecuándolas a la realidad económica, lo que nos exige ser tremendamente eficientes con alto nivel de asesoramiento. Es fundamental tener un gran conocimiento de nuestros clientes, que son el eje de nuestra actividad.

Por otro, una de las demandas que estamos notando más en los últimos meses es todo lo relacionado con la ciberseguridad; estos meses se confinamiento han acentuado las infracciones en internet relacionadas con la propiedad intelectual. Por eso hemos ampliado los servicios de vigilancia con una plataforma tecnológica que a través de procesos de big data y machine learning, así como con acuerdos con Google y redes sociales, nos permite detectar y eliminar de forma inmediata las falsificaciones y usos indebidos de las marcas y proteger así mejor los activos intangibles de nuestros clientes.

¿Cómo ve la situación económica futura antes la situación que estamos viviendo?

Está claro que hay que reforzar las estructuras financieras para hacer frente a todas las contingencias que seguirá trayendo consigo la pandemia; además, todos tenemos que adaptarnos a un nuevo modelo de oficina donde el teletrabajo está llamado a desempeñar un papel decisivo. La contención de costes y los ahorros que podamos generar serán fundamentales. No son tiempos de alegrías, y nuestro objetivo es tener el músculo financiero suficiente para aguantar en estos tiempos.

Las empresas tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad sabiendo que la sociedad necesita nuestra ayuda. Por eso la RSC va a jugar un papel muy importante en este nuevo mundo que se está configurando. Solo las empresas que sean socialmente responsables van a poder sobrevivir: empresas solidarias que sepan sufrir con sus clientes; empresas que contribuyan con la sociedad para ayudar a superar esta crisis… Nosotros somos conscientes desde hace tiempo de que tenemos que hacer entre todos un mundo más sostenible. Recientemente he firmado junto a otros 1.000 CEO´s de todo el mundo una declaración de cooperación renovada del Pacto Mundial de la ONU para ayudar a las instituciones a garantizar la paz y erradicar la desigualdad.

Creo que nos esperan tiempos difíciles y que vamos a sufrir, pero estoy seguro de que si las empresas e instituciones somos socialmente responsables podremos superar esta crisis y crear un mundo mejor para todos.

Tradicionalmente los artículos de prensa tienden a captar la atención del lector con titulares alarmistas que no siempre son acordes con la realidad de la noticia que encierran. En los últimos días muchos medios se han hecho eco de la supuesta “pérdida de la batalla legal” del célebre artista callejero Banksy para “conservar sus derechos de autor” sobre el icónico grafiti “El lanzador de flores”.

Se dice que un “Tribunal” habría dictado una “sentencia” en la que los “jueces” habrían “negado” los derechos de autor a este artista en “un pleito” frente a una empresa que comercializa postales, todo por haber optado Banksy por el anonimato. Tal vez merezca la pena intentar poner las cosas en su justo contexto.

La “sentencia” es más bien una Resolución de 14 de septiembre de 2020 de la División de Cancelación de la EUIPO, esto es, de la Autoridad de registro de marcas y diseños de la Unión Europea; el “pleito” es en realidad una acción “administrativa” de nulidad de marca interpuesta contra un registro de marca figurativa que reproduce la imagen de la obra de Banksy para diversos productos del Nomenclator Internacional.

La marca es propiedad de la sociedad Pest Control Office Limited, cuyo vínculo con Banksy es aceptado por la EUIPO sin entrar en demasiadas honduras: y el solicitante de la declaración de nulidad es la empresa Full Colour Black Limited, a quien le interesa la cancelación del registro para poder comercializar postales con la imagen del célebre grafiti.

La acción de nulidad se basa en la prohibición de registro, contenida en el Reglamento sobre marcas de la Unión Europea, de signos que sean solicitados “con mala fe”. En el caso de la marca objeto de la acción la mala fe se justifica en que el propietario de la marca, la sociedad Pest Control Office Limited, nunca tuvo intención de usar la marca en el mercado para comercializar productos, sino que la solicitó para impedir que otros pudieran hacerlo. Esta intención es contraria a la función esencial que cumple una marca.

Es cierto que para llegar a esa conclusión la Resolución de la EUIPO analiza la opción por el anonimato del artista Banksy y las autorizaciones explícitas de la propietaria del registro a que se reproduzca la obra “El lanzador de flores” siempre que no sea con fines comerciales. Pero las consideraciones sobre derechos de autor que contiene esta Resolución no dejan de ser pronunciamientos “obiter dictum” de una autoridad administrativa que anula un registro de marca porque su titular no tenía intención de usarla cuando la solicitó.

Y lo que es más importante: que la empresa Pest Control Office Limited haya perdido el derecho a usar en exclusiva la obra de Banksy como marca para determinados productos, como consecuencia de la cancelación del registro, no significa que Banksy haya perdido sus derechos de autor sobre esta obra y la facultad de proceder judicialmente por infracción contra cualquiera que pretenda hacer un uso comercial de la misma.

Frente a este precedente “administrativo” de la EUIPO, conviene recordar que nuestro país cuenta con un precedente “judicial“ mucho más ajustado a la ortodoxia de la concepción continental del derecho de autor, en un caso que afectó a otro artista callejero de gloria internacional.

Me refiero a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de noviembre de 2018 que reconoció los derechos de propiedad intelectual de Keith Haring sobre su emblemática obra “Corazón rampante” condenando por infracción a una empresa que había lanzado un gran número de productos de merchandising bajo un logotipo muy parecido al que añadía la voz “Madrid”.

Y es que el Arte, cuando tiene la capacidad de conmover, no importa en donde se exhiba, un muro de Jerusalén, una Galería o a través de la red; ni importa siquiera la actitud de su autor, abrazando el anonimato o haciendo ostentación de autoría. El Arte no merece ser pasto de un mercadeo lucrativo ajeno a la voluntad de su creador. Y en Europa, hoy por hoy, cabe pensar que estos comportamientos no permanecen inmunes.

Autor: Antonio Castán

Publicado anteriormente en Expansión

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El pasado 8 de septiembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció sobre el asunto C-265/19, entre las entidades de gestión irlandesas RAAP y PPI, siendo la primera de artistas y la segunda de productores.

Las dos entidades habían llegado a un acuerdo para que PPI se encargase de la recaudación y posterior reparto de las cantidades obtenidas por la comunicación al público de fonogramas a través de radiodifusión inalámbrica, remuneración que tiene por causa el artículo 8.2 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo (la “Directiva”).

El conflicto surge como consecuencia de la negativa de PPI a abonar la parte correspondiente de esta remuneración a RAAP, alegando que la legislación irlandesa de copyright (CRRA) excluye de esta remuneración a los artistas que no son nacionales ni residentes del Espacio Económico Europeo (EEE) y cuyas actuaciones “no tienen su origen en una grabación de sonido efectuada en el EEE”. Indica PPI que remunerar a artistas de ciertos Estados vulneraría el principio de reciprocidad sentado en la CRRA, en particular, remunerar a artistas estadounidenses, pues este país solo reconoce parcialmente este derecho de remuneración a artistas irlandeses.

Por supuesto, RAAP se opuso a esta interpretación indicando que la nacionalidad y lugar de residencia del artista son irrelevantes en cuestión del reparto de estas cantidades, pues nada se especifica a este respecto en el artículo 8.2 de la Directiva.

En este contexto, el TJUE se pronunció sobre cuatro cuestiones prejudiciales.

El TJUE une las dos primeras cuestiones y las reformula preguntándose si el artículo 8.2 de la Directiva, a la luz de la Convención de Roma o del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), se opone a que un Estado miembro excluya de la remuneración antes expuesta a los artistas no nacionales o residentes de un Estado miembro.

Repara en primer lugar el tribunal en que el artículo 8.2 de la Directiva no establece limitación alguna en ese sentido, añadiendo que de los considerandos 5 a 7 del mismo texto se extrae que estos preceptos deberán interpretarse “de conformidad con los convenios internacionales vigentes”. Esto obliga a interpretar el precepto de acuerdo con el WPPT, que obliga a que los Estados firmantes remuneren a artistas y productores nacionales de cualquiera de las partes contratantes, por lo que el TJUE concluye que el derecho a una remuneración equitativa y única no puede ser reservado por el legislador nacional únicamente a los nacionales de Estados miembros del EEE, perjudicando así a los nacionales de terceros Estados.

Pasa entonces el tribunal a juzgar la tercera cuestión prejudicial, por la que se cuestiona si las reservas formuladas por terceros Estados que afecten a los derechos de nacionales de un estado miembro permiten excluir de los derechos reconocidos en el artículo 8.2 de la Directiva a nacionales de dichos terceros Estados.

Reconoce el TJUE que estas reservas pueden afectar a la posición de artistas y productores de Estados Miembros frente a los de terceros Estados, planteando la posibilidad de aplicar el principio de reciprocidad establecido en los tratados internacionales, pues “preservar condiciones equitativas de participación en el comercio de música grabada constituye un objetivo de interés general que puede justificar una limitación del derecho afín a los derechos de autor”.

Ahora bien, aunque lo admite razonable, el TJUE señala que estas limitaciones no pueden establecerse por los Estados Miembros, sino por la UE, en virtud del artículo 52.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.

Así, un Estado miembro no puede limitar el derecho a una remuneración equitativa a pesar de que existan reservas en este sentido por parte de terceros Estados, siendo el legislador de la Unión el único capacitado para tomar tal decisión.

La cuarta cuestión prejudicial plantea si el artículo 8.2 de la Directiva se opone a que una remuneración equitativa se limite únicamente al productor, dejando a un lado al artista. El tribunal ventila brevemente esta cuestión indicando que este precepto sí se opone a una limitación en ese sentido.

En mi opinión, esta sentencia deja algunas conclusiones relevantes. En primer lugar, la existencia de una norma como los artículos de la CRRA irlandesa objeto de este conflicto, revela la escasa armonización de las legislaciones europeas en materia de propiedad intelectual, pues solamente en un entorno con escasa homogenización pueden existir normas tan diametralmente contrarias a una disposición de una Directiva.

En segundo lugar, exhibe alguna de las causas que provocan la desigualdad en el mercado de música grabada. Aunque la interpretación del TJUE no parece discutible, resulta difícil imaginar que el legislador europeo vaya a acometer una reforma legislativa en la que se lleven a cabo limitaciones en la remuneración a nacionales de terceros Estados como las debatidas aquí. De seguir así, la UE continuará encontrándose en una posición asimétrica respecto a países como Estados Unidos en esta materia. Si bien es cierto que en un mercado global como el de la música este tipo de restricciones pueden ser cuestionables, la aplicación del principio de reciprocidad podría ser una solución temporal a esta desigualdad.

Autor: Martín Bello

Publicado anteriormente en Economist & Jurist

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ELZABURU, ha sido una de las 1000 empresas que han firmado la adhesión a la Declaración para la Cooperación Renovada del Pacto Mundial de la ONU.

Se trata de una declaración de respaldo al multilateralismo inclusivo para que, en estos momentos de disrupción e incertidumbre, las empresas más importantes del mundo apoyemos a las instituciones para garantizar la paz, la justicia y el buen gobierno, erradicar la desigualdad y contribuir a crear un mundo mejor y más sostenible.

Para Antonio Tavira, “nuestra firma, tras más de 155 años de historia y con una dilatada trayectoria internacional, tiene la responsabilidad de alinearse con esta campaña promovida por el Pacto Mundial de la ONU, y reafirmar nuestro compromiso de promover una buena gobernanza empresarial para que esta cooperación renovada traspase fronteras, industrias y generaciones y ayude a superar esta situación generada por la pandemia”.

ELZABURU es una compañía socialmente responsable que promueve el desarrollo sostenible del negocio de la firma y que tiene integradas en su gestión las políticas sociales, económicas y medioambientales para contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU a través del Pacto Mundial que se lanzó en el año 2000.

Esta declaración a favor de una cooperación mundial renovada ha sido firmada por los CEOs de 1.000 de las más importantes empresas mundiales, entre las que se encuentran 183 empresas españolas, el 17% del total. La iniciativa coincide con el 75º aniversario de las Naciones Unidas que se celebra en un momento de transformación mundial sin precedentes y que exigía una movilización para demostrar que las instituciones públicas y privadas están unidas en el objetivo de respaldar a las Naciones Unidas y al multilateralismo inclusivo.

Otros enlaces de interés:

• Nota de prensa

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Después de unos meses de adormecimiento de la nueva Ley de Marcas de Myanmar, fruto seguramente de la Covid-19, parece que finalmente despierta. La ley contempla un procedimiento denominado “Soft Opening Period” para que aquellos titulares que ostentan derechos adquiridos sobre sus signos en este país puedan inscribir sus marcas de manera preferente. Nuestra firma ha venido informando sucesivamente del desarrollo de esta ley y de este procedimiento. Pueden consultar en nuestro blog noticias previas pinchando en los siguientes enlaces:

• Myanmar pone en marcha los pilares para la protección de marcas
• Myanmar: Próxima apertura de un “Soft Opening” period para titulares de marcas inscritos en el Office of Registration of Deeds, en enero de 2020

Desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 31 de enero de 2019, se han efectuado varios intentos de puesta en marcha de la oficina y de su práctica. Hasta ahora, todos ellos se han visto frustrados por unos u otros motivos. El reto de crear desde cero una oficina de marcas en un país como Myanmar, y la desgraciada situación acontecida a nivel mundial tras la expansión de la Covid-19 durante lo que va de año 2020, han provocado un parón y demora importantes en este ambicioso proyecto.

Pues bien, tras los fallidos y sucesivos anuncios de inauguración del “Soft Opening period”, primero el pasado enero y posteriormente en abril, las autoridades birmanas han informado de una nueva fecha de comienzo de la actividad. Si ninguna circunstancia trunca los planes del gobierno, este procedimiento preferente para inscribir los derechos adquiridos se abrirá el próximo 1 de octubre de 2020.

Recordamos que la nueva ley de marcas introduce el principio registral “first to file”. Para no perjudicar derechos adquiridos por propietarios de marcas que ya han sido usadas en el mercado birmano y/o que han cumplido con los formalismos hasta ahora disponibles para la defensa de las marcas en este país, quien cumpla las condiciones pertinentes, dispondrá de 6 meses a contar desde el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2021 para solicitar sus derechos de marca ante la oficina de marcas. Una vez finalice el “Soft Opening Period”  el registro quedará abierto a cualquier interesado.

El procedimiento preferente está dirigido a:

• Titulares de declaraciones inscritas en el “Declaration of Ownership at the ORD”.
• Titulares que hayan usado sus marcas y dispongan de prueba suficiente para acreditarlo (por ejemplo, publicación en periódicos de medidas precautorias).

La firma ELZABURU ha efectuado un seguimiento de la nueva ley de marcas desde sus orígenes y cuenta con una red de colegas locales que informan y actualizan la situación permanentemente. Con ello, estamos preparados para acompañar a nuestros clientes en la protección de sus signos distintivos en este país, ahora ya como derechos de marcas.

Autora: Cristina Arroyo

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Este año 2020, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, se celebró con la consigna “Innovar para un futuro verde”.

No es la primera vez que la OMPI aprovecha esta fecha señalada para poner el foco en el papel que ha de jugar la propiedad intelectual en la llamada transición ecológica. Ya en el año 2009, bajo el lema “Promover la innovación ecológica como elemento esencial para asegurar el futuro”, la OMPI dedicó parte de su número especial a analizar qué mecanismos y estrategias de propiedad intelectual podían favorecer la innovación tecnológica sostenible.

En aquel momento, empezaba a alcanzar cierta relevancia la iniciativa Eco-Patent Commons, que contaba con el impulso de grandes empresas como IBM o Nokia. El objetivo era permitir el acceso libre de cualquier usuario del mundo a un conjunto de patentes sobre las que las empresas participantes se comprometían a no ejercitar derechos, siempre y cuando dichas patentes fueran utilizadas con el fin de innovar e implementar procesos industriales en el ámbito de la sostenibilidad. Pese a lo ambicioso de la iniciativa, los estudios más recientes en la materia apuntan a que sus efectos prácticos en la difusión de tecnologías verdes fueron modestos, entre otras cosas por cuestiones derivadas de la estructura de la organización, por la falta de seguimiento de la utilización de las patentes aportadas y por la ausencia de mecanismos que permitieran una transferencia de tecnología efectiva -especialmente importante en el caso de patentes complejas-.

No obstante, la discontinuidad de Eco-Patent Commons en 2016 no debe ser percibida como un fracaso. Por un lado, constituye un punto de aprendizaje sobre el que sustentar proyectos similares en el futuro. Por otro lado, Eco-Patent Commons ha contribuido de forma relevante a potenciar el debate sobre la aplicabilidad de estrategias abiertas de propiedad intelectual al campo de las innovaciones tecnológicas sostenibles, cuestionando en particular si estrategias basadas en el open source pueden replicar el éxito alcanzado en el mundo del software.

Uno de los ejemplos más sonados de estrategia de propiedad intelectual abierta sobre patentes con aplicaciones ecológicas es el de Tesla. En 2014, la compañía sorprendió cuando su CEO, Elon Musk, anunció que en adelante Tesla no ejercitaría acciones legales contra aquellos que, de buena fe, utilizaran su tecnología. Más allá de que Tesla expusiera como motivo principal de esta decisión el deseo de seguir el espíritu del movimiento open source para fomentar el desarrollo del coche eléctrico con el fin de frenar el cambio climático, resulta evidente que se trata de una decisión con fuertes implicaciones estratégicas. Permitir que otros fabricantes utilicen las innovaciones de Tesla reduce las barreras para que nuevas empresas entren en el mercado del coche eléctrico, lo que eventualmente llevará a fortalecer el ecosistema en el que se mueve Tesla (mejorando la red de proveedores, de estaciones de repostaje, etc.). Esto, a su vez, aumentará la demanda de coches eléctricos, de la que Tesla se verá potencialmente beneficiada.

El de Tesla es solo un ejemplo de cómo las estrategias cerradas o proteccionistas de propiedad intelectual no siempre son la solución. En el campo de las innovaciones sostenibles, además, la decisión entre estrategias proteccionistas y abiertas o de colaboración puede verse particularmente afectada por cuestiones de RSC, reputacionales y regulatorias.

Desde el punto de vista normativo se han planteado diversas propuestas, algunas de las cuales buscan fomentar la inversión en tecnologías verdes (mediante regímenes fiscales favorables al licenciamiento o la implementación de procedimientos rápidos en las solicitudes de patentes) y otras orientadas a incrementar la accesibilidad de las tecnologías patentadas (por ejemplo, limitando la posibilidad de otorgar licencias exclusivas o creando fondos que adquieran las patentes para ponerlas a disposición del público a menor coste).

Entre tanto, en el año 2013, la OMPI lanzó WIPO Green, una plataforma online que busca promover la difusión de tecnologías verdes facilitando el contacto entre los proveedores de este tipo de tecnologías y las organizaciones interesadas en su utilización. En este caso, la plataforma sirve de punto de conexión, pero no impone condiciones al tipo de colaboración que se establecerá entre las partes.

Más allá de la discusión sobre estrategias de propiedad intelectual, el avance de la digitalización plantea otro tipo de oportunidades y retos desde el punto de vista de la sostenibilidad. En concreto, un campo en expansión que deberá tener en cuenta la vertiente medioambiental en su desarrollo durante los próximos años es el de la economía de los datos. Recientemente, la Comisión Europea, en su Comunicación sobre Una Estrategia Europea de Datos, hizo hincapié en que la estrategia europea de datos debe orientarse no solo a incrementar la productividad y competitividad de los mercados, sino también a beneficiar a la sociedad desde el punto de vista de la salud, la transparencia, los servicios públicos y el medio ambiente. En este sentido, una correcta utilización de los datos puede contribuir a aspectos como el fomento de la economía circular, la mejora de la sostenibilidad en el transporte o un mejor desempeño medioambiental del sector agrícola.

En estrecha relación con los datos, la Inteligencia Artificial tiene un gran potencial para contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. En el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza, publicado en febrero de este año, la Comisión menciona una vez más las implicaciones medioambientales de este tipo de tecnologías, señalando su capacidad para analizar de manera crítica el uso de los recursos y el consumo de energía, así como para optar en la toma de decisiones por aquellas alternativas que resulten más positivas para el medioambiente.

Frente a estos beneficios, en el otro lado de la balanza se sitúa la importante huella ecológica asociada a los centros de datos y los servicios en la nube. Por ello, destaca la Comisión, la Estrategia Digital Europea contempla medidas para la transformación ecológica del sector de las TIC.

Existen sin duda muchas incógnitas sobre cuáles son los mecanismos más adecuados, tanto desde el punto de vista de estrategia empresarial como desde el punto de vista regulatorio, para fomentar la innovación y difusión de tecnologías verdes. Son igualmente numerosas las cuestiones que plantea la búsqueda del equilibrio entre los beneficios y el impacto ambiental de la digitalización. Lo que sí parece claro es que la OMPI ha querido recordarnos una década después que la propiedad intelectual, lejos de ser un actor ajeno, va a tener un papel determinante y facilitador para recorrer con éxito el proceso de transición ecológica.

Autoras: Cristina Espín y Marina Manzanares

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Sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 C-673/18 Santen

Uno de los requisitos de obtención de un Certificado Complementario de Protección (“CCP”) para un medicamento es que la autorización de comercialización (“AC”) del producto para el que se solicita sea la primera AC del producto como medicamento (artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009). La interpretación de este requisito viene generando desde hace tiempo una importante discusión en la doctrina y jurisprudencia; especialmente a partir de la Sentencia de 19 de julio de 2012 del TJUE en el asunto C-130/11 Neurim. En esta Sentencia, el TJUE señaló que la existencia de una AC anterior para un medicamento de uso veterinario no impedía la obtención de un CCP para una aplicación diferente del mismo producto.

Sin embargo, tras esta sentencia, surgían las siguientes dudas:

• ¿Esta interpretación era aplicable solo a casos en los que la primera AC se refiriera a un medicamento veterinario y la segunda a un medicamento humano? ¿O sería extensible también a casos de nuevas indicaciones o nuevos usos de principios activos cuyas primeras ACs se refirieran a medicamentos de la misma especie (humana o animal)?
• ¿Y sería igualmente extensible a casos de nuevas formulaciones de principios activos cuyas primeras ACs se refirieran a medicamentos de la misma especie (humana o animal)?

Esta segunda duda fue resuelta por el TJUE, en sentido negativo, en Sentencia de 21 de marzo de 2019, en el asunto C-443/17 Abraxis: no cabe conceder CCPs para nuevas formulaciones de principios activos antiguos.

La primera duda la acaba de resolver el TJUE por Sentencia de 9 de julio de 2020, en el asunto Santen arriba referenciado. Y la resuelve también en sentido negativo: no es posible conceder un CCP para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo. Resumimos a continuación el litigio nacional que dio lugar a esta Sentencia y el razonamiento seguido por el TJUE en su decisión:

El litigio principal enfrentaba a la farmacéutica Santen y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia (“INPI”). Santen, especializada en oftalmología, era titular, por una parte, de una patente que protegía una emulsión oftálmica cuyo principio activo era la ciclosporina y, por otra, de una AC para un medicamento llamado “Ikervis” cuyo principio activo era la ciclosporina, destinado a tratar la queratitis grave en pacientes adultos que presentan sequedad ocular. Amparándose en dicha patente y AC, solicitó ante el INPI un CCP para el mencionado medicamento. No obstante, el INPI denegó su solicitud al considerar que la AC en cuestión no constituía, a efectos del artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009, la primera AC para la ciclosporina: en 1983 se había expedido una AC para un medicamento llamado “Sandimmun” cuyo principio activo era también la ciclosporina. El “Sandimmun” estaba indicado para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea y para otros usos terapéuticos como el tratamiento de la uveítis endógena, una inflamación completa o parcial de la úvea, parte central del globo ocular.

Santen recurrió la anterior denegación y al asunto llegó hasta el Tribunal de Apelación de París que es el que planteó la cuestión prejudicial que acaba de resolver el TJUE.

La Sentencia del TJUE se apoya en el siguiente razonamiento:

• La clave para determinar si cabe conceder un CCP para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo que ya fue autorizado en el pasado para otro uso terapéutico es si puede entenderse que los productos objeto de la AC antigua y la AC nueva son productos distintos por el hecho de que se destinen a usos terapéuticos distintos.
• El texto del Reglamento CE nº 469/2009 define el concepto de “producto” en relación con un principio activo, no en relación con una aplicación terapéutica determinada de un principio activo. De ello se deduce que el hecho de que un principio activo se utilice para una nueva aplicación terapéutica no le confiere la cualidad de producto “distinto” cuando haya ha sido utilizado para una aplicación terapéutica ya conocida.
• Por tanto, el artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que no es posible considerar que una AC sea la primera AC de un producto cuando se refiera a una nueva aplicación terapéutica de un principio activo que ya fue objeto de otra AC para otra aplicación terapéutica.

Con esta Sentencia, el TJUE revoca la doctrina Neurim, apostando por una interpretación restrictiva del requisito del artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009. Este pronunciamiento no habrá sido bien recibido por la industria farmacéutica, que ve ahora restringidas las posibilidades de obtener una protección extendida de sus derechos de patente para nuevos medicamentos que consistan en una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo. Pero, como señala el TJUE, el propósito del legislador de la UE “ha sido fomentar no la protección de cualquier investigación farmacéutica que dé lugar a la concesión de una patente y a la comercialización de un nuevo medicamento, sino aquella que conduce a la primera comercialización de un principio activo o de una combinación de principios activos como medicamento”.

Autora: María Cadarso

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Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2020 (C-115/19 P)

El 14 de octubre de 2014, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. solicitó la marca de la Unión Europea figurativa Fig.1 en la clase 36. La entidad francesa GROUPEMENT DE CARTES BANCAIRES presentó oposición sobre la base de la marca de la Unión Europea figurativa Fig.2 de la clase 36. La oposición se fundamentó en los arts. 8.1. b)  y 8.5 RMUE.

Fig.1 Fig.2

La División de Oposición estimó la misma aplicando únicamente el art. 8.1. b) RMUE. El posterior recurso del solicitante fue desestimado por resolución de 14 de junio de 2017 (R-2265/2016/1). La Sala de Recursos de la EUIPO tuvo en cuenta, principalmente, el renombre de la marca CB en Francia y consideró que, al menos en Francia, existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. Sobre la base de tales circunstancias, mantuvo la denegación de la marca figurativa CCB  aplicando el art. 8.1. b) RMUE.

El recurso ante el Tribunal General (TG) fue desestimado por sentencia de 6 de diciembre de 2018 (T-665/17). Interesa destacar que el TG reitera el alto carácter distintivo de la marca anterior CB en Francia en relación con “tarjetas bancarias”. Además, tuvo en cuenta tal renombre a la hora de evaluar la semejanza entre los distintivos de las marcas en litigio. Finalmente, el TG amplió el reconocimiento de tal renombre a los siguientes servicios que consideró una categoría general: negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios.

En el planteamiento de su recurso de casación, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. señaló, entre otros y como primer motivo, que el TG había incurrido en un error de Derecho  al tomar en consideración, en la fase de su examen consistente en apreciar la similitud entre los signos en conflicto, el renombre de la marca anterior, y al volver a tomar en consideración tal renombre en la apreciación global del riesgo de confusión, por lo que el TG tuvo dos veces en cuenta el alto carácter distintivo de la marca anterior. Asimismo, alegó falta de motivación y, en particular, que el TG no había motivado porque  había declarado que la marca anterior gozaba de renombre y tenía, por tanto, un elevado carácter distintivo en lo que respecta a los negocios financieros, los negocios monetarios y los negocios bancarios; también criticó que  la sentencia del TG no hubiera explicado las razones por las que las pruebas del uso de la marca anterior, que se referían específicamente a las tarjetas de pago, podían justificar una conclusión tan general.

El TJ en la sentencia de 11 de junio de 2020 (C-115/19) admite ambos motivos y anula tanto la sentencia del TG como la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO. En este breve comentario nos detendremos en el análisis del primer motivo y, particularmente, en el papel que juega el alto carácter distintivo o el renombre de la marca anterior a la hora de aplicar el art. 8.1. b) RMUE.

Como es conocido, este artículo exige para su aplicación la concurrencia acumulativa de las tres circunstancias siguientes: a) Identidad o semejanza entre los signos que componen las marcas en litigio; b) Identidad o similitud entre los productos y/o servicios distinguidos por las respectivas marcas; c) que la concurrencia de las circunstancias anteriores lleven a que el público  pueda creer que los productos o servicios a que se refiere la marca anterior y aquellos a los que se refiere la marca solicitada proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; es decir, riesgo de confusión directo o riesgo de confusión indirecto ( riesgo de asociación).

Pues bien, el TJ aclara en la sentencia que comentamos que el “renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior no puede ser tenido en cuenta a la hora de examinar la semejanza entre los distintivos que componen las marcas controvertidas ya que -contrariamente al factor de la similitud entre los signos en conflicto- el del renombre y el carácter distintivo de la marca anterior no implica una comparación entre varios signos, sino que se refiere únicamente a un solo signo; a saber, el que el oponente ha registrado como marca. Dado que, por lo tanto, esos dos factores tienen un alcance fundamentalmente diferente, el examen de uno de ellos no permite extraer conclusiones respecto del otro. Incluso en el supuesto de que la marca anterior tenga un elevado carácter distintivo debido a su renombre, tal circunstancia no permite determinar si dicha marca es similar a la marca solicitada en los planos visual, fonético y conceptual y, en el supuesto de que sea similar, en qué grado lo es”.

En efecto, el examen de la similitud de los signos en conflicto consiste en una comparación visual, fonética y conceptual basada en la impresión de conjunto que tales signos dejan en la memoria del público pertinente, habida cuenta de sus cualidades intrínsecas. Se puede afirmar que el examen de la semejanza de los signos a la que se refiere el primero de los factores necesarios para aplicar el art. 8.1. b) RMUE, debe seguir unos criterios fundamentalmente objetivos (elemento dominante, escala vocálica….) que, además, están predeterminados por el conjunto de los elementos que forman las marcas litigiosas, tal y como figuran el Registro de Marcas. De ninguna forma el renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior puede influenciar en este examen comparativo.

Cuestión diferente es la influencia del renombre de la marca anterior a la hora de analizar la tercera de las circunstancias acumulativas exigida por el art. 8.1. b) RMUE referida a  la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, ya que es posible que tal riesgo sea más factible si la marca anterior tiene renombre o un alto carácter distintivo. En otras palabras, el renombre puede justificar que se extreme el rigor comparativo a la hora de apreciar si entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión o asociación, pero tal rigor no se puede emplear en el factor previo y necesario de la existencia o no de semejanza entre los distintivos de las marcas.

En cualquier caso- y para finalizar- no se puede obviar que en aquellos supuestos donde haya algún grado de similitud objetiva entre los distintivos de las marcas pero éste no sea suficiente para generar un riesgo de confusión o asociación en el público que imposibilite la aplicación del art. 8.1.b RMUE, aún podría ser posible invocar el art. 8.5 RMUE si se dieran las circunstancias que tal precepto exige para su aplicación. En este aspecto,  debemos recordar que de acuerdo con abundante jurisprudencia, el grado de semejanza entre los signos enfrentados, exigido para aplicar el art. 8.5 RMUE, es menor que el del art. 8.1. b) RMUE. Y, por otra parte, la existencia de la generación de un vínculo entre ambas marcas que establece el art. 8.5 RMUE es, también de acuerdo con la jurisprudencia europea, más fácil que se produzca cuanto mayor sea el renombre de la marca anterior.

Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

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Con el retraso ocasionado por la situación de confinamiento que hemos sufrido en España por la pandemia universal pero con el orgullo de siempre, ofrecemos a nuestros clientes, amigos y compañeros de profesión la novena edición del Anuario ELZABURU de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual.

Cuando el Anuario se encontraba en imprenta, nuestra Firma se vio entristecida por la noticia del fallecimiento de Alberto Elzaburu, su Presidente, que había firmado y presentado con ilusión las ediciones anteriores. A él queremos dedicar, con la foto que preside este Anuario, la presente edición.

Nuestros lectores habituales verán también que esta edición refleja el cambio de imagen corporativa de la firma ELZABURU, que simboliza la vocación de la compañía por adaptarse a las nuevas demandas de un mercado en constante renovación tecnológica y social.

El anuario reúne en esta ocasión 31 comentarios de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo español, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante y algunas Audiencias Provinciales. Todo ello gracias a la colaboración desinteresada y entusiasta de un numeroso plantel de profesionales de la Firma, a quienes queremos hacer llegar desde aquí nuestro más sincero
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Esperamos que aquellos interesados por la evolución del derecho en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual en Europa disfruten de este análisis sencillo y sin ambiciones dogmáticas.

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