¿Su marca en la UE protege en la isla de Jersey? La respuesta es no. Dicen nuestros expertos colaboradores en la región, que este país no está protegido por la marca en la Unión Europea desde abril de 2009. ¿Por qué? Porque la nueva ley de marcas de Jersey del año 2000 no dio cabida a la regulación europea que daba continuidad a la protección de las marcas en la UE en Jersey.

Así que, este mes, hablemos de Jersey.

Jersey, un país para recordar en la protección de marca

Ubicada al oeste de Normandía, en el Canal de la Mancha, Jersey es una pequeña isla dependiente de la corona británica, con una superficie de apenas 120km².  Cuenta con un ingreso nacional bruto situado entre los más altos del mundo y, es por todos sabido que, concentra uno de los centros financieros y legales más importantes del planeta.

Protección de marcas post-Brexit

Pues bien, ahora que UK está rematadamente fuera de la UE, conviene no olvidarse de que no basta con proteger la marca en la UE y, obvia y fundamentalmente en Reino Unido. Es preciso acordarse de otros países, territorios dependientes y de ultramar en los que también es importante contar con la protección de los intangibles y en los que, además, podemos extender los derechos ya obtenidos, en este caso, en el Reino Unido.

La marca en Reino Unido protege por sí misma Gran Bretaña, Irlanda del Norte, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Malvinas, la Isla de Man, Georgia del Sur e Islas Sándwich. Y, abre las puertas a la obtención de la protección en otros muchos países como, por ejemplo, en Gibraltar, Bahamas, Bermudas, Guyana, Fidji, Gambia, Sierra Leona o Jersey, protagonista de nuestro artículo.

Entonces, ¿cómo protejo mi marca en Jersey?

Por el momento, en Jersey, la protección de marca se obtiene únicamente por la vía de la extensión de un registro británico o por la vía del Protocolo de Madrid para lo que contamos con una red de colaboradores de confianza, tanto en Jersey como en el Reino Unido, a los que sumamos nuestra larga experiencia en la tramitación del Protocolo de Madrid y en la gestión de intangibles en el extranjero.

El registro de las marcas en Jersey es sencillo, bastante económico y rápido – automático con la designación británica efectuada por el Protocolo de Madrid-, con lo que merece la pena tenerlo en cuenta para completar la estrategia marcaria en Europa. Se prevé que en un futuro próximo cuente con un registro independiente para la administración de sus derechos de marca. Cuando esto suceda, escribiremos un nuevo artículo con el fin de que a nuestros clientes y lectores les resulte familiar una nueva vía de protección marcaria.

No queremos terminar sin recordar que este caso no es exclusivo de Islas como Jersey. Países como Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Mónaco o nuestra pirenaica vecina Andorra que, por su ubicación geográfica en el corazón de Europa, pudieran hacer pensar que forman parte del sistema de la marca de la UE, no participan en esta protección marcaria. Y tienen una gran relevancia desde el punto de vista económico e incluso estratégico, lo que hace muy recomendable el esfuerzo de proteger en estas regiones las marcas más importantes.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

En un mundo cada vez más globalizado, cualquier marca con éxito en su país de origen puede intentar crecer extrapolando su modelo de negocio a otros mercados. Y, en ese caso, es muy importante desarrollar una correcta estrategia de internacionalización, protección, en algunos casos de explotación de la marca o incluso de defensa frente a terceros.

Pero, crear una marca global es mucho más que exportar a otros países un modelo de negocio probado y posiblemente exitoso en el país natal. Una marca ha dejado de ser un signo, un nombre, un slogan o un logotipo para convertirse en la promesa de valor de una organización.

Las marcas hoy en día no son sólo elementos necesarios para distinguir unos productos o servicios de los de otras compañías del mercado o para conocer su origen empresarial, sino que son, algunas de ellas, agentes transformadores de nuestro bienestar colectivo y motor del progreso social.

Con el valor de la marca no se juega

En este escenario, la decisión de internacionalizar una marca es un asunto delicado que hay que acometer con sumo cuidado para garantizar su correcto desarrollo.

En determinados sectores resulta una decisión especialmente importante, porque la marca puede llegar a convertirse en el principal activo y más valioso de una empresa. Pensemos en algunas marcas por todos conocidas en sectores como el biosanitario y farmacéutico, el universo del lujo, la moda o la perfumería, la industria tecnológica, ingeniería o de la hostelería o alimentación.

En cuanto a las decisiones jurídicas y legales a tomar, hay una serie de aspectos que no se pueden obviar a la hora de llevar a cabo la internacionalización de una marca:

• La más evidente e inmediata es la búsqueda de asesoramiento experto en marca internacional y en el extranjero.
• El primer paso para acometer sería la solicitud de la protección. La primera solicitud de marca, por lo general, se hará en el país en el que nace el negocio y salen al mercado los primeros productos y/o servicios con la marca escogida.
• A partir de esa primera solicitud, podremos extender la marca a otros países, buscando las fórmulas más eficientes y que se ajusten al plan estratégico de la empresa, del posible uso de la marca y a las leyes del país o países elegidos.
• Hay que confirmar que la estrategia marcaria no entra en conflicto con otros derechos y respeta las estrategias de protección de otros bienes intangibles (patentes, diseños) cuya protección se pueda solapar con la marca en el mismo producto o servicio.

Los 10 pasos indispensables para el éxito de la internacionalización

Aunque las estrategias variarán en función de las necesidades de cada empresa, hay 10 pasos ineludibles para garantizar una correcta internacionalización de una marca:

1. La primera, y quizás la más importante, es elegir el signo con el que se van a marcar los productos y/o servicios y su finalidad. Aquí se debe mantener una coherencia empresarial y jurídica.
2. Decidir cuáles son los mercados en los que una empresa opera o va a operar; es decir, los mercados prioritarios y de principal interés. En ellos, habrá que tomar una serie de decisiones para proteger los derechos de marca.
3. Será crucial comprobar si la marca está disponible en todos los mercados en los que el producto o servicio va a estar presente.
4. Además de otras cuestiones empresariales, como puedan ser objetivos de marketing, de los obstáculos que se detecten en un determinado país partirá un plan de marca homogénea o, por el contrario, un plan de marca heterogénea que se adapte bien a los mercados y a las necesidades empresariales.
5. Estrategia de uso. La marca se ha de registrar de forma coherente con la forma en la que se va a presentar en el mercado, y viceversa. Las incoherencias generan conflictos y atraen problemas, hasta el punto de que una decisión incoherente entre uso y registro puede conllevar la pérdida de un derecho. Hay que tener en cuenta también quién, cómo y cuándo se va a usar la marca.
6. Decidir si la gestión de la marca va a ser directa o indirecta. Si la marca es fuerte y el uso lo pueden hacer también terceros distintos al titular del que se puedan percibir royalties, será necesario establecer una relación con los agentes locales (distribuidores, licenciatarios, cesiones…) y desarrollar un plan contractual sólido.
7. Los olvidos salen caros: Si se protege la marca, pero no se obtiene el registro del dominio, o a la inversa, existe un grave problema. Una buena estrategia internacional no puede descuidar ninguno de estos aspectos en un mundo en el que la presencia fácilmente localizable online es casi obligatoria.  
8. Si la marca es sensible frente a ilícitos, una protección sólo registral puede resultar insuficiente. Por tanto, es importante estructurar un plan fuerte de defensa y protección de la marca que incluya también medidas eficaces en fronteras y aduanas. Una buena estrategia de marca debe ser 360º.
9. En el mundo actual, con fuerte presencia de Internet, RRSS, metaverso, etc., es recomendable contratar un servicio de detección de ilícitos y diseñar un plan para perseguirlos y evitarlos, especialmente en algunos sectores más sensibles a las falsificaciones o usurpaciones de marca.
10. Confirmar que se cumple con toda la regulación del sector. De nada sirve una buena estrategia de marca si se incumplen las normas para poner el producto o servicio en el mercado. La marca farmacéutica es un ejemplo paradigmático de ello.  

Así pues, antes de internacionalizar una marca, es preciso anclar los cimientos para intentar lograr un crecimiento prometedor de uno de los mayores activos de una empresa. Es preciso contar con ideas claras, ser cautos y procurar seguir estos pasos. En todo caso ir acompañados de expertos acreditados en la materia.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU