En una startup, una parte muy significativa del valor del proyecto suele concentrarse en sus activos intangibles. El software, la tecnología desarrollada, los algoritmos, las bases de datos, las interfaces, la marca, los diseños, los contenidos digitales o el know-how interno constituyen con frecuencia el principal soporte del negocio, condicionan su escalabilidad y ocupan una posición central en cualquier proceso de inversión, financiación o transmisión. Cuanto mejor definida esté su situación jurídica, mayor será la solidez del proyecto y mejor la posición de la compañía para explotar, defender y poner en valor esos activos.
Desde esta perspectiva, el pacto de socios cumple una función esencial. Junto a la regulación de la relación entre fundadores, la toma de decisiones o los mecanismos de salida, este documento permite ordenar cómo se incorporan al proyecto los activos intangibles, quién debe ostentar su titularidad, cómo se protegen y qué ocurre con ellos en situaciones especialmente sensibles para la vida de la startup. Cuando estas cuestiones quedan bien resueltas desde el inicio, se refuerza la seguridad jurídica del proyecto, se reduce el riesgo de conflicto entre socios y se facilita la entrada de terceros interesados en financiar o adquirir la compañía.
Por ello, en startups cuyo valor dependa, en todo o en parte, de activos de propiedad intelectual o industrial, conviene que el pacto de socios incorpore determinadas previsiones específicas. Entre ellas, hay cinco cláusulas que resultan especialmente relevantes.
https://www.youtube.com/watch?v=MtMJBC6Psco
Una de las primeras cuestiones que conviene dejar resuelta es qué activos intangibles preexistentes aporta cada socio al proyecto y en qué términos podrá la sociedad utilizarlos o explotarlos. En la práctica, es frecuente que uno o varios fundadores hayan desarrollado con carácter previo software, prototipos, diseños, signos distintivos, documentación técnica, contenidos o bases de datos que terminan integrándose en la actividad de la startup. Si esos activos van a sostener el negocio, el pacto de socios debería identificar esta circunstancia y prever la obligación de formalizar adecuadamente su cesión, licencia o transmisión en favor de la sociedad, con la precisión necesaria sobre su objeto y alcance. La ausencia de esta previsión puede dejar a la sociedad explotando un activo esencial sin un título jurídico suficientemente claro, lo que debilita su posición, complica procesos de inversión y puede permitir que el socio creador condicione o discuta su uso futuro.
Cuando el proyecto utilice activos de propiedad industrial susceptibles de inscripción, especialmente marcas, diseños o patentes, conviene que el pacto de socios prevea expresamente la obligación de adoptar las actuaciones necesarias para que la titularidad registral quede correctamente reflejada en favor de la sociedad, siempre que esa sea la estructura jurídica acordada para su explotación. Esta cuestión tiene una relevancia práctica inmediata, ya que inversores, financiadores, potenciales adquirentes o socios estratégicos suelen revisar con atención la situación registral de los activos que sostienen el negocio. Si la startup explota una marca, un diseño o una patente cuya titularidad registral figura a nombre de un socio o de un tercero, se genera una discordancia entre la realidad económica del proyecto y su soporte jurídico formal. Esa situación puede afectar a la solidez del activo, elevar el riesgo percibido en una due diligence y dificultar operaciones de inversión, financiación o transmisión.
En muchas startups, una parte muy valiosa del proyecto reside en conocimiento técnico, comercial u organizativo generado y acumulado internamente. Procedimientos, arquitectura funcional, metodologías de desarrollo, información estratégica, planes de producto, parámetros operativos, información sobre clientes o criterios internos de funcionamiento pueden tener un valor competitivo considerable y, en determinados casos, reunir los requisitos necesarios para su protección como secreto empresarial.
Por ello, resulta especialmente recomendable que el pacto de socios incorpore una cláusula específica orientada a reforzar la protección de esta información, no solo mediante obligaciones claras de confidencialidad y límites de acceso y uso, sino también mediante la previsión de implantar medidas internas de protección del secreto empresarial que permitan identificar, ordenar y preservar la información estratégica de la startup. La omisión de esta previsión genera un riesgo relevante para la sociedad, ya que la circulación incontrolada de conocimiento crítico entre socios, exsocios o colaboradores puede afectar a su reserva, debilitar su aprovechamiento exclusivo y dificultar su protección posterior.
La salida de un socio constituye uno de los escenarios más sensibles en una startup, especialmente cuando dicho socio ha participado de forma relevante en el desarrollo de la tecnología, de los contenidos o de otros elementos distintivos del proyecto. Por ello, el pacto de socios debería prever expresamente que los activos intangibles incorporados al negocio, así como los derechos de explotación necesarios para su continuidad, permanecen en la esfera de la sociedad conforme al régimen de titularidad o cesión previamente acordado. También conviene regular de forma clara las limitaciones aplicables al socio saliente en relación con el uso, reutilización o explotación de desarrollos ya integrados en el proyecto empresarial. La omisión de esta cláusula puede dar lugar a reclamaciones sobre software, interfaces, materiales creativos o soluciones técnicas desarrolladas durante la vida del proyecto, con el consiguiente impacto sobre la continuidad operativa de la empresa y sobre su capacidad para cerrar operaciones corporativas en momentos especialmente delicados.
Desde fases tempranas, muchas startups recurren a desarrolladores freelance, estudios de diseño, agencias, consultores tecnológicos u otros colaboradores externos para avanzar en la construcción del producto o en la identidad visual y funcional del proyecto. Precisamente por ello, el pacto de socios debería contemplar expresamente que cualquier desarrollo encargado por la sociedad deberá ir acompañado de la correspondiente cesión o atribución de derechos de propiedad intelectual o industrial a favor de la startup, en términos adecuados a la naturaleza y alcance del encargo.
La ausencia de esta previsión suele traducirse en debilidades relevantes en la cadena de derechos del proyecto. Con frecuencia, la contratación con terceros se documenta de forma incompleta o mediante cláusulas insuficientes, de manera que activos esenciales para el producto quedan fuera del perímetro jurídico de la sociedad.
La incorporación de estas cinco cláusulas permite alinear de forma sólida el valor económico del proyecto con su configuración jurídica, aportando claridad sobre la titularidad y explotación de los activos que sostienen el negocio, reduciendo contingencias en procesos de inversión o due diligence y ayudando a prevenir conflictos entre socios en torno a algunos de los elementos más valiosos de la startup. Cuando el proyecto se apoya sobre tecnología, marca, diseño o conocimiento propio, el pacto de socios debería reflejar esa realidad con el mismo rigor con el que regula la estructura del capital, la toma de decisiones o los mecanismos de salida, ya que la adecuada ordenación de la propiedad intelectual e industrial resulta esencial para proteger el negocio, facilitar su financiación y asegurar una explotación jurídicamente sólida de sus activos intangibles.
Santiago Chamochín, Abogado del área Legal, Negocios y Contratos de ELZABURU
A lo largo de estos años, el cobranding se ha consolidado como una de las estrategias de marketing más utilizadas por las empresas. A través de esta figura, muchas marcas consiguen posicionarse en el mercado y obtener el reconocimiento por parte de los consumidores sobre su existencia.
En este artículo nos sumergimos en los secretos del cobranding, revelando todo lo que necesitas saber para lanzar un producto o servicio con dos o más marcas que se unen para crear algo único y rompedor. Descubre las claves para aprovechar al máximo esta fórmula que está revolucionando el mercado y conoce los aspectos fundamentales que debes tener en cuenta antes de embarcarte en una colaboración de éxito.
Desde una perspectiva jurídica, el cobranding no puede abordarse únicamente como una acción de marketing o comunicación, ya que detrás de cada colaboración entre marcas existe un entramado de derechos de propiedad industrial e intelectual, obligaciones contractuales y riesgos legales que conviene identificar y regular adecuadamente desde un inicio, con el fin de evitar posibles conflictos en un futuro.
Como punto de partida, es esencial entender en qué consiste el cobranding. Se trata de una alianza estratégica temporal en la que dos o más empresas trabajan de manera conjunta e integran sus marcas para desarrollar y presentar un producto, servicio o campaña en común. Esta colaboración se basa en la creación de una propuesta conjunta, alineada con la esencia de cada marca, conservando cada una su propia identidad. No consiste tan solo en colocar dos marcas una junto a la otra, sino en desarrollar una propuesta común que aproveche y potencie los puntos fuertes de cada una.
La creciente presencia de esta estrategia puede observarse en numerosas colaboraciones, como la que tuvo lugar recientemente en el universo de la serie Bridgerton, que ha dado lugar a diversas acciones de cobranding mediante acuerdos con marcas de distintos sectores. En concreto, el lanzamiento de productos de cuidado personal en edición limitada (Dove), colecciones de joyería inspiradas en la serie (Pandora), productos alimentarios temáticos (Jeni’s Ice Cream) o colecciones cápsula en el ámbito de la cosmética (NYX Cosmetics). Este tipo de iniciativas refleja el alcance comercial del cobranding y pone de manifiesto la necesidad de analizar sus implicaciones jurídicas.
En la práctica, esta estrategia ha desarrollado diversas modalidades de cobranding, en función de cómo y para qué se utilizan las marcas implicadas:
Tiene lugar cuando una marca integra un componente, material o tecnología en un producto de otra marca, que actúa como garantía de calidad o innovación, con el fin de aportar valor técnico al producto o servicio. Un ejemplo claro de este tipo de cobranding es la colaboración entre Milka y Oreo, donde las galletas Oreo se integran como ingrediente principal en las tabletas de chocolate Milka.
Consiste en la utilización conjunta de marcas para acciones de comunicación o promoción, sin integrarse necesariamente en un producto o servicio común. Normalmente se realiza en colaboraciones temporales destinadas a campañas publicitarias o acciones de marketing conjunto para aumentar la visibilidad y las ventas a corto plazo. Un caso de cobranding de comunicación, sería el de McDonald’s y Coca-Cola, estas marcas han realizado muchas campañas publicitarias conjuntas durante décadas. En estas campañas, han trabajado juntas para promocionar la experiencia de disfrutar una comida en McDonald’s con una Coca-Cola. Aunque no crearon un producto, la colaboración en publicidad y promociones ha sido constante, usando ambos logos en anuncios y promociones en restaurantes. Otro caso, sería la colaboración entre Samsung e Iberia en la campaña «Bienvenido a bordo Galaxy Note 8» premiando la fidelidad y confianza de los pasajeros españoles que viajaban en uno de los vuelos de Iberia con un móvil Samsung Galaxy Note 8.
Se produce cuando las empresas colaboran para desarrollar productos o servicios innovadores o ediciones especiales que integran un diseño determinado, una tecnología u otros elementos creativos; lo que se busca es generar diferenciación y valor añadido a través de la innovación y la creatividad. En este caso, las marcas se utilizan de forma conjunta en un mismo producto o servicio, normalmente de manera visible en el propio bien o en su presentación comercial. La colaboración entre Lego y Ferrari para crear una serie de sets de Lego que permitían construir modelos a escala de automóviles de Ferrari, como el Ferrari F40, y la colaboración entre Disney Pixar y Waze, en la que se utilizaron voces icónicas de películas para guiar a los usuarios, generando una experiencia inmersiva y promoción conjunta, constituyen claros ejemplos de cobranding de este tipo.
Desde el punto de vista jurídico, el cobranding debe calificarse como un contrato atípico de colaboración empresarial, al no encontrarse expresamente regulado en el Código Civil ni en la legislación mercantil. Su validez se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad de las partes consagrado en el artículo 1255 del Código Civil, siempre que dicho contrato no sea contrario a la ley, a la moral o al orden público.
Sin embargo, este tipo de contrato presenta elementos propios de otras figuras típicas, especialmente del contrato de licencia de marca, pero también de los acuerdos de colaboración. A diferencia de un acuerdo de licencia de marca, en el cual una empresa cede los derechos de uso de su marca a otra empresa a cambio de una compensación económica, el cobranding implica una colaboración activa entre dos o más marcas en el diseño, producción y/o promoción de un producto o un servicio, con el fin de crear valor añadido y ofrecer una experiencia diferenciada al consumidor. En relación con los acuerdos de colaboración, el cobranding es un tipo de colaboración con la peculiaridad de que las compañías utilizan de forma conjunta sus marcas en un mismo producto, servicio o campaña publicitaria.
El cobranding puede formalizarse a través de una joint venture o de un acuerdo de licencias cruzadas. En el primer caso, las empresas constituyen una nueva sociedad para desarrollar y comercializar el producto o servicio conjunto, licenciando temporalmente sus respectivas marcas a dicha entidad hasta que finalice la colaboración. En cambio, en el acuerdo de licencias cruzadas no se crea una nueva compañía, sino que cada empresa concede a la otra una licencia de uso de su marca exclusivamente para el proyecto común; una vez terminado el cobranding, las licencias se extinguen y los derechos revierten a sus titulares.
Antes de iniciar una estrategia de cobranding, las empresas deben analizar cautelosamente las implicaciones jurídicas que puede conllevar la utilización conjunta de sus marcas. Más allá de los beneficios comerciales que pueden obtenerse, esta figura exige una regulación contractual precisa que permita prevenir riesgos, evitar conflictos y garantizar una explotación coherente y segura de los derechos implicados.
En este contexto, resulta crucial identificar algunos aspectos clave que deben contemplarse antes de lanzar al mercado un producto, servicio o campaña publicitaria bajo una estrategia de cobranding, que son:
Si existen dudas sobre la titularidad o licencias incompletas, la colaboración puede verse expuesta a conflictos con terceros o incluso a acciones por infracción ejercitadas por estos.
Un acuerdo de licencia de este tipo debe:
Por otro lado, en este tipo de licencias es muy importante regular de forma detallada el uso de las marcas de las partes. En este contexto, muchas compañías cuentan con manuales de marca o manuales de identidad corporativa, que establecen las directrices para el uso correcto de sus signos distintivos y permiten garantizar una utilización coherente de la marca en todos los soportes y canales de comunicación.
En particular, en este tipo de acuerdos conviene prestar atención a varios aspectos:
En definitiva, el cobranding constituye una estrategia eficaz para reforzar el reconocimiento y el posicionamiento de las marcas ante los consumidores, al asociar sus valores y reputación en una propuesta conjunta. No obstante, su éxito no depende únicamente de la creatividad o del impacto comercial, sino también de que la colaboración se articule mediante un acuerdo cuidadosamente diseñado, adaptado a las necesidades específicas de las partes y que regule con precisión los derechos, obligaciones y límites en el uso de las marcas.
Arancha Máiz, Abogada del Área Legal, Negocios y Contratos.
El pasado 13 de julio Donald Trump sufrió un intento de magnicidio mientras pronunciaba un discurso en un mitin en Pensilvania. Pocas horas después, ya se estaban comercializando camisetas y otros artículos de merchandising con la imagen del candidato triunfante, con su puño en alto, tras salir ileso del atentado.
¿Es legar comercializar esos productos sin la autorización de Trump o de los autores de esas instantáneas? La regulación sobre el derecho al honor y a la propia imagen es diferente en las distintas jurisdicciones.
La ley orgánica que resulta de aplicación en España es la 1/1982, de 5 de mayo, que en su artículo 8.2 establece que el derecho a la propia imagen “no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público o predomine un interés histórico relevante”.
Y es que, aunque una mayor notoriedad pública de una persona supone una merma en el ámbito protegido de su imagen/intimidad, esto no implica que dicha persona se vea desposeída de los derechos que como tal le corresponden.
Es decir, aunque se pueden publicar fotos de personajes públicos, la explotación comercial no consentida de estas imágenes sería ilícita, y caería en el ámbito de lo dispuesto en artículo séptimo, apartado 6, de la ley 1/1982, que establece que “la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, sin mediar el consentimiento de dicha persona, tendrán la consideración de intromisión ilegítima en el derecho al honor, al propio nombre y a la imagen de la persona afectada”.
Al hilo de esta norma, al menos en España, no se pueden comercializar productos utilizando la fotografía de un político sin contar con el consentimiento del mismo. Y, por la misma razón, no se puede reproducir ni distribuir la obra de un fotógrafo o artista sin contar con su autorización, o con la de una persona física o jurídica autorizada por él para licenciar dichos usos.
Quienes infrinjan estas leyes se podrían enfrentar a acciones de protección civil del honor, la intimidad o la propia imagen en relación con el uso de la imagen de la persona fotografiada, y a acciones civiles por infracción de derechos de propiedad intelectual en relación con el uso no autorizado de las fotografías.
Así mismo, si alguien utilizase una fotografía, de la que no es el autor, para su comercialización tras un tratamiento digital, seguiría violando los derechos sobre la misma.
Entre los derechos de exclusiva de los que gozan los titulares de derechos de propiedad intelectual se encuentran el derecho de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación.
A las pocas horas del famoso atentado contra Trump ya se podían comprar en Aliexpress o en Amazon camisetas y artículos conmemorativas del suceso. ¿Tienen alguna responsabilidad estas plataformas por la comercialización de estos artículos?
Amazon, al igual que otras plataformas de ventas en línea, tiene mecanismos de denuncia de contenidos infractores a disposición de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual y de derechos al honor, la intimidad o la propia imagen, por lo que quienes se consideren perjudicados podrían dirigirse a la plataforma directamente para solicitar su retirada.
Cabría también explorar la posibilidad de solicitar medidas cautelares (previas a la interposición de una demanda, o junto con la demanda) consistentes en la retirada o bloqueo de la oferta de productos infractores.
Todo titular de derechos que están siendo explotados por un tercero sin su consentimiento tiene derecho a reclamar una compensación, bien en forma de licencia, o bien en una fase posterior -en el marco de una reclamación- como indemnización por los daños y perjuicios causados.
Alba Mª López, Socia-Asociada del Área de Negocios y Contratos de ELZABURU