En un mercado cada vez más competitivo y globalizado, proteger la información estratégica y el know-how o conocimiento de la empresa es esencial. En este contexto, los secretos empresariales se han convertido en una herramienta clave para salvaguardar la ventaja competitiva de las compañías.

En este artículo, te explicamos qué son los secretos empresariales, su estrecha relación con las patentes, cómo se protegen y dónde están regulados.

¿Qué es un secreto empresarial?

Un secreto empresarial es cualquier tipo de información, conocimiento o know-how de cualquier naturaleza (financiera, estratégica, de I+D, marketing, organizativa, entre otras) que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019, de 20 de febrero), que son:

• Carácter secreto: La información no debe ser conocida ni fácilmente accesible.
• Valor empresarial: Debe aportar una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ya sea actual o potencial.
• Medidas razonables de protección: El titular debe implementar acciones adecuadas y razonables para salvaguardar la confidencialidad, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.

Secretos Empresariales y Patentes: protecciones alternativas y complementarias.

La protección de una invención puede abordarse mediante diferentes mecanismos legales, siendo los más destacados la patente y el secreto empresarial. Estas protecciones pueden ser utilizadas de forma alternativa o complementaria, dependiendo de la estrategia de protección que adopte la empresa.

En muchos casos, proteger una invención a través de ambas figuras puede resultar recomendable. Por ejemplo, antes de presentar una solicitud de patente, es esencial mantener en secreto la información técnica relacionada con la invención, ya que su divulgación podría comprometer el requisito de novedad exigido para obtener la patente. Para evitar este riesgo, puede recurrirse a la protección mediante secreto empresarial.

Una vez presentada la solicitud de patente, puede existir información adicional que, sin formar parte de la patente, constituya know-how valioso, como técnicas de uso, procesos de mejora o recomendaciones para obtener un resultado óptimo. Esta información también puede protegerse mediante secreto empresarial, lo que amplía el alcance de la protección.

En otros casos, las figuras de secreto empresarial y patente pueden considerarse alternativas, lo que hace necesario un análisis de sus principales características antes de optar por una u otra. 

1. Registro y coste

Para la protección del secreto empresarial no existe un proceso oficial de registro, por lo que no existen tasas oficiales asociadas. Sin embargo, es imprescindible generar pruebas que acrediten su existencia y demostrar la implementación de medidas razonables para mantener su confidencialidad, conforme a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales.

Para la protección mediante patente se exige un procedimiento formal de registro, que debe llevarse a cabo en cada territorio donde se busque protección.

2. Publicidad y confidencialidad

El secreto empresarial se protege exclusivamente mientras se mantenga su confidencialidad. No tiene un límite temporal definido, por lo que puede mantenerse indefinidamente, siempre que no se divulgue. Si se publica, de forma intencionada o accidental, pierde su condición de secreto y, con ello, su protección legal.

La patente concede un derecho exclusivo de explotación por un período de veinte años, a cambio de su divulgación pública. Esta información puede ser consultada por terceros y, una vez finalizado el plazo de protección, puede ser utilizada libremente.

3. Tipo de protección y prueba

El secreto empresarial no otorga un ius prohibendi. La protección se limita a casos de obtención, uso o divulgación ilegítimos. Para acreditar su existencia y protección, es necesario cumplir con los requisitos legales y aportar evidencias que demuestren lo anterior.

La patente sí concede un derecho exclusivo que impide la explotación por parte de terceros durante su vigencia. Su existencia y contenido quedan respaldados por el correspondiente registro oficial, lo que facilita su prueba y defensa legal.

4. Transmisibilidad

Tanto el secreto empresarial como la patente son activos intangibles que pueden ser transmitidos o licenciados a terceros.

La decisión de proteger una invención mediante secreto empresarial, patente o una combinación de ambas protecciones dependerá de múltiples factores, como la naturaleza de la invención, su ciclo de vida, la facilidad para mantener la confidencialidad, la estrategia comercial o el entorno competitivo. Una combinación adecuada puede ofrecer una protección más sólida y duradera, maximizando el valor estratégico de los activos intangibles de la empresa.

Cómo proteger un secreto empresarial

La correcta gestión de los activos intangibles es esencial, especialmente en lo que respecta al secreto empresarial. Para protegerlo, el titular debe adoptar una actitud activa y comprometida. Esta actitud se manifiesta en dos aspectos fundamentales: la protección de la información o conocimiento y el diseño de una estrategia interna clara.

La protección del secreto requiere que el titular de los derechos identifique y plasme cuidadosamente toda la información o conocimiento susceptible de ser secreto empresarial, lo clasifique y aplique medidas razonables para que la información sea secreta.

Y, por último, es necesario evitar infringir los derechos sobre los secretos empresariales de terceros mediante una buena diligencia debida.

Regulación de los secretos empresariales

A nivel europeo, el secreto empresarial está regulado principalmente en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y relevación ilícitas (en adelante, “la Directiva”). La Directiva pretende, además de armonizar las diversas legislaciones en la UE, tener un efecto disuasorio frente a todas las conductas constitutivas de acciones de competencia desleal, siempre y cuando el titular del secreto empresarial haya protegido debidamente su secreto empresarial y pueda acreditarlo.

Además, la Directiva define el secreto empresarial en un sentido muy amplio, incluyendo tanto información comercial como técnica, y define los conceptos de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales, dedicando un capítulo a las excepciones y estableciendo una serie de normas para garantizar la disponibilidad de acciones civiles frente infracciones.

A nivel nacional, tras la transposición de la Directiva en nuestro derecho, el secreto empresarial en España está regulado en la Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales.

En Elzaburu, ofrecemos servicios especializados en la implantación de planes de identificación, protección, gestión y puesta en valor de secretos empresariales.

Realizamos due diligence de secretos empresariales, llevamos a cabo valoraciones, y asesoramos en licencias y acuerdos relacionados con estos activos intangibles. Además, acompañamos a nuestros clientes en la actividad prelitigiosa y litigiosa vinculada a la defensa y protección de sus secretos empresariales, garantizando una protección integral y estratégica de su información confidencial.

Cristina Espín, Asociada Senior del área Legal, Negocios y Contratos de Elzaburu

• Ampliar la protección de una marca nacional registrándola como marca de la UE forma parte de la estrategia comercial habitual de una empresa
•  El hecho de que el interviniente actúe de forma deshonesta en un contexto diferente no significa necesariamente que actúe de mala fe en un caso distinto
•  Los caracteres chinos en cuestión se perciben como signos abstractos sin significado o elementos decorativos que hacen referencia a China o Asia

En la Sentencia Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co Ltd v EUIPO (Asuntos acumulados T-121/24 a T-127/24 y T-129/24), el Tribunal General ha recordado los aspectos relevantes para la evaluación de la mala fe en el momento de la presentación de una solicitud. Una sentencia independiente en el Asunto T-128/24 (que tenía las mismas partes del procedimiento) abordó la cuestión adicional de la nueva presentación de la marca.

Antecedentes

Las solicitudes impugnadas eran marcas de la UE caracterizadas por tres caracteres chinos, «王老吉», y una transcripción latina de la pronunciación en mandarín del signo («Wang Lao Ji»).

Las solicitudes impugnadas se presentaron en 2009, 2010 y 2014 y se referían a productos y servicios de las clases 5, 29, 30, 32, 33 y 35. Estas solicitudes eran propiedad de la parte coadyuvante, Multi Access Ltd.

El 10 de julio de 2018, la demandante, Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co Ltd, presentó solicitudes de declaración de nulidad de las marcas impugnadas con respecto a todos los productos y servicios para los que estaban protegidas. La causa de nulidad invocada la establecida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009 (actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001).

La División de Anulación de la EUIPO desestimó las solicitudes de nulidad, al considerar que no se había demostrado la mala fe de la parte interviniente en el momento de presentar las marcas impugnadas.

El 8 de febrero de 2023, el solicitante interpuso recurso frente a las resoluciones acordadas por la División de Anulación. La Sala de Recurso desestimó los recursos, concluyendo lo siguiente:

• El solicitante y la coadyuvante mantenían una relación compleja y duradera. El interviniente sabía que las marcas impugnadas eran comercializadas y utilizadas en China por el solicitante antes de la fecha de presentación de las solicitudes de registro.
• Como mínimo, en 2002, el grupo de empresas de la demandante debería haber sabido que las empresas de la parte interviniente utilizaban en Europa marcas compuestas por los tres caracteres chinos en cuestión.
• No había nada que indicara que la separación de mercados entre el solicitante y el interviniente en 1913 hubiera impedido a este último registrar y utilizar legítimamente las marcas controvertidas en la Unión Europea.
• Dado que la parte coadyuvante y sus empresas habían informado a las empresas de la demandante, mediante acuerdos de licencia firmados en 1995 y 2002, de que estaban utilizando marcas compuestas por los tres caracteres chinos en el extranjero (incluida Europa), dicha transparencia no podía conciliarse con la afirmación de que la parte interviniente había actuado de forma deshonesta, con el objetivo de aprovecharse indebidamente de la reputación de la demandante.
• La intención de la parte coadyuvante en el momento del registro de las marcas impugnadas formaba parte de una estrategia comercial normal, ya que era el propietario legítimo de marcas compuestas por los tres caracteres chinos en Hong Kong y no se había demostrado que se le hubiera impedido extender su derecho a otras jurisdicciones.

Sentencias

En cuanto a las alegaciones de mala fe del solicitante en el momento de la presentación de las solicitudes, el Tribunal General respaldó la opinión de la Sala de Recurso y desestimó el recurso, ya que consideró que no se había demostrado la intención fraudulenta del titular de la marca al presentar las solicitudes.

Las partes habían firmado un acuerdo de uso compartido en 1913, por el que ambas tenían derechos sobre la misma marca compuesta por los tres caracteres chinos. Por lo tanto, el Tribunal entendió que ambas eran propietarias históricamente legítimas de marcas compuestas por esos tres caracteres chinos en terceros países. Dado que en dicho acuerdo no se hacía referencia a la Unión Europea, en el contexto del examen del registro de esa marca en la Unión Europea, debía aplicarse el principio de prioridad registral (“first to file”).

El principio de prioridad registral está matizado por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009, según el cual una marca de la Unión Europea debe declararse nula, previa solicitud a la EUIPO, cuando el solicitante haya actuado de mala fe en el momento de presentación de la solicitud. Dado que el interviniente era titular de derechos nacionales en dos Estados miembros de la UE (Francia y el Reino Unido, antes del Brexit) y no se pudo demostrar que los predecesores de la parte coadyuvante no tuvieran derecho a solicitar el registro de marcas fuera de Hong Kong (como las presentadas en Francia y el Reino Unido en 1992), el Tribunal coincidía con la Sala de Recursos de la EUIPO al considerar que ampliar la protección de una marca nacional registrándola como marca de la Unión Europea forma parte de la estrategia comercial normal de una empresa.

El Tribunal recordó que el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo y no tomó en consideración las resoluciones acordadas por las autoridades nacionales de terceros países (como China y Filipinas), en las que se declaró a la parte coadyuvante culpable de soborno, publicidad engañosa, competencia desleal y mala fe al solicitar otra marca (distinta de las marcas impugnadas en este caso). El Tribunal consideró que el hecho de que hubiera actuado de forma deshonesta en un contexto distinto no significaba necesariamente que esta parte estuviera actuando automáticamente de mala fe en el momento de presentar las solicitudes de registro de las marcas impugnadas en la Unión Europea.

Estas conclusiones fueron comunes a las alcanzadas en las Sentencias dictadas en los Asuntos acumulados T-121/24 a T-127/24 y T-129/24, así como en el Asunto T-128/24. Este último se trató por separado debido a un motivo adicional relativo a la nueva presentación de marcas.

En ese caso, la parte coadyuvante había presentado una solicitud de registro de marca de la Unión Europea en las Clases 5, 30 y 35 que era casi idéntica a una marca de la Unión Europea anterior. Se presentó seis días antes de que expirara el período de gracia de la marca anterior y solo se diferenciaba de esta en elementos visuales insignificantes. La coadyuvante alegó que la marca anterior representaba los tres caracteres chinos con mala calidad y que la nueva solicitud tenía por objeto modernizar este signo.

El Tribunal consideró que no hay nada en la legislación sobre marcas de la Unión Europea que prohíbe volver a presentar una solicitud de registro. Por lo tanto, el hecho de volver a presentar la solicitud no puede, por sí solo, demostrar la mala fe en el momento de la presentación.

Si bien es cierto que, según la jurisprudencia, una marca compuesta íntegramente por letras protege el término mencionado en la solicitud y no los elementos gráficos o estilísticos concretos presentes en dicho signo, y que la representación de una marca denominativa no suele ser de tal naturaleza susceptible de alterar su carácter distintivo, en el presente caso el recurrente no había demostrado que una parte relevante del público pertinente de la Unión Europea conociera el significado de los tres caracteres chinos.

Por consiguiente, entendía el Tribunal que el público relevante percibiría los signos como carentes de ningún significado, como signos abstractos o como signos consistentes en elementos decorativos referentes a China o Asia. Así pues, el intento de la coadyuvante de registrar la marca controvertida en un formato con mejor calidad, que constituye una modernización de la marca anterior, estaba justificado por las prácticas comerciales habituales. En consecuencia, se desestimó la alegación de «conducta repetitiva» como indicador de mala fe.

Consideraciones finales

Estas Sentencias ponen de relieve la importancia de la prueba presentada en apoyo de la solicitud de declaración de nulidad de una marca de la Unión Europea. El Tribunal reafirmó la autonomía del sistema de marcas de la Unión y el carácter no vinculante de las resoluciones acordadas por Tribunales y Oficinas de Propiedad Intelectual de terceros países. También hizo hincapié en la necesidad de que se demuestre la mala fe del solicitante mediante la aportación de pruebas sólidas y bien fundamentadas, y no en meras suposiciones o alegaciones.

El Tribunal también proporcionaba valiosas indicaciones en relación con las prácticas que se consideran parte de una estrategia comercial legítima, definiendo el alcance de lo que a su juicio se considera una “modernización” de una marca ya registrada, cuando dichos registros están representados en un idioma no oficial en la Unión Europea, cuya percepción por parte de los consumidores, vendrá caracterizada por la creencia de que son términos carentes de significado, signos abstractos o meros elementos decorativos referentes a China o Asia.

Sara Navarro, Asociada Senior del Área de Marcas de Elzaburu.

Originalmente publicado en WTR el 28 de julio de 2025.

La marca representa uno de los activos intangibles más valiosos para cualquier empresa, no solo porque identifica sus productos o servicios, sino también porque actúa como vehículo reputacional, transmitiendo valores y generando fidelidad entre los consumidores.

Pero no todas las marcas son iguales y se viene distinguiendo entre las consideradas tradicionales, como las denominaciones y logotipos, y las no tradicionales, que incluyen formas, colores, sonidos, movimiento o incluso posiciones específicas del signo sobre un producto.

Estas marcas no tradicionales presentan nuevas oportunidades de diferenciación, pero también implican mayores exigencias legales y estratégicas para lograr su protección. En esta guía te explicamos qué tipos de marcas existen, cómo se clasifican y qué debes tener en cuenta si deseas registrar una marca no tradicional con éxito.

¿Qué es una marca y por qué es importante protegerla?

Una marca es un signo que permite distinguir los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de los de sus competidores. Más allá de un logotipo o un nombre, la marca representa la identidad comercial de una empresa y se convierte en un activo vital para su posicionamiento en el mercado.

Para que una marca pueda registrarse, debe cumplir dos requisitos fundamentales:

• Capacidad distintiva: la marca debe ser suficientemente singular como para identificar el origen de los determinados productos o servicios, evitando que sea genérica, meramente descriptiva o excesivamente simple (por ejemplo, un punto), así como demasiado compleja (como una película).

• Capacidad representativa: debe poder representarse de forma clara y precisa en el registro para que consumidores y competidores conozcan exactamente el objeto de protección.

La ventaja de registrar una marca es que su protección puede ser potencialmente indefinida, siempre que se renueve periódicamente (cada 10 años en la Unión Europea y España), a diferencia de otros títulos de propiedad industrial como los diseños, cuya protección en nuestro país es de 5 años prorrogable hasta un máximo de 25 años.

Clasificación de marcas: tradicionales y no tradicionales

Las marcas pueden dividirse en dos grandes grupos: tradicionales y no tradicionales. A continuación, exponemos cada tipo con ejemplos ilustrativos.  

1. Marcas tradicionales: las más comunes

Son las que los consumidores tienen en mente cuando oyen la palabra “marca”, ya que representan las opciones más conocidas y utilizadas por las empresas. Estas incluyen:

• Marcas denominativas: formadas por palabras, letras, números o combinación de éstos en caracteres estándares. Ejemplo: el nombre de una empresa o producto.
• Marcas figurativas: signos gráficos sin texto. Ejemplo: logotipos sin elementos verbales.
• Marcas mixtas: combinación de elementos denominativos y figurativos en un mismo conjunto.

2. Marcas no tradicionales: definición y ejemplos

Las marcas no tradicionales se utilizan para proteger elementos visuales, sensoriales o de presentación que no encajan en las categorías convencionales, pero que pueden ser capaces de cumplir con la función distintiva de una marca.

2.1 Marcas tridimensionales

Protegen la forma distintiva de un producto o su envase, siempre que ésta se aleje de las configuraciones habituales y no responda únicamente a una función técnica o funcional. Algunos ejemplos incluyen frascos de perfumes icónicos, así como formas únicas de bolsos, zapatos o bebidas.

Dentro de las marcas tridimensionales, también se encuentre el trade dress que protege la apariencia general de un establecimiento (distribución de estantes, pasillos, combinación de colores, etc.), cuando esa configuración tiene capacidad identificativa de un origen comercial.

2.2 Marcas de posición

Protegen la ubicación específica de un signo en un producto. Algunos ejemplos de este tipo de marca no tradicional son:

• Suela roja de los zapatos de Christian Louboutin
• Costuras características en los bolsillos de los pantalones Levi’s
• Las tres rayas de Adidas

2.3 Marcas de patrón

Protegen la repetición sistemática de un motivo gráfico u ornamental. Como es el caso de Louis Vuitton, que ha logrado crear un estampado muy reconocible mediante el uso de su símbolo, o el de Burberry con su clásico estampado “Check” de cuadros.

2.4 Marcas de color

Pueden referirse a un único color o a una combinación de colores en proporciones específicas (tanto en términos de distribución de colores como de los pesos que cada uno representa).

Registrar una marca basada en un solo color representa un desafío particular, debido a la limitada disponibilidad de tonos y la necesidad de evitar monopolios sobre colores básicos. Por ello, únicamente logran inscripción aquellas marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento y asociación en el mercado.

Algunas empresas que lo han logrado son Milka con su tradicional color morado, o 3M con el color amarillo clásico de sus post-its.

2.5 Marcas sonoras

Incluyen melodías, sonidos o jingles que identifican un producto o servicio, por ejemplo, el eslogan cantado de Mercadona o el icónico rugido del león de MGM.

2.6 Marcas de movimiento

Protegen animaciones visuales que representan un signo en movimiento, pero sin sonido.

2.7 Marcas multimedia

Combinan imagen y sonido en un solo archivo. Un ejemplo sería la cabecera de una programa o plataforma de streaming.

2.8 Marcas holograma

Protegen efectos visuales tridimensionales como brillos, reflejos o contrastes que varían según el ángulo de visión.

2.9 ¿Marcas olfativas, gustativas o táctiles?

Aunque se han presentado solicitudes tanto a nivel nacional como en la Unión Europea, estas marcas todavía no han sido admitidas en la práctica, ya que no cumplen con el requisito de representación clara, precisa, objetiva y duradera. Por ello, actualmente —y al menos hasta que exista una tecnología que permita su acceso objetivo— no es posible registrar olores, sabores o sensaciones táctiles como marcas.

Desafíos legales de las marcas no tradicionales

Las marcas no tradicionales presentan desafíos específicos en el momento de su solicitud y examen ante las oficinas de propiedad industrial, debido a que su forma de expresión suele apartarse de los signos tradicionales y lo que tenemos interiorizado como marca.

Estos desafíos se derivan de tres aspectos clave:

1. Función marcaria

El signo debe cumplir su función como marca, es decir, debe tener -como hemos visto- capacidad representativa (poder ser registrado de forma clara y accesible) y distintiva (identificar el origen empresarial del producto o servicio).

Además, aunque teóricamente los requisitos son idénticos a los de las marcas tradicionales, se viene exigiendo que el signo difiera de lo habitual en el sector al que pertenece. Esto significa que no debe ser una forma, color o disposición que se encuentre comúnmente en el mercado, sino que debe destacar por su originalidad o por su uso exclusivo.

2. Distintividad adquirida (secondary meaning)

Durante la tramitación de la solicitud de marca se puede demostrar que ha adquirido distintividad a través del uso previo en el mercado. Es lo que se conoce como “secondary meaning”: el consumidor, por haber visto repetidamente ese signo asociado a un origen empresarial concreto, lo reconoce como indicativo de una procedencia concreta.

3. Prohibiciones absolutas

Hay que tener especial cuidado con algunas prohibiciones absolutas que se aplican con frecuencia a las marcas no tradicionales. En particular cuando el signo está constituido exclusivamente por una forma o característica que:

• Está impuesta por la naturaleza del producto, es decir, si se trata de una forma habitual o necesaria del producto que todos los competidores del sector necesitan utilizar.
• Es necesaria para obtener un resultado técnico. Por ejemplo, una forma que responde a una función práctica del objeto, como la tapa de una barra de labios, cuya forma está determinada por su mecanismo de apertura y cierre.
• Aporta un valor sustancial al producto, es decir, una forma o característica que el consumidor percibe como un elemento únicamente atractivo desde el punto de vista estético o comercial.

¿Marca o diseño? Cómo elegir la mejor estrategia de protección

En determinados sectores, es frecuente tener que valorar qué vía de protección es más conveniente: si registrar un signo como diseño o como marca.

Ambas opciones son perfectamente válidas, pero responden a naturalezas jurídicas diferentes:

• El diseño industrial protege la apariencia externa de un producto y, por tanto, sería idóneo para proteger envases o formas de productos específicas. Ahora bien, tiene una duración limitada de 5 años prorrogables a 25 años como máximo.
• La marca, en cambio, protege un signo que permite identificar un origen empresarial, lo que implica que, al percibirlo, el público consumidor puede asociarlo directamente con una determinada compañía. Por ello, resulta especialmente adecuada para la protección de nombres, logotipos y también de aquellas marcas no tradicionales que, gracias a su originalidad y/o reconocimiento en el mercado, poseen capacidad identificativa. A diferencia del diseño industrial, la protección de la marca puede prolongarse indefinidamente, siempre que se renueve cada 10 años.

La clave está en analizar cada situación concreta y decidir cuál es la vía de protección más adecuada según los objetivos comerciales y la naturaleza del signo.

Cómo proteger las marcas no tradicionales con éxito

Las marcas no tradicionales permiten proteger activos diferenciales e innovadores que forman parte de la identidad visual o sensorial de una empresa. Sin embargo, su registro requiere una estrategia jurídica muy cuidada, con especial atención a la prueba de distintividad, al uso en el mercado y a la superación de las prohibiciones absolutas.

En ELZABURU, ayudamos a nuestros clientes a identificar la vía de protección más adecuada para cada activo, considerando su función en el mercado y la normativa vigente en cada jurisdicción. Por ello, nos comprometemos a diseñar estrategias personalizadas que se adapten a las necesidades y objetivos concretos de cada caso.

Cristina Velasco, Asociada Senior del área de Marcas de ELZABURU.

¿Tienes una idea innovadora y quieres protegerla legalmente? Esta guía te explica todo lo que necesitas saber sobre las patentes, tanto en España como a nivel internacional: qué se puede patentar, pasos para la tramitación de una invención, diferencias con otros mecanismos de protección como el modelo de utilidad o el secreto industrial, y mucho más.

¿Qué es una patente y para qué sirve?

Una patente es un registro técnico-legal que proporciona el derecho exclusivo en una jurisdicción sobre una invención. Permite al titular impedir que terceros fabriquen, utilicen o vendan su invención sin autorización, durante un periodo limitado de tiempo de 20 años.

La patente permite proteger soluciones técnicas a problemas concretos: nuevos productos, procedimientos, aparatos o usos.

Es un instrumento legal clave para fomentar la innovación y proteger la inversión en desarrollo tecnológico.

¿Dónde se puede patentar una invención?

Depende del ámbito geográfico en el que se quiera protección.

La patente es un derecho otorgado en una jurisdicción particular, existiendo registros nacionales (España, Francia, Estados Unidos, China, etc.) o regionales (Europa).

¿Qué se puede patentar y qué no en España?

Para que una invención sea patentable debe cumplir con tres requisitos fundamentales:

• Novedad: que no haya sido divulgada previamente en el estado de la técnica.
• Actividad inventiva: grado de evidencia para un experto en la materia.
• Aplicación industrial: que pueda fabricarse o usarse potencialmente en alguna industria.

No se consideran invenciones y, por tanto, no se pueden proteger mediante patente:

• Ideas abstractas sin desarrollo técnico.
• Descubrimientos, teorías científicas, algoritmos matemáticos en sí mismos.
• Planes, reglas y métodos para juegos o actividad económico-comerciales
• Programas de ordenador “como tales”.

Adicionalmente, existen excepciones de patentabilidad tales como:

• Aquellas invenciones que atenten contra principios morales o legales de España.
• Variedades vegetales o razas de animales
• Métodos de tratamiento médico o quirúrgico.

 ¿Cómo patentar una idea en España?

Como se indicaba previamente, una idea abstracta no se corresponde con una invención. Lo que se patenta es una invención concreta, es decir, una materialización técnica de la idea.

Si aún no has desarrollado tu invención, pero quieres proteger la información confidencial, se puede recurrir a un secreto industrial.

Una vez se pueda definir una invención concreta, se puede iniciar el proceso de solicitud de patente ante la OEPM.

¿Cómo patentar un invento paso a paso en España?

1. Verificar la patentabilidad de la invención

Antes de iniciar el proceso, es recomendable verificar si tu invención es patentable (bajo los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) y realizar una búsqueda de antecedentes para comprobar si tu invención ya ha sido divulgada o protegida por terceros.

2. Preparar la documentación técnica

Se debe redactar una memoria descriptiva de la invención donde se divulgue y reivindique la invención a proteger.

La redacción técnica y legal de una patente es fundamental para una correcta tramitación y protección de la solución. Te recomendamos contar con un agente de propiedad industrial para evitar errores que puedan limitar el alcance de la protección.

3. Presentar la solicitud

La solicitud se debe presentar ante la OEPM junto con el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

4. Examen de oficio y emisión del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)

Tras verificar que la documentación está en regla (examen de oficio), y previo pago de la tasa correspondiente, la oficina oficial elaborará el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET).

Este informe analiza si existen invenciones similares y aporta una opinión escrita preliminar sobre los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, con posibles objeciones técnicas o formales que se deben corregir si deseas seguir adelante.

5. Publicación oficial de la solicitud

A los 18 meses desde la fecha de presentación, tu solicitud será publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y en la base de datos del Centro de Documentación Europeo (CEO).

Desde ese momento:

• Se dispone de 3 meses para solicitar el Examen Sustantivo, abonando su tasa.
• La información se hace pública.
• Cualquier tercero puede presentar observaciones sobre la patentabilidad de tu invención.

6. Examen sustantivo

Tras el abono de la tasa correspondiente, la OEPM realiza un análisis profundo de los aspectos técnicos y legales de la solicitud.

Si se detectan objeciones, se dispone de 2 meses desde la publicación del Examen sustantivo en el BOPI para corregirlas. Generalmente, pueden existir entre 1 y 3 interacciones con la Oficina durante el examen sustantivo hasta la resolución de la tramitación.

7. Resolución y concesión de la patente

Si todo está en orden, la OEPM dictará una resolución de concesión, y tu patente quedará registrada.

Tras la concesión, se abre un plazo de 6 meses en el que terceros pueden oponerse a la patente si consideran que no cumple los requisitos legales. Si no hay oposición (o esta es desestimada), la patente pasa a ser plenamente tuya, con una duración de 20 años, renovable mediante el pago de una tasa anual.

 ¿Y si quiero proteger mi patente en Europa o mundialmente?

Si estás interesado en obtener protección fuera de España, lamentablemente no existe una patente mundial, que proteja una solución en todos los países, y se requiere la protección individual en cada uno de los países de interés, donde los pasos y requisitos varían sustancialmente de país a país.

Si buscas protección en varios países europeos, se puede presentar una solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (EPO). Una vez concedida, se debe validar la patente en cada país donde quieras que surta efecto (salvo si eliges el sistema de la patente unitaria que ya te otorgaría protección en los países adheridos).

Alternativamente, si planeas proteger tu invención en varios países fuera de Europa, se puede usar el sistema PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), gestionado por la OMPI. Este sistema permite iniciar el proceso en muchos países con una sola solicitud internacional, que posteriormente es tramitada individualmente en cada uno de los territorios de interés para su concesión.

Las patentes europeas (ante la EPO) o solicitudes internacionales (a través del sistema PCT) siguen procedimientos distintos, con requisitos técnicos, plazos y tasas específicos.

En esos casos, es aún más importante contar con asesoramiento profesional para decidir la mejor estrategia de protección y cumplir con las formalidades en cada jurisdicción.

¿Qué es la patente unitaria?

La patente unitaria es un registro europeo que permite obtener una única patente válida en varios países de la Unión Europea con una sola solicitud. Este sistema entró en vigor en junio de 2023 y está gestionado por la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Esta es una vía interesante, pero la decisión de solicitud dependerá de la estrategia de comercial, tecnológica y territorial que tengamos. En este artículo analizamos las ventajas e inconvenientes de la patente unitaria, frente al sistema tradicional de validación de patentes.

Es importante señalar que, España no forma parte del sistema de patente unitaria, por lo que, si deseas protección en el territorio español, se deberá hacer una validación nacional independiente.

¿Qué son las validaciones y traducciones técnicas en Europa?

Cuando se concede una patente europea, se abre un plazo de tres meses para validarla en cada país donde se desea protección. A través de este proceso la patente europea adquiere validez legal en los territorios correspondientes, permitiendo al titular ejercer sus derechos sobre esos mercados.

Esto implica:

• Presentar traducciones (total o parcial) de la patente según el país.
• Pagar las tasas nacionales.
• En algunos casos, designar un representante local.

¿Cuánto dura una patente?

Una patente tiene una duración de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se paguen las tasas anuales de mantenimiento.

No es posible renovarla ni prorrogarla más allá de ese plazo, salvo casos específicos donde se puede solicitar un registro adicional, los certificados complementarios de protección (CCP), aplicables a productos farmacéuticos o fitosanitarios.

Diferencias entre patente y modelo de utilidad

¿Cuál es la diferencia entre patente y secreto industrial?

¿Se puede patentar un software?

El software como tal no es patentable en España y Europa. Sin embargo, si forma parte de una invención con carácter técnico sí puede protegerse por patente.

Preguntas frecuentes sobre patentes

¿Puedo patentar una idea sin desarrollarla?

No. Las ideas deben tener una materialización técnica para ser patentables. Ahora bien, el grado de desarrollo de la materialización técnica no requiere estar completo, y puede solicitarse una patente relativo a una invención es una etapa embrionaria.

¿Qué pasa si alguien ya patentó o divulgó algo similar?

Tu solicitud puede ser rechazada. Es muy recomendable realizar una búsqueda de antecedentes de manera previa a la solicitud de un registro.

¿Cuánto tarda el proceso de patente?

En España, el proceso puede tardar entre 18 y 36 meses, dependiendo del tipo de examen y complejidad del caso.

¿Una patente me protege en todo el mundo?

No. Las patentes son territoriales, existiendo patentes nacionales (España, Estados Unidos, China, etc.) y regionales (Europa).

¿Cuánto dura una patente?

20 años, siempre que se abonen las tasas de mantenimiento anuales.

En Elzaburu, asesoramos a inventores, startups, universidades y grandes empresas en todo el proceso de protección, defensa y gestión estratégica de patentes, tanto a nivel nacional como internacional.

David Hidalgo, Asociado Junior del área de Patentes de Elzaburu.

En el sector audiovisual, cada fotograma cuenta… también desde el punto de vista legal. Una obra cinematográfica o televisiva puede incluir elementos que, si no se gestionan correctamente, pueden dar lugar a reclamaciones, bloqueos en la distribución o incluso acciones judiciales. Por eso, el clearance legal es una etapa esencial en cualquier producción.

¿Qué es el Clearance en el cine?

El clearance es el proceso de revisión legal de una obra audiovisual con el objetivo de detectar elementos protegidos por derechos de terceros (como obras musicales, marcas, obras artísticas o datos personales), verificar si dichos derechos están vigentes, y en su caso, obtener las autorizaciones necesarias para su uso legal.

Este trabajo incluye:

• Identificar contenidos protegidos en la obra.
• Verificar si los derechos están en vigor o han pasado a dominio público.
• Negociar licencias con los titulares cuando sea necesario (por ejemplo, licencias de sincronización o inclusión de obras preexistentes).

Si te interesa profundizar más sobre qué es el clearance y cómo se aplica en la práctica, puedes ver este vídeo explicativo: ¿Qué es el Clearance en el cine? – Vídeo de Elzaburu

https://www.youtube.com/watch?v=yMeC3Z38uM8

¿Qué derechos de terceros pueden estar involucrados?

En el desarrollo de un proyecto audiovisual pueden confluir varios tipos de derechos. Los más habituales son:

1. Derechos de autor

Afectan a cualquier creación artística preexistente:

• Obras cinematográficas, literarias, pinturas, fotografías, esculturas
• Obra fotográficas y meras fotografías
• Música
• Tipografías: muchas fuentes están protegidas por derechos de autor

2. Derechos de propiedad industrial

• Marcas comerciales: su uso puede requerir autorización si implica un aprovechamiento indebido o puede generar confusión sobre el origen del producto
• Diseños industriales

3. Datos personales

Matrículas, números de teléfono o documentos reales pueden considerarse datos personales. En Elzaburu siempre recomendamos evitar el uso de datos personales reales, ya que, aunque obtengamos la autorización del titular durante la grabación, pueden cambiar de titularidad posteriormente.

4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

Especialmente relevante en producciones basadas en hechos reales, true crime o docu-realities, donde pueden aparecer personas identificables directa o indirectamente.

¿Cuándo debo contar con un coordinador de clearance para mi producción audiovisual?

El clearance debe formar parte del proyecto desde el principio:

• Desarrollo: revisión del guion para localizar posibles conflictos
• Preproducción: colaboración con el departamento de arte para verificar decorados, cartelería, objetos o tipografías
• Producción: análisis de elementos que puedan surgir durante el rodaje
• Postproducción: revisión del montaje y emisión de informes legales antes de la entrega final

Este seguimiento permite minimizar riesgos legales, optimizar recursos y evitar costosos cambios a última hora.

Preguntas frecuentes sobre el Clearance en producciones audiovisuales

¿Qué se revisa exactamente durante el proceso de clearance?

Elementos que puedan estar protegidos por derechos de terceros (música, marcas, obras artísticas, datos identificativos, etc.) para determinar si necesitan contar con la preceptiva autorización o licencia.

¿Cuándo es el mejor momento para hacer el clearance?

Desde la concepción del guion. Cuanto antes se identifiquen los riesgos, más fácil será evitarlos y adaptar la producción sin costes añadidos.

¿Se puede mostrar una marca sin permiso?

Depende. Si no se hace un uso destacado o promocional de la marca, puede no ser necesario obtener autorización. Sin embargo, cada caso debe analizarse de forma individual.

¿Y si solo se usa una canción durante unos segundos?

Incluso los fragmentos breves requieren  licencia en caso de no encontrarse en dominio público. La sincronización musical exige autorización del titular, salvo que la obra esté en dominio público o bajo licencia libre aplicable.

¿Qué pasa con matrículas o teléfonos que se vean en pantalla?

Aunque parezcan aleatorios, pueden considerarse datos personales. Por prevención, lo más recomendable es no utilizar datos reales.

¿Qué ocurre si no se hace clearance?

Se pueden producir reclamaciones legales, bloqueos en la distribución, problemas con aseguradoras y pérdida de oportunidades comerciales.

¿Es obligatorio hacer clearance?

No es un requisito formal por ley, pero sí es una práctica jurídica esencial. De hecho, muchas plataformas, distribuidores y aseguradoras lo exigen como parte del proceso de entrega.

¿Estás desarrollando una obra audiovisual?

Desde el Departamento de Media & Entertainment de Elzaburu, acompañamos a productores, plataformas y estudios en la identificación y gestión de todos los derechos de terceros involucrados en sus proyectos, minimizando riesgos desde el guion hasta el estreno. Nuestra experiencia combina conocimientos técnicos en propiedad intelectual, industrial y derechos de imagen con una comprensión práctica de cómo funciona una producción audiovisual.

Claudia Fernández, Asociada Junior del Área de Media & Entertainment de Elzaburu

Registrar una marca es esencial para proteger la identidad de tu empresa, tus productos o servicios. En esta guía se explica cómo registrar tu marca en España, cómo ampliar su protección en Europa o a nivel internacional, qué se puede registrar, qué implicaciones legales tiene su uso y las respuestas a las dudas más habituales al proteger una marca.

¿Qué es una marca y para qué sirve?

Una marca es un signo que identifica productos o servicios de una empresa y los diferencia de los de otras. Puede consistir en palabras, imágenes, logotipos, formas, colores o sonidos.

Registrar una marca otorga a su titular la facultad de ejercitar acciones legales frente a terceros que utilicen signos idénticos o similares en el mismo ámbito comercial.

¿Qué se puede registrar como marca?

Se puede registrar cualquier signo distintivo que permita identificar el origen empresarial de un producto o servicio. Esto incluye:

• Palabras (denominaciones, nombres)
• Imágenes, logotipos, formas
• Letras, cifras, colores
• Sonidos, movimientos o multimedia
• Combinaciones de los anteriores

El signo debe poseer carácter distintivo, es decir, que sea capaz de identificar y diferenciar el producto o servicio respecto a otros en el mercado, sin limitarse a describir únicamente sus características, cualidades o naturaleza.

¿Se puede registrar una marca para todo?

No. Para registrar una marca es necesario detallar los productos o servicios concretos a los que se aplicará, conforme a la Clasificación de Niza, que divide las actividades en 45 clases.

Aunque una misma marca puede solicitarse en varias clases, la protección se circunscribe únicamente a los productos o servicios indicados, sin extenderse a otras categorías no incluidas en el registro, salvo para las marcas renombradas, cuya protección puede extenderse a productos o servicios relacionados en función de su grado de reconocimiento.

¿Puedo usar una marca sin registrarla?

Aunque es posible usar una marca sin haberla registrado, no es recomendable hacerlo sin antes comprobar la existencia de registros previos. El uso sin registro no otorga derechos exclusivos, por lo que, si otra persona ha registrado previamente la marca, podría ejercitar acciones legales por infracción contra el titular que usa un signo no registrado.

En España y en la Unión Europea, el derecho exclusivo sobre una marca se adquiere fundamentalmente mediante su registro. Por ello, para proteger eficazmente tu marca y evitar riesgos legales, es aconsejable realizar su registro antes de iniciar su uso comercial.

¿Qué pasa si registro una marca, pero no la uso?

Una vez registrada, la marca cuenta con un periodo inicial de cinco años durante el cual no es obligatorio su uso.

Sin embargo, transcurrido este plazo, el titular debe hacer un uso efectivo y real de la marca para mantener su protección. Si no se usa de forma continua y conforme a lo registrado, un tercero puede solicitar la caducidad de la marca por falta de uso.

Se considera uso válido, entre otros:

• El uso real en el mercado, incluso con pequeñas variaciones que no afecten la distintividad.
• El uso para productos destinados a la exportación.
• El uso autorizado por terceros en nombre del titular.

Además, en procedimientos de oposición o nulidad, puede requerirse la presentación de pruebas de uso para acreditar el uso efectivo de la marca.

¿Qué puedo hacer si alguien solicita o usa un signo similar al mío?

Si detectas que un tercero utiliza un signo idéntico o similar al tuyo para productos o servicios iguales o relacionados, puedes ejercer distintas acciones legales, entre ellas:

• Enviar un requerimiento extrajudicial solicitando el cese del uso.
• Oponerte a nuevas solicitudes de registro que entren en conflicto con tu marca.
• Interponer una demanda por infracción de marca, por la vía civil o penal según la gravedad.
• Solicitar medidas cautelares, la retirada de productos y una indemnización por daños y perjuicios.

¿Cómo registrar una marca en España?

Registrar una marca en España es un trámite administrativo gestionado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Es fundamental realizarlo con rigor y precisión para evitar rechazos por parte de la OEPM, posibles oposiciones de terceros o, acciones de nulidad, en su caso. 

1. Búsqueda previa de marcas existentes

Antes de solicitar el registro, se recomienda realizar una búsqueda en la base de datos de la OEPM para comprobar si existen marcas idénticas o similares ya registradas, que puedan suponer un obstáculo para su registro.

Aunque es posible que esta búsqueda la pueda efectuar el propio solicitante, es recomendable que la investigación la lleve a cabo un profesional especializado para evitar que la solicitud de marca pueda enfrentarse a oposiciones de terceros por entrar en conflicto con una marca anterior.

2. Definir los productos o servicios: Clasificación de Niza

La protección de una marca no es universal, sino que se limita a los productos o servicios indicados en la solicitud, según la Clasificación de Niza, que se divide en:

• 34 clases para productos
• 11 clases para servicios

Seleccionar correctamente las clases es fundamental: registrar la marca en clases inadecuadas puede dejar sin protección su verdadero ámbito de explotación y facilitar conflictos con terceros.

3. Preparar y presentar la solicitud

La solicitud se presenta ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y debe contener:

• Datos del solicitante (nombre, NIF y dirección).
• Representación del signo que se desea registrar (palabra, logotipo, imagen, etc.).
• Relación de productos o servicios clasificados según la Clasificación de Niza.
• Justificante del pago de la tasa oficial correspondiente.

Una solicitud incompleta o incorrecta puede generar retrasos, objeciones o incluso la denegación del registro.

4. Examen formal de la solicitud

Tras presentar la solicitud, la OEPM realiza un examen de admisibilidad y de forma para comprobar que se cumplen los requisitos legales:

• Que se han aportado todos los datos y documentos obligatorios.
• Que la tasa de solicitud se ha abonado correctamente.
• Que el solicitante está legitimado para registrar la marca.

Si la solicitud es correcta, se admite a trámite.

Si presenta defectos formales, la OEPM concede un plazo para subsanarlos; si no se corrigen en tiempo, la solicitud se tendrá por desistida.

5. Publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)

Una vez admitida a trámite, la solicitud se publica en el BOPI. Esta publicación tiene una doble función:

• Notificar a terceros interesados
• Iniciar el plazo de dos meses para que puedan formularse oposiciones.

6. Periodo de oposiciones

Durante este plazo, titulares de otras marcas anteriores pueden oponerse al registro si consideran que la nueva marca colisiona sus derechos.

En ese caso, se inicia un procedimiento contradictorio en el que ambas partes presentan argumentos y pruebas.

En caso de que la solicitud no reciba oposiciones, o que las presentadas sean desestimadas, el expediente continuará su tramitación.

7. Concesión de la marca y publicación

Si no hay obstáculos, la OEPM dicta resolución de concesión y publica la marca como concedida en el BOPI. A partir de ese momento:

• El titular adquiere el derecho exclusivo de uso sobre el signo en las clases designadas.
• La marca está protegida por un período inicial de 10 años, renovable indefinidamente por periodos iguales.

8. Uso y mantenimiento de la marca

Una vez concedida, es fundamental:

• Utilizar la marca en el mercado dentro del plazo de cinco años.
• Renovarla cada 10 años (siempre y cuando siga interesando al solicitante).
• Vigilar solicitudes de terceros para evitar registros conflictivos.
• Actuar frente a usos no autorizados (infracción de marca).

¿Cómo registrar una marca en la Unión Europea?

Si necesitas proteger tu marca en varios países europeos, puedes solicitar una Marca de la Unión Europea (MUE) ante la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la UE).

Ventajas:

• Cobertura: Una única solicitud otorga protección en los 27 Estados miembros de la UE.
• Gestión centralizada: Tanto el registro como la renovación, oposiciones o modificaciones se gestionan ante un solo organismo.
• Estratégica: Facilita la expansión en los países de la Unión Europea evitando registros país por país, aunque cualquier nulidad u oposición afecta a toda la Unión.

¿Se puede registrar una marca “mundial”?

No se trata de una “marca mundial”, pero la OMPI permite solicitar protección en múltiples países con una única solicitud internacional, simplificando trámites y costes.

Dado que se trata de un tipo de registro muy particular, conviene que el titular de la marca, con asesoramiento profesional, valore los planes de expansión del solicitante, así como el interés comercial en cada país, para determinar si lo más idóneo para su estrategia de protección es optar por la vía OMPI o por registros nacionales en cada territorio.

Requisitos principales:

• Contar con una marca base registrada o solicitada en España, la UE u otro país miembro del Sistema de Madrid.
• Designar los países donde se desea obtener protección.
• Cumplir con las normas locales de cada país designado, ya que cada oficina nacional puede aceptar o denegar la protección.

Ventaja: centralizas la solicitud y la gestión de renovaciones, pero los efectos jurídicos siguen dependiendo de cada país.

¿Cuál es la diferencia entre marca, nombre comercial y logotipo?

• Marca: signo que identifica y diferencia los productos o servicios de una empresa frente a otros.
• Nombre comercial: nombre que identifica a la empresa como tal en el mercado.
• Logotipo: imagen o diseño gráfico que puede registrarse como marca figurativa o formar parte de una marca mixta.

¿Qué tipos de marcas se pueden registrar?

El sistema de registro de marcas en España y en la Unión Europea permite proteger diversos tipos de signos distintivos, que se clasifican comúnmente en marcas tradicionales y no tradicionales, según la forma en que se representan.

Marcas tradicionales:

Son las más habituales y se basan en signos que pueden ser percibidos visualmente o leídos:

• Marcas denominativas: compuestas únicamente por palabras, letras o números, sin ningún elemento gráfico o estilización.
• Marcas figurativas: constituidas por elementos gráficos, logotipos o diseños estilizados, que pueden incluir o no texto con tipografía especial.
• Marcas mixtas: combinación de elementos denominativos y figurativos.

Marcas no tradicionales:

Son signos que no se representan necesariamente de forma visual convencional. Algunos ejemplos son:

• Marcas tridimensionales: formas específicas del producto o su embalaje.
• Marcas sonoras: sonidos o combinaciones de sonidos.
• Marcas de color: colores o combinaciones de colores sin contornos.

La ley exige que la representación de la marca sea clara, precisa, completa, duradera y objetiva, de modo que permita a las autoridades y al público determinar exactamente el alcance de la protección concedida.

Según el tipo de marca, la representación podrá ser gráfica, sonora, audiovisual o mediante archivos digitales, respetando los formatos y requisitos técnicos establecidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

¿Qué ocurre después del registro de una marca?

Tras la concesión de la marca:

• Debes usarla de forma real y continua.
• Puedes licenciarla o venderla.
• Tienes que renovarla cada 10 años.
• Puedes actuar contra terceros que infrinjan tus derechos.
• Es recomendable realizar una vigilancia activa del mercado y de nuevas solicitudes de registro.

En Elzaburu llevamos más de 160 años asesorando a empresas, emprendedores, universidades y entidades públicas en la protección y defensa de sus signos distintivos. Nuestro equipo especializado te acompaña en todo el proceso: desde la solicitud de marca en España, Europa o a nivel internacional, hasta su vigilancia, renovación y defensa en vía administrativa o judicial.

Enrique Jacobo, Abogados y Técnicos del área de Marcas de Elzaburu.

Desde su puesta en marcha el 1 de junio de 2023, el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) o Unified Patent Court (UPC), según su denominación en inglés, ha supuesto un cambio en la resolución de disputas sobre patentes en Europa. Dos años después de su entrada en funcionamiento, el sistema judicial europeo en materia de propiedad industrial ha vivido una transformación relevante que sigue generando dudas sobre su alcance territorial y sus consecuencias prácticas.

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es el impacto que pueden tener las decisiones del TUP en países no adheridos al sistema comunitario, como es el caso de España.

¿Qué es el Tribunal Unificado de Patentes?

El TUP es un órgano jurisdiccional especializado que tiene jurisdicción para casos de validez e infracción en materia de Patentes Europeas y actúa en todos aquellos países de la Unión Europea que han firmado y ratificado el Acuerdo para la creación del TUP (UPCA), en el marco del Tratado de Cooperación Reforzada (mecanismo previsto en el Derecho Comunitario).

La puesta en marcha del TUP ha ido de la mano de la creación de un nuevo título de propiedad industrial: la Patente Europea con efecto unitario o Patente Unitaria. Esta patente, una vez concedida por la Oficina Europea de Patentes (OEP), tiene efectos jurídicos automáticos en todos los países participantes del sistema unitario, sin necesidad de validación nacional posterior.

Diferencias entre Patente Unitaria y Patente Europea tradicional

Una Patente Europea convencional debe validarse país por país tras su concesión para pasar a convertirse en una Patente Nacional en cada uno de los territorios firmantes del Convenio de la Patente Europea (EPC) y, así, ejercer sus efectos en los territorios en los cuales se desea obtener protección.

Con la Patente Unitaria, en cambio, los titulares pueden optar por un único título con cobertura territorial simultánea en los Estados miembros que han ratificado el Acuerdo del TUP, lo que simplifica los costes administrativos y legales de mantenimiento y protección.

Jurisdicción del TUP: ¿a qué casos aplica?

El TUP tiene competencia, en los territorios que han ratificado el Tratado para su protección, tanto sobre Patentes Unitarias como Patentes Europeas tradicionales, salvo que estas últimas hayan sido expresamente excluidas mediante el mecanismo de opt-out (esta exclusión debe solicitarse de forma voluntaria ante la jurisdicción del TUP).

Cabe aclarar que, el TUP no es un Tribunal que forme parte de las instituciones oficiales de la Unión Europea. Se trata de un tribunal con carácter nacional, con la particularidad de que tiene autoridad simultánea en todos los países que han ratificado el correspondiente Tratado.

Sin embargo, como cualquier otro tribunal de los países de la UE, está bajo la autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente en lo que atañe a cuestiones de interpretación del Derecho Europeo.

España no está al margen de los efectos del TUP

España no se adhirió al Tratado de Cooperación Reforzada y tampoco ha firmado el tratado que da origen al Tribunal Unificado. En consecuencia, las Patentes Europeas validadas en España se rigen, a priori, por el sistema tradicional, y los casos sobre su validez o infracción son competencia de los tribunales españoles.

Sin embargo, esto no significa que las decisiones del TUP no puedan tener efectos en España. Como cualquier Tribunal Nacional de la UE, el TUP también tiene capacidad de dictar sentencias e incoar procedimientos cuyos efectos vayan más allá de las fronteras de los países que forman parte del Tratado del TUP. Debido al Reglamento (UE) 1215/2012 (conocido como Reglamento Bruselas 1) sobre el reconocimiento mutuo, dentro de la UE, de sentencias dictadas por los tribunales de alguno de los países de la Unión.

Ejemplo práctico: medidas cautelares con efecto en España

Imaginemos que una empresa A es titular de una Patente Europea que ha sido validada tanto en España como en varios países europeos que forman parte del sistema del TUP. Por otro lado, una empresa B, con sede en uno de los países participantes en el sistema del TUP, comercializa un producto tanto en dichos países como también en territorio español.

La empresa A considera que esa comercialización podría infringir su patente en todos esos países, incluida España. Por ello, decide interponer una demanda por infracción ante el TUP solicitando medidas cautelares para el cese de la comercialización del producto X por parte de la empresa B.

Si el TUP concede medidas cautelares a favor de la empresa A, esa resolución podría ejecutarse también en España. Esto llevaría a los Tribunales Españoles a ejecutar la correspondiente sentencia de medidas cautelares en España, sin perjuicio de que la decisión sobre el fondo del asunto (la posible infracción o no en territorio español) competa exclusivamente a los tribunales españoles.

Cabe recalcar que, a pesar de que España no esté adherida al Tratado de Cooperación Reforzada y no haya firmado el Tratado para la creación del TUP (UPCA), las decisiones del Tribunal Unificado de Patentes tienen la capacidad, sin duda, de producir efectos también en España.

Desde ELZABURU, seguimos atentos a la evolución del sistema del TUP y sus implicaciones en España, para ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento legal alineado con la realidad jurídica europea.

Bosco de la Vega, Asociado del área de Patentes de Elzaburu.

En un entorno empresarial cada vez más expuesto al canal online, la piratería en internet se ha convertido en una amenaza real para las marcas. Ya no se trata únicamente de copias físicas: hoy, la falsificación de productos, la venta ilícita o el uso no autorizado de activos intangibles generan pérdidas millonarias y un grave deterioro de la confianza del consumidor.

El impacto de estas falsificaciones de marcas va más allá del daño económico: afectan directamente a la reputación, erosionan la diferenciación y pueden comprometer la viabilidad de modelos de negocio basados en la innovación. Según la EUIPO, la piratería y la falsificación causan pérdidas anuales de 83.000 millones de euros en la Unión Europea, afectando de forma particular a sectores como la moda, los cosméticos, la electrónica, el deporte o el entretenimiento.

Ante esta situación, vamos a explorar las cinco claves esenciales para proteger tu marca frente a la piratería digital, poniendo el foco en la prevención y la aplicación de estrategias legales y tecnológicas:

1. Registrar correctamente los derechos de propiedad industrial e intelectual

El punto de partida para cualquier estrategia de protección es registrar correctamente tus derechos de propiedad industrial e intelectual. Esto incluye marcas, diseños, patentes y obras protegidas por derechos de autor. El registro debe realizarse ante organismos oficiales como la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la UE) o la OMPI a nivel internacional. Tener los derechos registrados no solo te da titularidad legal, sino que te permite actuar con rapidez ante cualquier uso indebido.

2. Monitorización digital proactiva

Hoy en día, la piratería en internet se manifiesta en múltiples formas: desde productos falsificados en marketplaces hasta perfiles falsos en redes sociales. Para combatirla, es imprescindible establecer una vigilancia digital continua.

Existen tecnologías avanzadas que rastrean la red en busca de usos indebidos de marcas o imágenes protegidas, identificando con precisión la fuente de la infracción. Estas herramientas, combinadas con el trabajo de firmas legales especializadas, permiten detectar y eliminar contenido ilegal con un índice de éxito superior al 80 %.

3. Colaboración con plataformas y marketplaces

La colaboración con plataformas digitales es uno de los pilares actuales en la lucha contra la piratería. Marketplaces como Amazon, AliExpress o eBay, así como redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok, han creado mecanismos para que los titulares de derechos reporten infracciones y soliciten la eliminación de contenidos ilegales.

El uso de estos canales acorta significativamente los plazos de respuesta y limita la difusión de productos piratas antes de que causen un daño reputacional irreversible.

4. Vigilancia aduanera y control internacional

Aunque el canal digital es el más visible, muchas falsificaciones siguen distribuyéndose a través de redes logísticas tradicionales. En este contexto, la vigilancia aduanera se convierte en una herramienta clave.

Las empresas pueden solicitar la intervención aduanera para identificar y detener envíos sospechosos antes de su entrada al mercado. Esta medida no solo frena el comercio de productos falsificados, sino que también permite localizar redes de distribución ilegal.

5. Asesoramiento legal especializado

En un ecosistema cambiante, donde los infractores operan con anonimato, rapidez y alcance global, cada caso exige una respuesta legal ajustada. Contar con un equipo jurídico con experiencia en propiedad industrial e intelectual digital permite actuar con agilidad y diseñar estrategias efectivas, tanto en vía civil como penal.

Además, ante infracciones transnacionales, el asesoramiento especializado permite coordinar acciones en distintas jurisdicciones y aprovechar los cauces de cooperación internacional, como Europol, Eurojust o las directrices europeas sobre la ley contra la piratería.

Protección integral frente a un fenómeno global

Proteger una marca en el entorno digital no es una tarea puntual, sino un proceso continuo. Solo mediante un enfoque integral es posible responder con eficacia ante la creciente amenaza de la piratería digital.

Proteger una marca hoy significa mucho más que registrar un nombre o un logotipo. Implica invertir estratégicamente en protección, en vigilancia digital, en acciones legales preventivas y en colaboración institucional.

En Elzaburu, acompañamos a nuestros clientes en esta tarea, ofreciendo un enfoque ético, riguroso y estratégico para proteger aquello que da valor a su negocio: su marca.

Transi Ruiz, Asociada Senior del Área Legal, Antipiratería de Elzaburu.

La evolución legislativa en materia de propiedad industrial es un aspecto indispensable a tener en cuenta para mantener o crear una ventaja competitiva en cualquier mercado. Recientemente, países como Libia, Iraq, Turquía y Bahamas han introducido reformas relevantes que impactan directamente en la forma de gestionar y mantener registros marcarios en sus respectivos sistemas.

Libia: aumento significativo en las tasas de renovación

Una de las novedades más destacadas en Libia es el aumento considerable en las tasas oficiales para renovar marcas, que provoca un gran aumento del coste de mantenimiento de estas para los titulares.

Concretamente, las tasas oficiales de renovación de marcas se han incrementado por encima de los 20.000 USD, es decir, más de 2.000 USD por cada año de vigencia de la marca.

¿Qué se recomienda hacer para registrar una marca en Libia?

Resulta esencial revisar los plazos de renovación y prever con tiempo suficiente los presupuestos correspondientes. Este cambio impacta especialmente a los titulares extranjeros, quienes deberán evaluar detenidamente si mantener sus registros resulta viable frente a los nuevos costes. Además, es importante considerar las particularidades del entorno legal árabe al trazar una estrategia marcaria en la región.

Iraq: nueva clasificación para productos y servicios

Desde enero de 2025, la Oficina de Marcas de Iraq ha implementado la 11.ª edición de la Clasificación de Niza, alineándose con los estándares internacionales. Este paso permite solicitar protección en todas las 45 clases, incluyendo las de servicios, ampliando el abanico de posibilidades para los titulares.

Implicaciones de la adopción de la 11ª Clasificación de Niza en Iraq

Esta transición exige la reclasificación de productos y servicios en marcas ya registradas, solicitudes en trámite y renovaciones futuras. La oficina ha publicado directrices específicas, y será obligatorio seguirlas en cada nuevo procedimiento.

Dada esta actualización, se recomienda más que nunca a los titulares de marcas anticiparse a los vencimientos o actuaciones pertinentes. Con el objetivo de revisar y adaptarse a la nueva clasificación con tiempo suficiente y, así, evitar retrasos o incidencias en los procedimientos marcarios en Iraq.

Turquía: cancelación de marcas por no uso

Desde marzo de 2025, Turquía ha introducido un procedimiento administrativo que permite solicitar la cancelación de marcas por falta de uso directamente ante la Oficina Turca de Patentes y Marcas (TPTO), sin necesidad de recurrir a tribunales o litigar.

Aspectos clave del nuevo sistema turco

• Aplica a marcas que no se hayan usado en el país durante cinco años consecutivos.
• La solicitud debe presentarse de manera formal y con base legal clara.
• El procedimiento se dirige contra el titular registrado en el momento del inicio de la acción.
• Cambios posteriores en la titularidad serán considerados durante el proceso.

Ventajas del nuevo procedimiento marcario turco

Esta nueva vía ofrece una alternativa más ágil, económica y eficiente que el proceso judicial tradicional, lo que se traduce en una herramienta útil para optimizar la gestión de marcas en Turquía.

Bahamas: nueva Ley de Marcas en vigor

Bahamas ha reformado su legislación en materia marcaria con la entrada en vigor, el 1 de febrero de 2025, de una nueva Ley de Marcas. Entre los cambios más relevantes figura la posibilidad, hasta ahora inexistente, de registrar marcas de servicios.

Consideraciones para las empresas con intereses en las Bahamas

Aunque ciertos aspectos operativos siguen pendientes de desarrollo, la nueva normativa abre una vía para que empresas de sectores como el turismo, los servicios financieros o la hostelería refuercen su presencia marcaria en el país. Se aconseja, en todo caso, proceder con cautela hasta que se consolide la aplicación práctica de esta reforma.

Estar al día: un factor clave para proteger la marca globalmente

Las reformas en estos cuatro países subrayan la importancia de mantenerse actualizado respecto a los cambios legales que afectan al registro y mantenimiento de marcas en el extranjero. Estos ajustes, ya sea por motivos económicos, técnicos o procedimentales, obligan a revisar estrategias y actuar con previsión.

En ELZABURU, contamos con un equipo con amplia trayectoria en asesorar a empresas en la gestión de marcas en el extranjero, ayudando a nuestros clientes a adaptarse a los nuevos entornos jurídicos de manera segura y eficiente.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

El 4 de junio de 2025 el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó la validez de dos diseños comunitarios registrados por Decathlon para su popular máscara de snorkel Easybreath, desestimando las acciones de nulidad interpuestas por la alemana Delta-Sport Handelskontor GmbH. La decisión, plasmada en los asuntos T-1060/23 y  T-1061/23, ofrece una guía actual sobre cómo se analiza la funcionalidad, la singularidad y la impresión global en la protección de diseños industriales en la UE. Para quienes gestionan carteras de diseños o litigan en materia de propiedad industrial, estas sentencias resultan imprescindibles.

Estas sentencias del TGUE marcan un hito relevante en la interpretación del Reglamento (CE) nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios. En ellas, el Tribunal abordó dos cuestiones clave planteadas por Delta-Sport: si las características del diseño estaban exclusivamente dictadas por su función técnica y si los diseños carecían de carácter singular debido a divulgaciones anteriores.

El TGUE concluyó que ciertos elementos del diseño, como la forma ovalada del marco y la fijación en “X” de la correa, no estaban exclusivamente determinados por la función técnica, sino que también respondían a decisiones estéticas del diseñador. Además, el hecho de que existieran alternativas viables para cumplir la misma función técnica reforzó la idea de que había margen creativo.

En cuanto al carácter singular, el Tribunal sostuvo que, aunque existían similitudes con diseños anteriores (incluidas patentes de la propia Decathlon), las diferencias en elementos como la forma del marco, los colores, la correa o el capuchón del tubo eran suficientes para generar una impresión global distinta en el usuario informado.

1. Antecedentes: del registro al pleito de los diseños comunitarios

• 2013 y 2014: Decathlon registró ante la EUIPO dos diseños (002340224-0001 y 002526699-0001) de la máscara Easybreath, que incorporaba un innovador visor y tubo de una sola pieza.
• Solicitud de nulidad: Delta-Sport alegó que las características visibles del producto estaban dictadas exclusivamente por su función técnica (art. 8.1 RDM) y que existían divulgaciones anteriores suficientes para privar de carácter singular al diseño (art. 6 RDM).
• La EUIPO rechazó la solicitud de nulidad y Delta-Sport recurrió al TGUE.

002340224-0001

002526699-0001

Imágenes fuente de las sentencias: asuntos T-1060/23 y T-1061/23

2. Claves jurídicas de las sentencias por los diseños de Decathlon

2.1. Función técnica vs. elecciones estéticas

Algunos elementos del diseño, como el marco ovalado y la forma en que se fija la correa a la cabeza, no obedecían únicamente a requisitos técnicos. Estos detalles también reflejan decisiones estéticas tomadas por el diseñador.

2.2. Singularidad e impresión global

Aun admitiendo similitudes con patentes y modelos de utilidad previos, el TGUE concluye que las diferencias formales y visuales bastan para generar en el “usuario informado” una impresión global distinta. La comparación, subraya la Sala, se realiza como un todo, sin desmenuzar componentes aislados.

2.3. Alternativas disponibles y margen de libertad del diseñador

El Tribunal también valoró la existencia de alternativas viables al diseño impugnado para desempeñar la misma función técnica. Esto fue clave para demostrar que el diseñador disponía de un margen de libertad creativa, reforzando la validez de las elecciones estéticas adoptadas. La presencia de diseños con soluciones técnicas distintas en el mercado permitió rechazar la alegación de que los elementos cuestionados eran de uso obligado.

2.4. Valor probatorio de los documentos aportados

El TGUE examinó cuidadosamente las pruebas presentadas por Delta-Sport, incluidas imágenes de productos anteriores y documentos técnicos. Sin embargo, determinó que no bastaban para demostrar la falta de novedad o carácter singular, ya que no reproducían los mismos elementos esenciales con la precisión y notoriedad necesarias. El enfoque comparativo se centró en la percepción del usuario informado, no en un análisis técnico minucioso.

2.5. Relevancia práctica para la protección del diseño

Estas sentencias confirman que la estética cuenta y que los diseñadores tienen derecho a proteger su expresión creativa, incluso en productos funcionales. Esto es particularmente relevante para empresas con carteras amplias de diseños, como Decathlon, que deben anticipar posibles conflictos y justificar las decisiones formales adoptadas.

3. Implicaciones prácticas para empresas y diseñadores

1. Apuesta por la creatividad visible
   • Aun en productos altamente funcionales, pequeñas variaciones en forma, bordes o proporciones pueden marcar la diferencia. El caso demuestra que el margen creativo existe y merece protección.
2. Documenta el proceso de diseño
   • Conservar bocetos, renderizados y pruebas de concepto facilita demostrar que ciertas elecciones responden a criterios estéticos y no solo a imperativos técnicos.
3. Vigila las divulgaciones previas
   • Aunque las sentencias toleran similitudes, un buen clearance search reduce el riesgo de nulidad por falta de singularidad.
4. Refuerza argumentos de marketing y usabilidad
   • Mostrar cómo el público percibe el diseño (opiniones, premios, ventas) ayuda a probar la impresión global diferenciada ante la EUIPO o los tribunales.
5. Prepara informes periciales sólidos
   • La opinión de expertos en ergonomía, ingeniería y diseño puede ser clave para rebatir la alegación de función técnica exclusiva.

Las sentencias T-1060/23 y T-1061/23 confirman que, en sectores con soluciones técnicas comunes, el margen creativo del diseñador y el punto de vista del usuario informado siguen siendo decisivos para proteger un diseño en la UE. Por este motivo, cuando se preparan estrategias de defensa frente a nulidades de diseños comunitarios es importante combinar siempre técnica, creatividad y prueba de mercado.

En Elzaburu acompañamos a empresas y creadores en todo el proceso de gestión, protección, defensa e internacionalización de sus diseños industriales (de todos los sectores y todo tipo de productos).

Paloma Querol, Asociada y Abogada de la oficina de ELZABURU en Valencia.