El 1 de septiembre de 2024 ha entrado en vigor el acuerdo de adhesión de Rumanía al Sistema de Patente Unitaria (PU). Quiere esto decir que todas las patentes europeas con efecto unitario cubren ya automáticamente a este país.

Con esta nueva adhesión, son ya 18 los Estados Miembros de la Unión Europea que participan en el Sistema.

Más de 27.000 patentes unitarias registradas desde la entrada en vigor del sistema

Desde que la patente unitaria entró en vigor el 1 de junio de 2023, la Oficina Europea de Patentes (OEP) ha recibido más de 28.450 solicitudes de efecto unitario y ha registrado 27.000 patentes unitarias.

En el primer semestre de este año, el 63% de todas las solicitudes de efecto unitario procedían de los 39 Estados Miembros de la OEP; Más del 32% fueron presentadas por pequeñas empresas e inventores individuales. En lo que va de año, casi una de cada cuatro patentes europeas concedidas se ha convertido en Patente Unitaria.

Ventajas y desventajas del Sistema de Patente Unitaria

El Sistema de Patente Unitaria está compuesto por dos pilares: la Patente Unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes (TUP). Este sistema puede tener varias ventajas: reduce los costes en función del número de países en los que se tenga interés, es un procedimiento simplificado y proporciona protección uniforme.

Sin embargo, también existen casos en los que la mejor opción para el titular de una patente europea sería acogerse al sistema tradicional de validación, ya que el sistema unitario puede implicar unos mayores costes de mantenimiento y el riesgo de que por medio de una única acción de invalidación, la patente quede invalidada en todos los países en los que la Patente Unitaria está en vigor. Los titulares de patentes deben sopesar cuidadosamente las ventajas y riesgos del sistema unitario, especialmente en términos de costes y la posibilidad de invalidación global.

Irene Gascón, Agente Europeo Asociada del Área de patentes de ELZABURU

De los Privilegios y el Real Conservatorio de Artes y Oficios a la OEPM

El registro de las invenciones en España es una historia fascinante del desarrollo de nuestro país, que se remonta a más de 500 años atrás: ya en el 1.478 se concedían los llamados “privilegios de invención”, títulos concedidos por el Rey, que contaba para ello con el asesoramiento del Consejo Real, organismo en el que intervenían personas relevantes de la Corte que tuviesen conocimientos científicos o técnicos.

Sin embargo, no es hasta el siglo XIX cuando se desarrollarán los dos pilares en los que se sustenta nuestro sistema actual de protección: un organismo que concede los títulos y una normativa de protección.

Los primeros cimientos de nuestra actual Oficina de Patentes y Marcas se pusieron con la creación, en el 1810, del Real Conservatorio de las Artes y Oficios, que, entre otras funciones, se encargaba de la concesión de privilegios y patentes, al igual que ocurría en la Francia revolucionaria. Dicho Conservatorio pasaría por muchos avatares y cambios de denominación, hasta que en el año 1902 surge el Registro de la Propiedad Industrial y en el 1992 la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Primer Privilegio de invención conservado, otorgado por Isabel la Católica

La primera norma de protección de patentes: Real Decreto de 1826

Por otro lado, en lo relativo a la normativa, aunque existen antecedentes en un Real Decreto de 1811, y a pesar de que incluso la Constitución de 1812, “la Pepa”, reconocía en uno de sus artículos la protección a los inventores, no sería hasta el año 1826 cuando se promulgó el Real Decreto de Privilegios Exclusivos de Invención e Introducción, que se considera la primera norma eficaz en el ámbito de las patentes en España.

De hecho, la numeración de los privilegios que se conservan actualmente en el archivo de la OEPM comienza a partir de esa fecha, con el privilegio concedido al francés Jean-Marie La Perriere, el 27 de marzo de 1826, que registró un molino movido a brazo. 

Primer solicitante en la OEPM: Jean-Marie La Perriere con un molino movido a brazo (1826)

Nace ELZABURU, la firma de propiedad industrial más antigua de España

En 1865 Julio Vizcarrondo abre una oficina de propiedad industrial en Madrid, una de las primeras con esa especialidad del país y la única, si no estamos equivocados, que sigue funcionando en nuestros días. Años después se asociaría con su sobrino Francisco de Elzaburu Vizcarrondo para configurar el germen de la actual ELZABURU.

Con la nueva Ley de Patentes de Invención, promulgada el 30 de julio de 1878, los «privilegios de invención» cambian su denominación por «patentes», término que seguimos usando hoy en día.

Llega el Registro de la Propiedad Industrial: una nueva era en la protección de invenciones

Con la creación del Registro de la Propiedad Industrial en 1902 y la implementación de una nueva normativa que permitía el registro de modelos industriales, se inicia una nueva época en la protección de intangibles en España.

ELZABURU ha seguido evolucionando y desempeñando un papel protagonista en este ámbito, consolidando su posición como firma de referencia en protección de las invenciones del país.

Todas las imágenes han sido extraídas del Archivo histórico de la OEPM: http://historico.oepm.es/buscador.php

Elisa Prieto, Responsable de Gestión del Conocimiento en el ELZABURU

Después de repasar los logros y la evolución del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea, en esta cuarta y última entrega con motivo de su 20º aniversario, reflexionaremos sobre los retos que enfrente este órgano judicial en el contexto actual.

Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el tribunal de Alicante se encuentra en una posición clave para asumir un papel aún más relevante en la litigiosidad internacional. Analizaremos las oportunidades y desafíos que trae consigo el Brexit y cómo el juzgado puede reforzar su protagonismo en el futuro.

El Brexit: ¿una oportunidad para el Tribunal de Alicante?

Quién podía imaginar que la salida del Reino Unido de la Unión Europea podía tener como efecto secundario un reforzamiento del protagonismo del tribunal español en la litigiosidad internacional en materia de marcas. Pero así es, o podría ser, si se consideran ciertos factores clave en este contexto.

El punto de partida es que el Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea de Alicante, por radicar en esta ciudad la sede de la EUIPO, posee la competencia residual para conocer de las acciones por infracción que se interpongan entre sujetos que carecen de domicilio en Europa.

Esta competencia convierte a Alicante en un foro potencialmente central para la resolución de disputas internacionales en materia de propiedad industrial, especialmente en el entorno post-Brexit.

La necesidad de consolidar el liderazgo

El Reino Unido, siendo uno de los principales países en número de solicitudes de registro de marcas de la Unión, y un actor relevante en el comercio internacional, se enfrenta ahora a un cambio significativo en su participación en el sistema de marcas de la UE.

Con su salida de la Unión, las acciones legales que los titulares británicos interpongan contra empresas radicadas fuera de la UE, así como las que estas últimas presenten contra compañías británicas, podrían empezar a migrar hacia Alicante.

Claro está que ese protagonismo no es automático y hay que ganárselo. El concepto más o menos elástico de domicilio en Europa que está acuñando el Tribunal de Justicia podría alentar o no la huida de la litigiosidad hacia otras jurisdicciones. Pero esto no sería así si el tribunal español se erigiese como un referente europeo en la materia.

Al contrario, además de este foro residual hay ciertas posibilidades de forum shopping en marcas de la Unión que podrían originar una vis atractiva hacia España de los litigios.

En este sentido, el joven tribunal de Alicante tiene ante sí un reto y una oportunidad histórica para reafirmar su posición en el panorama judicial europeo.

Desafíos y proyección del Juzgado de Marcas y Diseños de la UE

Hay que decir, por empezar por lo más circunstancial, que está en construcción en Alicante una nueva Ciudad de la Justicia. Teniendo en cuenta la dimensión internacional de los pleitos es lícito reivindicar que en el nuevo edificio que se inaugure (¿en 2025?) el Juzgado de marcas y diseños de la Unión Europea (la sala común de vistas que pudieran tener los tres juzgados existentes) debe ofrecer la mejor imagen posible de nuestro país. 

Pero no basta con un entorno emblemático en la puesta en escena del Tribunal. Es necesario también reforzar la unificación de doctrina de los tres juzgados, bajo el paraguas siempre de la Sección octava de la Audiencia Provincial, por medio de fórmulas como la ya apuntada de una cierta actuación colegiada. No caben prejuicios procesales cuando está en juego el prestigio de las instituciones españolas ante el mundo.

Mientras esto llega, forzoso será acabar esta serie conmemorativa como fue iniciada: con una calurosa felicitación al tribunal por sus veinte años cumplidos. Si para la canción veinte años no es nada, para el Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea han sido años de construcción, especialización y consolidación.

Como abogados, no podemos más que expresar nuestro agradecimiento por su labor, esperando que siga siendo un pilar en la defensa de los derechos de propiedad industrial en Europa.

Carlos Morán, Socio del Área de Litigios de ELZABURU  

La Inteligencia Artificial (IA) está viviendo un auge sin precedentes, impulsado por su capacidad para asumir nuevas funcionalidades. Esta versatilidad permite que la IA se incorpore a más áreas de la vida cotidiana, desde la tecnología y la ciencia hasta la salud, el entretenimiento, y especialmente en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas.

El auge de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI)

Una de las aplicaciones más prometedoras de la IA es la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI), que aprovecha los avances más sofisticados de la IA para crear contenido como textos, imágenes, música, locuciones de voz, e incluso código fuente.

Desde la introducción de la Arquitectura de Redes Neuronales Profundas en 2017, los Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) han acelerado el desarrollo de la GenAI, provocando un notable impacto en la Propiedad Industrial e Intelectual.

Según el último informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las patentes de IA, específicamente en el campo de la GenAI, han experimentado un crecimiento espectacular. Más del 25% de todas las patentes de GenAI existentes fueron presentadas en 2023, con un aumento de 800% en las solicitudes desde 2017.

En 2014, solo se presentaron 733 familias de patentes relacionadas con la GenAI. Para 2023, esa cifra había superado las 14,000. Además, las publicaciones científicas sobre GenAI han seguido una tendencia similar, pasando de 116 en 2014 a más de 34,000 en 2023.

Tabla 1: Patentes y artículos científicos de GenAI por año.

Fuente OMPI (2024). “Generative Artificial Intellligence. Patent Landscape Report”

China, a la cabeza de los desarrollos de patentes de AI Generativa

El país que más ha desarrollado esta tecnología es China: ha presentado 38.000 familias de patente entre 2014 y 2023. De hecho, desde 2017, China viene publicando cada año más solicitudes de patente, que todos los demás países juntos.

Le siguen Estados Unidos (casi 6.300 familias de patente), Corea del Sur (4.200), Japón (3.400) e India (1.350), como se aprecia en la tabla:

Tabla 2: Familias de Patentes de GenAI presentadas, en función de la nacionalidad de los inventores.

Fuente OMPI (2024) “Generative Artificial Intellligence. Patent Landscape Report”

Principales titulares de patentes de GenAI y sus aplicaciones

Entre los principales titulares de patentes de Inteligencia Artificial Generativa se encuentran gigantes como Tencent, Ping An Insurance, Baidu, la Academia China de Ciencias, IBM, Alibaba Group, Samsung Electronics, Alphabet/Google, ByteDance y Microsoft.

Estos actores han lanzado desarrollos significativos, como Watsonx de IBM, una plataforma de GenAI centrada en la seguridad de los datos, y Gemini de DeepMind, que Alphabet/Google está integrando en sus productos.

Microsoft también está ganando terreno tras su inversión en OpenAI, que ha comenzado a presentar solicitudes de patente.

Las principales aplicaciones de la GenAI se encuentran en sectores como software, ciencias naturales, gestión de documentos, soluciones empresariales, industria, fabricación, transporte, seguridad y telecomunicaciones. Los modelos más destacados, en términos de patentes de IA, incluyen las Redes Adversarias Generativas (GAN), los Autocodificadores Variacionales (VAE) y los LLM basados en decodificadores.

El Rol de la Propiedad Intelectual en la Revolución de la GenAI

La Inteligencia Artificial Generativa representa una revolución tecnológica comparable, o incluso superior, a la de Internet y los teléfonos móviles inteligentes. A medida que esta tecnología avanza, los desafíos también aumentan, y la Propiedad Industrial e Intelectual se convierte en un pilar esencial para proteger los intereses de creadores y empresas.

En resumen, el auge de las patentes de IA, especialmente en el ámbito de la GenAI, subraya la importancia de estar atentos a las nuevas oportunidades y retos que esta tecnología trae consigo. Los profesionales de la Propiedad Intelectual jugarán un papel crucial en este emocionante y complejo panorama.

Juan de Justo, Agente Europeo del Área de Patentes de ELZABURU

Con motivo del 20 aniversario del Juzgado de Marcas y Diseños de la UE,

la pasada semana analizábamos la evolución de este órgano jurisdiccional. Para continuar esta serie conmemorativa, esta semana profundizaremos en los logros alcanzados gracias a su especialización.

A lo largo de estos años, la jurisdicción alicantina ha construido una doctrina judicial sólida que ha influido en la jurisprudencia europea. En este artículo exploraremos cómo la especialización ha permitido al tribunal abordar con éxito casos complejos y consolidarse como un referente en la materia.

La especialización judicial: una realidad palpable

Después de veinte años es evidente que el sueño de la especialización judicial en marcas y diseños de la Unión Europea es una realidad palpable. La construcción de una doctrina jurisprudencial por parte del tribunal español ha sido pareja, todo hay que decirlo, a la prolija actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con una veintena de pronunciamientos al año, principalmente en materia de marcas.

Pero también en esto ha tenido parte de ‘culpa’ nuestro tribunal. De las 27 cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales españoles 6 proceden de Alicante. Y algunas, como la Sentencia Cynologique, que puso fin a la inmunidad registral, han marcado nuevos rumbos para la litigiosidad.

Los logros y avances del Tribunal de Marcas y Diseños de la UE

Esta especialización a la que nos referimos se manifiesta en  la naturalidad con que el tribunal español adopta hoy decisiones que en su momento eran casi una quimera: medidas cautelares frente a infracciones en la red, que suponen el bloqueo de páginas web; imbricación de los principios de buena fe o de abuso de derecho, o los actos propios en las acciones de infracción o de nulidad; la concesión de indemnizaciones que, sin convertirse en punitivas, suponen al menos una satisfacción real para el demandante, por poner unos ejemplos.

No es de extrañar que la litigiosidad ante este tribunal se mantenga en niveles elevados. Según las estadísticas del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) cerca de un centenar de asuntos fueron iniciados en 2023 ante los Juzgados de Alicante en materia de marcas comunitarias. 

A pesar de sus logros, nuevos retos han surgido para este tribunal que, a pesar de sus años de experiencia, parece estar constantemente a prueba. La capacidad de adaptarse y evolucionar ante estos desafíos será crucial para mantener su estatus como referente en la protección de los derechos de propiedad industrial en Europa.

Los nuevos retos del tribunal los trataremos en nuestra próxima edición.

María Cadarso, Asociada del Área de Litigios de ELZABURU  

Casi inevitablemente, tras nuestro artículo sobre la protección de marca en Jersey era obligado escribir unas líneas sobre su vecino, el bailiazgo de Guernsey.

Si dispones de actividad comercial o prestas servicio en esta jurisdicción, este post te puede interesar y quizá llegues a plantearte cómo proteger tus marcas también allí.

Guernsey: una jurisdicción independiente desde la perspectiva marcaria

Lugar de exilio del célebre Víctor Hugo, se dice que desde su residencia de Hauteville en Guernsey, el escritor francés creo su obra “Les Misérables”.

Así que, como si fuéramos el mismísimo Jean Valjean, protejamos las marcas, al fin y al cabo, nuestras creaciones, nuestros valores y activos, como él protege a la inocente y vulnerable Cosette.

Pero ¿dónde las protegemos? No es Francia. No es Reino Unido. Entonces, ¿qué es? Es la Bailía de Guernsey, una jurisdicción independiente, aunque en posesión de la Corona Británica y por tanto bajo su responsabilidad para algunas competencias.

Registro nacional: la vía directa natural para la protección de marca en Guernsey

La vía natural para el registro de un derecho de marca en Guernsey es la vía nacional directa, posible desde el año 2016 -antes de esa fecha se requería contar con un registro británico previo-, ante la Intellectual Property Office (en adelante IPO) sita en St. Peter Port.

Su sistema permite proteger una o más clases de productos y/o servicios en una misma solicitud. La IPO aplica la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios de Niza. Como curiosidad, en esta pequeña jurisdicción, es preciso realizar una búsqueda de anterioridades previa al depósito. Por lo demás, el procedimiento es sencillo, poco formalista y no excesivamente costoso.

Guernsey en los Tratados Internacionales relevantes

En el año 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido amplió la ratificación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid a los territorios de la Bailía de Guernsey y Gibraltar (Gibraltar requiere un monográfico por su complejidad).

Así pues, a partir del 1 de enero de 2021, un titular de marca puede solicitar marcas internacionales o designaciones posteriores en Guernsey, haciendo uso de la OMPI, del Protocolo de Madrid y del Sistema de Madrid para el registro de la marca internacional, pese a no ser miembro per se del Tratado Internacional.

De igual modo, un titular con origen en Guernsey puede usar el sistema internacional de registro para proteger su marca en otros países.

Moraleja, Guernsey no es miembro del Protocolo, pero como si lo fuese.

Asimismo, Reino Unido aclaró la extensión a Guernsey del Convenio de la Unión de Paris, lo cual permite la reivindicación de la prioridad unionista o principios tan esenciales como el de trato nacional.

Como conclusión, si tienes presencia comercial en Guernsey o planes de internacionalización en esta jurisdicción, es esencial considerar Guernsey en tu estrategia de protección de marca.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

A raíz del reciente aniversario del Juzgado de Marcas y Diseños de la UE, en nuestra primera entrega exploramos cómo se concretó la apuesta por Alicante como sede de este órgano jurisdiccional.

En esta segunda entrega, analizaremos las múltiples transformaciones que ha experimentado el Juzgado en sus 20 años de existencia. Cómo ha evolucionado tanto en su estructura como en su jurisdicción y cómo ha llegado a consolidarse como un referente en la protección de derechos de propiedad industrial en Europa.

Cambios de nombre y estructura del Juzgado: una evolución continua

En estos veinte años, el Juzgado alicantino especializado en marcas y diseños ha experimentado una evolución incesante, manifestada en tres planos fundamentales.

En primer lugar, ha cambiado de nombre en varias ocasiones. Inicialmente conocido como Tribunal de Marcas Comunitarias, pasó a llamarse Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea, y más recientemente se ha comenzado a utilizar la expresión Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea.

Estos no son simples cambios estéticos; el último nombre sugiere una actuación colegiada de los juzgados con competencias en la materia, similar al Tribunal de Primera Instancia de Patentes de Barcelona.

La expansión del Juzgado: creación de Nuevos Órganos Especializados

Otra vertiente evolutiva significativa es la expansión del órgano jurisdiccional. Si en un principio solo el Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante conocía de los pleitos en marcas y diseños de la Unión Europea, pronto se sumó a estas funciones el Mercantil número 2, y más recientemente, el Mercantil 4, de nueva creación, también en Alicante. Solo el Juzgado número 3, ubicado en Elche, ha quedado fuera de esta jurisdicción especializada.

Esta proliferación de juzgados podría requerir una cierta actuación colegiada o coordinada para evitar la falta de homogeneidad, tanto procesal como sustantiva, a pesar de lo inusual que esto pueda parecer en la organización judicial en primera instancia.

Ampliación de las competencias: nuevas fronteras en la Jurisdicción

El ámbito jurisdiccional ha sido el tercer plano en el que el Juzgado ha mostrado una notable evolución. Desde sus inicios, uno de los debates más relevantes en la praxis de los pleitos ha sido el alcance de la competencia del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea. Originalmente limitado a las acciones por violación de marcas o diseños de la Unión Europea, este enfoque restrictivo fue pronto sustituido por la aplicación del principio procesal de vis atractiva. Esto permitió al Juzgado admitir acciones de nulidad de denominaciones sociales, infracción de marcas nacionales acumuladas a otras de la Unión Europea, y acciones en materia de derechos de autor vinculadas a marcas de la Unión.

Esta interpretación fue posteriormente respaldada por el legislador, convirtiendo en criterios normativos lo que inicialmente eran criterios jurisprudenciales. Un ejemplo de ello es la reciente Ley Orgánica 7/2022, que reformó el artículo 86 quinquies de la LOPJ. Este desarrollo ha permitido al tribunal concentrarse en lo verdaderamente esencial: la construcción de una sólida doctrina judicial.

En nuestra siguiente entrega profundizaremos en los logros alcanzados gracias a esta especialización.

Ana Sanz, Socia-Asociada del Área de Litigios de ELZABURU  

Infringir secretos empresariales de empresas norteamericanas te puede llevar ante sus tribunales  

Recientemente se dio a conocer la sentencia dictada por el Seventh Circuit de la US Court of Appeals, en un caso sobre infracción de secretos empresariales, bajo la Defend Trade Secrets Act (DTSA), que va a tener consecuencias en las relaciones comerciales transatlánticas.

El caso involucra a la compañía estadounidense Motorola, que demandó a la compañía china Hytera alegando la apropiación indebida de secretos comerciales mediante métodos ilegales para desarrollar productos casi idénticos a los de Motorola.

Gran parte de la apropiación de estos secretos tuvo lugar entre 2010 y 2014 pero después de la entrada en vigor de la DTSA en 2017, Motorola planteó una demanda contra Hytera por dicha apropiación, reclamando una indemnización de daños y perjuicios sustancial.

La aplicación extraterritorial de la DTSA extiende su brazo legal fuera de EEUU

Hasta aquí nada muy diferente de otros casos que se han planteado y se plantean en Estados Unidos en materia de secretos empresariales. Pero lo importante de este es que el tribunal ha concedido la indemnización de daños y perjuicios no solo por los causados en EEUU, sino también y mayoritariamente por actividades infractoras realizadas fuera del país.

El tribunal considera que existe una posibilidad de aplicación extraterritorial de la DTSA, que extiende su brazo legal más allá de las fronteras de EEUU. Interpreta que la norma deja abierta esta posibilidad en varios supuestos, como por ejemplo los “Acts in furtherance”, que son actos que contribuyen a la realización de otros ilícitos y que se integran en un único.

Realizado un Act in furtherance en Estados Unidos, todos aquellos relacionados y dirigidos a un mismo fin, aun cuando se realicen fuera, tienen un efecto en dicho territorio y llevan a establecer la jurisdicción de sus tribunales.

Una sentencia que puede afectar a empresas españolas

Este fallo es crucial para las empresas españolas que mantienen relaciones comerciales con compañías norteamericanas o que operan en mercados globales. A partir de ahora, existe el riesgo de que, en caso de disputas sobre secretos empresariales o secretos comerciales, las empresas estadounidenses prefieran litigar en sus propios tribunales. Argumentando que existe una conexión entre actividades realizadas dentro y fuera de Estados Unidos, podrían intentar extender su jurisdicción globalmente.

Estados Unidos cuenta con un marco legal robusto y sofisticado para la protección de secretos empresariales y comerciales, respaldado por una extensa jurisprudencia y normativa tanto estatal como federal. Por tanto, enfrentar un litigio ante un tribunal norteamericano no es una situación muy deseable para una compañía española.

¿Es adecuada la sentencia? Para llegar a una conclusión sobre este asunto hay que atender a las circunstancias del caso, pero, si existe una infracción de secretos empresariales que tiene efecto global, ¿es necesario recorrer diferentes países y acudir a otros tantos tribunales para exigir la declaración de infracción y solicitar la indemnización de daños y perjuicios? Puede que no sea necesario;  el tribunal encuentra en el texto de la DTSA suficientes razones para atraer la jurisdicción.

Una sentencia que establece un importante precedente

¿Va a ser un caso aislado? No lo creo. Una vez declarado el efecto extraterritorial de la DTSA, habrá nuevos casos, pues las empresas estadounidenses encontrarán más atractivo jugar en casa que tener que visitar otros campos. De hecho, ya hay despachos de abogados que están recomendando considerar esta posibilidad.

¿Va a afectar a las empresas españolas? Sin duda, no hace falta ser chino para que una empresa norteamericana te demande. Esto sucederá cuando se den las mismas circunstancias del caso Motorola, pero incluso para situaciones menos graves y flagrantes. La sentencia crea un precedente que irá ampliándose a otros casos, al leerla se vislumbra este posible futuro.

Cómo gestionar los secretos empresariales: la mejor defensa es la prevención

Para las empresas españolas, esta sentencia subraya la importancia de manejar con sumo cuidado cualquier secreto empresarial o secreto comercial recibido de socios internacionales, especialmente de compañías estadounidenses. Aunque la adquisición de estos secretos sea legal, un mal manejo o una gestión inadecuada podría resultar en serias repercusiones legales bajo la DTSA.

La mejor defensa es la prevención: implementar un plan de gestión de secretos empresariales sólido y cumplirlo meticulosamente. Este enfoque no solo protege a la empresa de posibles litigios, sino que también fortalece su posición en el mercado global.

Con la reciente sentencia en el caso Motorola vs. Hytera, el panorama legal está cambiando. Las empresas deben estar preparadas para un entorno donde la protección de secretos empresariales y comerciales requiere una mayor atención y cuidado que nunca antes. Adaptarse a estas nuevas realidades legales será clave para evitar conflictos y mantener relaciones comerciales saludables y productivas en el ámbito internacional.

Javier Fernández-Lasquetty, Socio del Área de Negocios y Contratos de ELZABURU  

Este 1 de septiembre se cumplen 20 años desde la puesta en marcha del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea, con sede en Alicante.

Desde ELZABURU, vivimos muy de cerca la puesta en marcha de este órgano jurisdiccional, donde actuamos desde el primer minuto. Por ello, celebraremos su Aniversario durante todo el mes de septiembre con una serie de artículos que nos permitan rememorar su desarrollo, logros y desafíos que enfrenta en la actualidad.

Te invitamos a acompañarnos en este recorrido.

El origen y evolución del Juzgado

¿Cómo se mide la madurez de un órgano jurisdiccional? ¿Es una simple cuestión de edad? ¿Hay que hacer caso al célebre tango y pensar que veinte años son nada?

Dos décadas han transcurrido desde la puesta en marcha, un 1 de septiembre de 2004, del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea y del Tribunal homónimo en la Audiencia provincial de Alicante. Lo menos que se puede decir es que en ese tiempo el nuevo órgano jurisdiccional no sólo ha crecido (en ámbito y número de asuntos) sino que se ha reproducido (en número de juzgados) y se encuentra hoy en un estado de salud más que razonable (por el prestigio cosechado por sus sentencias). 

No todo son luces, ya se entiende. En cualquier trayectoria es imposible evitar alguna que otra sombra. Pero en conjunto, como trataremos de poner de relieve, estamos ante una jurisdicción de nuevo cuño que ha adquirido una notable especialización y que representa para la industria y la empresa una opción nada desdeñable a la hora de litigar. 

La especialización como clave del éxito del Juzgado de Marcas y Diseños en Alicante

Buena parte del éxito de esta peculiar jurisdicción se debe a la decisión tomada por las autoridades españolas de entonces de optar por la creación de un único órgano jurisdiccional, con sede en Alicante, para conocer de las acciones derivadas del Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria. No era la única posibilidad que el nuevo instrumento brindaba a los Estados, pero la concentración en Alicante de estos pleitos resultaba coherente con el emplazamiento de la entonces Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en esa ciudad y constituía una garantía para una más rápida y eficaz especialización.

El pistoletazo de salida no fue otro que la reforma concursal de 2003, con la modificación de los artículos 86 bis cuatri y 82.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la LO 8/2003; pero la meta fue alcanzada con el Real Decreto 1649/2004, de 9 de julio. Esta fue la norma que acordó atribuir al Juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante las funciones de Juzgado de Marcas comunitarias y que hizo lo propio respecto a la segunda instancia con la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante.

Rafael Fuentes Devesa y Enrique García Chamón: magistrados pioneros del Juzgado

Quienes tomaron en aquella época el testigo de la apuesta por una nueva jurisdicción fueron D. Rafael Fuentes Devesa, quién estaba a cargo del Juzgado de lo Mercantil uno, y D. Enrique García Chamón, presidente de la Sección Octava.

Ambos magistrados, que aún comparten sala, dejaron una huella indeleble en el desarrollo de este órgano judicial.

La proyección internacional del Juzgado de Marcas de Alicante

Sin embargo, la apuesta de este Juzgado no dejaba de ser arriesgada. El sistema de la marca comunitaria (un título de nueva creación con registro único y efectos en toda la Unión Europea) había entrado en vigor con las primeras solicitudes en 1996 y la implicación judicial era clave para sopesar la proyección del nuevo instrumento.

No en vano, el sistema contempla, dependiendo del criterio de competencia que se elija, que un juzgado español extienda su jurisdicción a toda la Unión Europea ya que sus sentencias tienen eficacia en el resto de los países.

Lo cierto es que en poco tiempo el juzgado inspiró tanta confianza que se pudo observar una clara migración de la litigiosidad en marcas hacia Alicante.

Pero todavía era mucho el camino que le quedaba por recorrer… Su evolución posterior lo dejaremos para la siguiente entrega.

Enrique Armijo, Socio del Área de Litigios de ELZABURU  

Qatar, la Perla del Golfo

Como titulan Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán, dos reconocidos expertos en Oriente Medio, en una de sus últimas obras “Qatar, la Perla del Golfo”, Qatar -o Catar, como recomienda la RAE- es, sin duda, una de ellas y por eso resulta cada vez más atractivo para nuestras empresas y nos es más familiar.

Este pasado 3 de agosto de 2024, ha entrado en vigor en Catar el Protocolo de Madrid, sumándose así a los 130 países que conforman ya el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

Para los no familiarizados con el sistema de registro internacional de marcas, la adhesión de un Estado al Protocolo de Madrid abre las puertas a una mejor gestión de las carteras de intangibles, en especial para las que cuentan con una mayor presencia internacional.

El Protocolo de Madrid para optimizar la gestión de las carteras de marcas

El Sistema de Madrid permite optimizar y centralizar algunos trámites formales y administrativos para la obtención de los registros de marcas. Si bien, es importante recordar que, el signo a proteger habrá de cumplir con la legislación y práctica jurídico-administrativa de cada país en el que se pretenda proteger una marca. Las disposiciones nacionales del país elegido para la protección serán, en última instancia, las que determinen el éxito de la protección deseada.

Indudablemente, la ventaja más plausible se produce en sede de mantenimiento de los derechos porque, ante grandes volúmenes de carteras, la renovación de toda protección se resuelve ya ante una única parada, la OMPI, y se produce un abaratamiento muy importante de los costes. Por tanto, aunque ab initio, la vía internacional presente algunos inconvenientes fruto de la necesidad de ajuste al procedimiento internacional – un tanto antinatural, forzado y arcaico – la inversión en eficiencia y economía se materializa a 10 años vista, cuando toca mantener los derechos ya bajo un único registro, por medio de un único trámite y ante un único organismo. 

Algunas ventajas de la entrada de Catar en el Sistema de Madrid

La incorporación de Catar al Sistema de Madrid permite usar la opción internacional en una doble dirección, para los extranjeros hacia Catar y para los catarís hacia el extranjero, con el fin último de fomentar el desarrollo de la economía y el flujo del negocio internacional.

Los países pertenecientes al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Gulf Cooperation Council), actualmente Baréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, llevan años realizando un importante esfuerzo de armonización y modernización de sus sistemas marcarios. La entrada en el Protocolo, sin duda, forma parte de ese proceso, como lo hicieran ya Baréin, Omán y recientemente los Emiratos Árabes Unidos.

En Catar, algunas cuestiones no habrán de perderse de vista aun cuando ahora podamos optar por una protección por la vía internacional. Merece la pena hacer una especial mención a la imposibilidad, sea por la vía que sea, de proteger productos o servicios prohibidos por las leyes del país. Asimismo, habrá que atenerse a la práctica local para la reivindicación de los enunciados de los productos y servicios, en especial para aquellas marcas que con origen en países extranjeros designan Catar.

Por otro lado, la legislación en Catar, como la de otros países de la región, es bastante formalista en comparación con las legislaciones europeas y anglosajonas, con lo que la vía internacional evita tener que cumplir con algunos formalismos preliminares – entre otros las legalizaciones de los documentos requeridos ante las representaciones consulares y su traducción al árabe-, al menos mientras las actuaciones transcurran en sede internacional.

Hemos querido aprovechar esta reciente incorporación al Protocolo para trasladar algunas pinceladas de la practica marcaria de Catar para finalizar, recomendando a nuestros lectores la obra de Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán “Qatar, la Perla del Golfo” que sin duda resultará muy ilustrativa de la cultura y situación geopolítica de este Estado del Golfo.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU